Oberlandesgericht Düsseldorf Urteil, 29. Okt. 2015 - I-15 U 121/14

Tatbestand:

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Der Kläger ist eingetragener Inhaber des mit Wirkung für die Bundesrepublik Deutschland erteilten europäischen Patents 1 366 968 (nachfolgend: Klagepatent). Er nimmt die Beklagte wegen Verletzung des Klagepatents auf Unterlassung, Auskunftserteilung , Rechnungslegung und Feststellung der Verpflichtung zum Schadensersatz in Anspruch. Patentanspruch 1 des Klagepatents hat folgenden Wortlaut: "Zusammenklappbarer Schiebewagen für Kinder und/oder Puppen mit einem Wagengestell (1), das mindestens aufweist: - zwei obere, spiegelbildlich angeordnete, von vorn nach hinten ansteigend und im Wesentlichen V-förmig verlaufende, durchgehende oder aus miteinander verbundenen Abschnitten gebildete Gestellholme (2a, 2b), deren untere Enden zum Verbringen aus einer zusammengelegten Stellung in eine Aufstellposition schwenkbar an einem Verbindungsteil (3) angekoppelt sind, - an welchem Verbindungsteil (3) zwei untere, spiegelbildlich angeordnete , von vorn nach hinten im Wesentlichen V-förmig verlaufende , durchgehende oder aus miteinander verbundenen Abschnitten gebildete verschwenkbare Gestellholme (4a, 4b) angeordnet sind, an deren hinteren Enden Radlagerhalter (5) für hintere Räder oder Räderanordnungen (6) befestigt sind, - mindestens eine vordere Radanordnung (7) mit mindestens einem Rad, die mittels mindestens eines Radlagerhalters (8) an dem Verbindungsteil (3) oder einem Brückenteil der unteren Gestellholme (4a, 4b) befestigt ist, gekennzeichnet durch: - ein aufstellbares Spreizgestänge (9) in Form eines Kreuzgestänges , das in einem bestimmten Abstand zum Verbindungsteil (3) an den Holmen (2a, 2b; 4a, 4b) und diese verbindend vorgesehen und derart ausgebildet ist, dass nach dem Aufstellen des Wagengestells die oberen und die unteren Holme (2a, 2b) in die charakteristische V-Position sowohl zueinander als auch gegeneinander verbracht sind und beim Zusammenlegen des Spreizgestänges (9) die oberen und unteren Holme (4a, 4b) gleichzeitig aufeinander zu verschwenken."

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Die Patentansprüche 2 bis 19 sind unmittelbar oder mittelbar auf Patentanspruch 1 rückbezogen.

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Die Beklagte vertreibt einen Kinderwagen unter der Modellbezeichnung "Futura" über das Internet, dessen nähere Ausgestaltung sich aus den als Anlage K 13 zu den Akten gereichten, teilweise nachfolgend wiedergegebenen Fotografien ergibt (nachfolgend: angegriffene Ausführungsform). Die angegriffene Ausführungsform stellte sie auch auf der Messe "Kind und Jugend 2009" in Köln aus.

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Das Landgericht hat die Klageansprüche im Wesentlichen zuerkannt. Das Berufungsgericht hat sie abgewiesen. Mit seiner vom Senat zugelassenen Revision be- gehrt der Kläger die Wiederherstellung des landgerichtlichen Urteils. Die Beklagte tritt dem Rechtsmittel entgegen.

Entscheidungsgründe:

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Berufungsgerichts und zur Wiederherstellung des Urteils erster Instanz, soweit dieses der Klage stattgegeben hat. I. Das Klagepatent betrifft einen zusammenklappbaren Wagen für Kinder

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oder Puppen mit einem Wagengestell.

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Nach der Beschreibung ist u.a. aus der französischen Patentanmeldung 2 310 910, aus der die nachfolgende Zeichnung stammt, ein Kinderwagen mit einer Rahmenkonstruktion bekannt, die ein unteres, scherenartig an einem Gelenkstück angelenktes Paar von Seitenholmen (1, 1') aufweist, die durch zusammenklappbare Querholme miteinander verbunden sind. Die Rücken- holme (14, 14') sind an festen Lagern an den Seitenholmen schwenkbeweglich gelagert und unterhalb eines zusammenlegbaren Scherengestänges (18, 18'; 19, 19'), das als Spreizgestänge zwischen den Rückenholmen vorgesehen ist, geteilt und gegeneinander verschwenkbar ausgeführt, so dass sie zusammen mit den Sitzholmen ein Kräfteparallelogramm bildeten. Für die Spreizung der Seitenholme ist zusätzlich ein zusammenlegbarer Querholm (17) zwischen den unteren Abschnitten der Rückenholme vorgesehen.

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Dem Streitpatent liegt das Problem ("die Aufgabe") zugrunde, die bekannten zusammenklappbaren Schiebewagen derart fortzuentwickeln, dass diese bei vereinfachter Konstruktion leicht aufgestellt und zusammengeklappt werden können.

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Das soll nach der Lehre aus Patentanspruch 1 durch eine Vorrichtung mit folgenden Merkmalen erreicht werden: 1. Zusammenklappbarer Schiebewagen für Kinder und/oder Puppen mit einem Wagengestell, das aufweist: 1.1 zwei obere Gestellholme (2a, 2b), 1.2 zwei untere Gestellholme (4a, 4b), 1.3 ein Verbindungsteil (3), 1.4 ein Spreizgestänge (9), 1.5 eine vordere Radanordnung (7) und 1.6 hintere Räder oder Räderanordnungen (6).

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Die nachfolgend wiedergegebene Zeichnung stammt aus der Klagepatentschrift und zeigt ein erfindungsgemäßes Ausführungsbeispiel: II. Das Berufungsgericht hat seine Entscheidung im Wesentlichen wie folgt

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begründet: Das Klagepatent sei nicht verletzt, weil die angegriffene Ausführungsform we12 der ein Kreuzgestänge aufweise, das die Merkmalsgruppe 6.3 wortsinngemäß verwirkliche , noch ein Ersatzmittel, das als patentrechtlich äquivalent angesehen werden könne. Als Durchschnittsfachmann sei ein Ingenieur der Fachrichtung Maschinenbau

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anzusehen, der bei einem Hersteller von Kinderwagengestellen mit Konstruktions- aufgaben befasst sei und auf diesem Gebiet über mehrjährige Berufserfahrung verfüge. Eine wortsinngemäße Verwirklichung scheide schon deshalb aus, weil für das

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Berufungsgericht aufgrund des im Nichtigkeitsverfahren der Parteien ergangenen Urteils des Bundesgerichtshofs (BGH, Urteil vom 22. Mai 2012 - X ZR 58/11) faktisch feststehe, dass ein Kreuzgestänge, dessen Streben wie bei der angegriffenen Ausführungsform lediglich in einer Ebene zueinander verschwenkt werden könnten, nicht als Kreuzgestänge im Sinne der Merkmalsgruppe 6.3 angesehen werden könne. Um keinen Zulassungsgrund zu schaffen, bestehe für das Berufungsgericht eine tatsächliche Bindung an die Auslegung des Bundesgerichtshofs im Nichtigkeitsverfahren. Unabhängig hiervon treffe die Auslegung des Bundesgerichthofs auch zu. Es

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möge zwar sein, dass die Übertragung der auf das Kreuzgestänge wirkenden Kraft auf die Holme unabhängig davon ermöglicht werden könne, ob das Kreuzgestänge in nur einer Ebene ("zweidimensional") oder in zwei Ebenen ("dreidimensional") bewegbar sei. Das Klagepatent habe sich aber auf letztere Lösung festgelegt. Rückschlüsse allgemeiner Art auf das erfindungsgemäße Kreuzgestänge aus den Unteransprüchen 6 und 7, wie sie das Landgericht gezogen habe, seien nicht gerechtfertigt , weil sich diese Patentansprüche letztlich nur mit den Schwenklagerhaltern und nicht mit dem Kreuzgestänge als solchem befassten. Dass es möglich wäre, bei der in diesen Ansprüchen gelehrten Konstruktion auch ein zweidimensional wirkendes Kreuzgestänge zu verwenden, bedeute nicht, dass dies auch erfindungsgemäß wäre. Entsprechendes gelte für Unteranspruch 11. Seine Besonderheit bestehe nicht darin, dass dort erstmals ein dreidimensional wirkendes Kreuzgestänge an sich gelehrt würde, sondern (unter anderem) darin, dass zusätzlich Arretierungsmittel für die Stützstrebenenden vorgesehen seien. Die Angabe in der Beschreibung (Abs. 7, Satz 3), ein erfindungsgemäßes

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Wagengestell sei ähnlich aufgebaut wie ein Schirmgestänge, es sei aber auch möglich , dass nur die oberen gegenüber den unteren Holmen verschwenkbar seien, sei nicht mit dem Patentanspruch in Einklang zu bringen. Dieser setze in Merkmal 6.3.3 voraus, dass bei Zusammenlegen des Spreizgestänges die oberen und die unteren Holme gleichzeitig aufeinander zu verschwenkten. Verlangt werde damit eine aktive Beteiligung aller Holme einschließlich der unteren, weshalb auch diese verschwenkbar sein müssten. Auch aus den Ausführungen der Beschreibung (Abs. 9), ein Spreizgestänge in

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Form eines Kreuzgestänges, z.B. in X-Form, sei besonders vorteilhaft, wenn das Gestänge aus geteilten Stützstreben bestehe, die schwenkbeweglich einerseits an Schwenkhaltern an den Holmen und andererseits an einem zentrischen Lagerhalter angelenkt seien, so dass - wie bei einem Regenschirm - die Streben durch Bewegung des Lagerhalters in Längsrichtung aufgestellt und zusammengefaltet werden könnten, lasse sich nicht der Umkehrschluss ziehen, dem Patentanspruch 1 unterfielen auch zweidimensional wirkende Kreuzgestänge. Vielmehr betreffe die besondere Eignung spezielle dreidimensional wirkende Kreuzgestänge, nämlich X-förmige. Selbst wenn "besonders vorteilhaft" ursprünglich als Herausstellungsmerkmal gegenüber nicht schirmartig konstruierten Kreuzgestängen gemeint gewesen sein sollte , habe diese Formulierung angesichts des bei der Auslegung zu beachtenden Primats des Anspruchs ihren Sinn eingebüßt. Das Klagepatent wolle sich damit von dem aus der französischen Patentanmeldung 2 310 910 bekannten, nach dem Prinzip eines Scherengestänges arbeitenden Lösung, bei dem die Holme lediglich in einer Ebene zueinander verschwenkt werden könnten, durch eine Bewegungskopplung in mehr als nur einer Ebene abgrenzen. III. Diese Auslegung des Patentanspruchs hält der revisionsrechtlichen Über18 prüfung nicht stand. 1. Das Berufungsgericht hat sich zu Unrecht an einer zutreffenden Ermittlung

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des Sinngehalts des Patentanspruchs 1 dadurch gehindert gesehen, dass es sich an die vermeintliche Erkenntnis des Senats im Nichtigkeitsverfahren gebunden gesehen hat, die Merkmalsgruppe 6.3 erfordere ein Kreuzgestänge, dessen Stützstreben in zwei Ebenen zueinander verschwenkt werden können. Eine solche Bindung besteht jedoch weder rechtlich noch tatsächlich. Die Bestimmung des Sinngehalts eines Patentanspruchs ist Rechtserkenntnis

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und vom Verletzungsgericht, wie von jedem anderen damit befassten Gericht, eigenverantwortlich vorzunehmen (BGH, Urteil vom 31. März 2009 - X ZR 95/05, BGHZ 180, 215 Rn. 16 - Straßenbaumaschine; BGH, Beschluss vom 29. Juni 2010 - X ZR 193/03, BGHZ 186, 90 Rn. 15 - Crimpwerkzeug III). Dies schließt die Möglichkeit ein, dass das Verletzungsgericht zu einem Auslegungsergebnis gelangt, das von demjenigen abweicht, das der Bundesgerichtshof in einem dasselbe Patent betreffenden Patentnichtigkeitsverfahren gewonnen hat. Eine solche Divergenz rechtfertigt zwar, wenn sie entscheidungserheblich ist, die Zulassung der Revision (BGHZ 186, 90 Rn. 11 ff. - Crimpwerkzeug III). Sie unterscheidet sich darin aber nicht von anderen Fällen einer von einer Entscheidung des Bundesgerichtshofs abweichenden und deshalb nach § 543 Abs. 2 Nr. 2 ZPO die Zulassung der Revision rechtfertigenden Beurteilung einer Rechtsfrage durch ein Berufungsgericht. In diesen wie in jenen Fällen hat das Revisionsgericht zu prüfen, ob es an seiner bisherigen Rechtsprechung festhält oder die besseren Gründe für die Beurteilung des Berufungsgerichts streiten. Eine solche bessere Erkenntnis kann sich im Patentstreitverfahren zudem aus vom Berufungsgericht festgestellten, der revisionsrechtlichen Prüfung zugrunde zu legenden Tatsachen ergeben, die im Nichtigkeitsverfahren nicht festgestellt worden sind, sich aber auf die Auslegung des Patents auswirken (BGH, Urteil vom 11. Oktober 2005 - X ZR 76/04, BGHZ 164, 261 Rn. 19 - Seitenspiegel; Urteil vom 12. Februar 2008 - X ZR 153/05, GRUR 2008, 779 Rn. 31 - Mehrgangnabe). 2. Rechtsfehlerhaft hat das Berufungsgericht das Klagepatent dahin ausge21 legt, Patentanspruch 1 verlange in Merkmal 6.3.3 ein in zwei Ebenen ("dreidimensional" ) verschwenkbares Kreuzgestänge.
a) Nach der Rechtsprechung des Senats sind Beschreibung und Zeichnun22 gen, die dem Fachmann die Lehre des Patentanspruchs erläutern und veranschauli- chen, nicht nur für die Bestimmung des Schutzbereichs (Art. 69 Abs. 1 EPÜ, § 14 PatG), sondern ebenso für die Auslegung des Patentanspruchs heranzuziehen, und zwar unabhängig davon, ob diese Auslegung die Grundlage der Verletzungsprüfung, der Prüfung des Gegenstandes des Patentanspruchs auf seine Patentfähigkeit oder der Prüfung eines anderen Nichtigkeitsgrundes ist (BGH, Urteil vom 17. Juli 2012 - X ZR 117/11, BGHZ 194, 107 Rn. 27 - Polymerschaum I; Urteil vom 12. Mai 2015 - X ZR 43/13, juris Rn. 15 - Rotorelemente). Dabei ist die Patentschrift in einem sinnvollen Zusammenhang zu lesen und der Patentanspruch im Zweifel so zu verstehen, dass sich keine Widersprüche zu den Ausführungen in der Beschreibung und den bildlichen Darstellungen in den Zeichnungen ergeben (BGH, Urteil vom 10. Mai 2011 - X ZR 16/09, BGHZ 189, 330 Rn. 24 - Okklusionsvorrichtung). Patentschriften stellen im Hinblick auf die dort verwendeten Begriffe gleichsam ihr eigenes Lexikon dar. Weichen diese vom allgemeinen Sprachgebrauch ab, ist letztlich nur der sich aus der Patentschrift ergebende Begriffsinhalt maßgebend (BGH, Urteil vom 2. März 1999 - X ZR 85/96, GRUR 1999, 909 - Spannschraube). Nur wenn und soweit sich die Lehre des Patentanspruchs mit der Beschreibung und den Zeichnungen nicht in Einklang bringen lässt und ein unauflösbarer Widerspruch verbleibt, dürfen diejenigen Bestandteile der Beschreibung, die im Patentanspruch keinen Niederschlag gefunden haben, nicht zur Bestimmung des Gegenstands des Patents herangezogen werden (BGHZ 189, 330 Rn. 23 - Okklusionsvorrichtung). Demgemäß kommt eine Auslegung des Patentanspruchs, die zur Folge hätte,

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dass keines der in der Patentschrift geschilderten Ausführungsbeispiele vom Gegenstand des Patents erfasst würden, nur dann in Betracht, wenn andere Auslegungsmöglichkeiten , die zumindest zur Einbeziehung eines Teils der Ausführungsbeispiele führen, zwingend ausscheiden oder wenn sich aus dem Patentanspruch hinreichend deutliche Anhaltspunkte dafür entnehmen lassen, dass tatsächlich etwas beansprucht wird, das so weitgehend von der Beschreibung abweicht (BGH, Urteil vom 14. Oktober 2014 - X ZR 35/11, GRUR 2015, 159 Rn. 26 - Zugriffsrechte). Werden in der Beschreibung mehrere Ausführungsbeispiele als erfindungsgemäß vorgestellt, sind die im Patentanspruch verwendeten Begriffe im Zweifel so zu verstehen, dass sämtliche Ausführungsbeispiele zu ihrer Ausfüllung herangezogen werden können.
b) Patentanspruch 1 stellt einen zusammenklappbaren Schiebewagen unter

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Schutz, der neben vorderen und hinteren Radanordnungen im Wesentlichen aus zwei oberen und zwei unteren Gestellholmen besteht, die jeweils am unteren Ende an einem Verbindungsteil angelenkt und jeweils oberhalb in einem bestimmten Abstand von dem Verbindungsteil durch ein Spreizgestänge in Gestalt eines Kreuzgestänges verbunden sind. Dabei soll das Kreuzgestänge derart ausgebildet sein, dass die oberen und unteren Holme nach dem Aufstellen des Wagengestells in die charakteristische V-Position sowohl zueinander als auch gegeneinander verbracht sind (Merkmal 6.3.2) und beim Zusammenlegen des Spreizgestänges gleichzeitig aufeinander zu verschwenken (Merkmal 6.3.3). Damit ist zwar für die oberen und unteren Holme festgelegt, dass diese beim

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Zusammenlegen gleichzeitig untereinander und gegenüber dem anderen Holmpaar aus einer V-Position aufeinander zu verschwenken. Dies gilt aber nicht für die Stützstreben des Kreuzgestänges, zu dessen Ausgestaltung Patentanspruch 1 alleine vorsieht, dass dieses jeweils mit den oberen und unteren Holmen verbunden ist und beim Zusammenlegen des Gestells ein gleichzeitiges Aufeinanderzuverschwenken der Holme bewirkt. Ob die Stützstreben des Kreuzgestänges dabei in einer oder in zwei Ebenen bewegbar sind, bleibt offen. Patentanspruch 1 erwähnt dies mit keinem Wort, und auch der Beschreibung lässt sich insoweit kein Anhalt für eine solche Konkretisierung entnehmen. In der Beschreibung wird zwar ein Kreuzgestänge erwähnt, bei dem die Streben - wie bei einem Regenschirm - durch Bewegen eines zentrischen Lagerhalters in Längsrichtung aufgestellt und zusammengefaltet werden (Abs. 9). Dabei handelt es sich aber lediglich um ein besonders vorteilhaftes Ausführungsbeispiel , das die Beschreibung auch ausdrücklich als solches kenntlich macht und das den weiter gefassten Gegenstand von Patentanspruch 1 nicht zu beschränken vermag. Nichts anderes gilt für die in Unteranspruch 11 beschriebene Ausführungsform.

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Hinsichtlich der in Merkmal 6.3.3 enthaltenen Anweisung an den Fachmann, das Kreuzgestänge so auszubilden, dass die oberen und die unteren Holme beim Zusammenlegen des Spreizgestänges "gleichzeitig" aufeinander zu verschwenken, ist der Beschreibung zunächst zu entnehmen, dass ein erfindungsgemäßes Wagengestell ähnlich wie ein Schirmgestänge aufgebaut ist und aus vier Holmen besteht, die aus einer zusammengeklappten Position in eine aufgestellte Position schwenkbar sind (Abs. 7, Z. 29 bis 33). Anschließend wird aber auch die Möglichkeit erwähnt, nicht die unteren, sondern nur die oberen gegenüber den unteren Holmen in einer Weise verschwenkbar anzuordnen, dass diese aus einer zusammengeklappten Position , in der sie nahezu parallel zu den unteren Holmen verlaufen, in eine Schrägposition verbracht werden, in der das Wagengestell aufgestellt ist (Abs. 7, Z. 34 bis 41). Dies rechtfertigt den Schluss, dass an dem in Merkmal 6.3.3 vorgesehenen gleichzeitigen Aufeinanderzuverschwenken nicht zwingend sowohl die unteren als auch die oberen Gestellholme beteiligt sein müssen, sondern dass es ausreichend ist, wenn es zu einer gleichzeitigen Relativbewegung aller vier Holme komme. Ein solches Verständnis ist entgegen der Auffassung des Berufungsgerichts mit dem Wortlaut des Patentanspruchs nicht unvereinbar, sondern entspricht einer funktionsorientierten Auslegung. Denn für das mit der patentgemäßen Lehre verfolgte Ziel, eine leichte Handhabung des Wagengestells beim Aufstellen und Zusammenklappen zu erreichen (Abs. 6), ist es unerheblich, ob sich dabei allein die oberen auf die unteren oder auch die unteren auf die oberen Holme zu bewegen. Ein solches Verständnis des "gleichzeitigen" Aufeinanderzuverschwenkens

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der oberen und unteren Holme wird, wie das Landgericht zutreffend ausgeführt hat, zusätzlich durch die Patentansprüche 6 und 7 gestützt, die Schwenklagerhalter für Stützstreben des Spreizgestänges an den unteren oder oberen Holmen vorsehen, wobei ein Schwenklagerhalterpaar an den unteren oder oberen Holmen längsverschieblich und in der Aufstellposition des Spreizgestänges arretierbar angeordnet ist. Dies erlaubt, wie das Berufungsgericht an sich nicht verkennt, ein gleichzeitiges Aufeinanderzuverschwenken der Holme durch eine Bewegung des Kreuzgestänges in einer Ebene. Weder dem Wortlaut des Patentanspruchs 1 noch der Beschreibung sind Anhaltspunkte dafür zu entnehmen, dass eine derartige Ausgestaltung von Patentanspruch 1 nicht erfasst sein soll.
c) Ein solches Verständnis des Merkmals 6.3.3 setzt sich, ohne dass es hier28 auf entscheidend ankäme, auch nicht in Widerspruch zu tragenden Erwägungen im Urteil des Senats vom 22. Mai 2012. Soweit es darin heißt, dass ein Kreuzgestänge, dessen "Holme" (Stützstreben) - wie in der französischen Patentanmeldung 2 310 910 - lediglich in einer Ebene zueinander verschwenkt werden können, nicht als ein Kreuzgestänge im Sinne der Merkmalsgruppe 6.3 angesehen werden könne, weil es nicht derart ausgebildet sei, dass beim Zusammenlegen obere und untere Holme gleichzeitig aufeinander zu verschwenkt werden können, steht dies in Einklang mit der vorstehenden Auslegung des Merkmals 6.3.3. Denn bei der in der Entgegenhaltung offenbarten Ausgestaltung sind die beiden Stützstreben (18 und 19' sowie 18' und 19) mit ihren beiden Enden allein an den oberen Holmen (14 und 14') des Gestänges angelenkt (Rn. 15 des Senatsurteils), so dass diese, wie auch das Landgericht ausgeführt hat, weder ein Aufeinanderzuverschwenken der oberen und unteren Holme bewirken können, bei dem sich beide Holmpaare bewegen, noch ein solches, bei dem sich allein das obere Holmpaar auf das untere zu bewegt. Die Bemerkung des Senats, dass das Konstruktionsprinzip des erfindungsgemäßen Wagengestelles im Wesentlichen darin liege, dass die vier Holme zum einen an demselben Verbindungsteil angelenkt seien und zum anderen untereinander durch ein als Kreuzgestänge ausgebildetes Spreizgestänge verbunden seien, so dass die oberen und die unteren Holme wie ein Regenschirm bei Aufstellen sowohl zu- als auch gegeneinander in eine V-Position gebracht und beim Zusammenlegen gleichzeitig aufeinander zu verschwenkt werden, kann zwar im Hinblick auf den (dem in den Zeichnungen dargestellten Ausführungsbeispiel der Patentschrift entlehnten) Vergleich mit dem Zusammenfalten und Öffnen eines Regenschirms für sich genommen dahin verstanden werden, dass sich die oberen und die unteren Holme beim Zusammenlegen gleichzeitig bewegen (müssen). Für die Beurteilung der beiden geltend gemachten Nichtigkeitsgründe ist dies jedoch nach den Urteilsgründen ohne Bedeutung geblieben. IV. Das Urteil des Berufungsgerichts kann danach keinen Bestand haben und

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ist aufzuheben. Der Senat kann die Sache selbst entscheiden, weil zusätzliche Feststellungen weder erforderlich noch zu erwarten sind und die Sache daher entscheidungsreif ist (§ 563 Abs. 1 Satz 1 ZPO). 1. Nach den nicht beanstandeten Feststellungen des Berufungsgerichts und

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des Landgerichts sind die oberen und unteren Holme durch das Kreuzgestänge derart verbunden, dass sie sich beim Zusammenlegen jeweils aufeinander zu bewegen. Zudem bewirken Verbindungsschenkel, dass auch die oberen Holme jeweils auf die unteren Holme zu schwenken, so dass eine Verschiebung auf der Längsachse bewirkt wird und ein einziger Kraftakt für das Zusammenlegen des Kinderwagens ausreicht. Wie bereits das Landgericht zutreffend ausgeführt hat, steht es einer wort31 sinngemäßen Verwirklichung des Merkmals 6.3.3 nicht entgegen, dass bei der angegriffenen Ausführungsform an dem Verschwenken der oberen auf die unteren Holme neben dem Kreuzgestänge zusätzliche Gestängeteile in Gestalt der Verbindungsschenkel beteiligt sind. Für ein solches Verständnis sprechen nicht nur der Wortlaut des Patentanspruchs 1, der eine solche Ausgestaltung nicht ausschließt, sondern auch die Unteransprüche 6 bis 9, die Beschreibung (Abs. 14) und dieZeichnungen (Figuren 1 bis 3), wonach das Aufeinanderzuverschwenken der Holme neben dem Kreuzgestänge (9) auch durch die Schwenklagerhalter (16a, 16b und 17a und 17b) bewirkt werden kann. Außerdem ist es für eine wortsinngemäße Verwirklichung des Merkmals 6.3.3

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unerheblich, ob die Verschwenkung der oberen auf die unteren Holme während der gesamten Zeit oder nur während eines Teils der Zeit erfolgt, in der sich die oberen und die unteren Holme jeweils aufeinander zu bewegen, weil, wie das Landgericht ebenfalls zutreffend ausgeführt hat, "gleichzeitig" im Sinne der erfindungsgemäßen Lehre nicht notwendigerweise meint, dass beim Zusammenlegen alle Verschwenkbewegungen ununterbrochen zeitlich parallel erfolgen müssen. Entscheidend ist insoweit allein, dass die Verschwenkungen durch eine Bewegung des Kreuzgestänges bzw. eine Kraftausübung des Benutzers bewirkt werden, so wie dies auch bei der angegriffenen Ausführungsform verwirklicht ist. 2. Da die angegriffene Ausführungsform auch im Übrigen, wie das Landge33 richt rechtsfehlerfrei ausgeführt hat, mit Patentanspruch 1 übereinstimmt, fällt der Beklagten eine Verletzung des Klagepatents zur Last. 3. Sie rechtfertigt nach den weiteren, ebenfalls rechtsfehlerfreien Ausführun34 gen des Landgerichts und den ergänzenden Ausführungen des Berufungsgerichts hierzu im zuerkannten Umfang die Klageansprüche, so dass auf die Revision das erstinstanzliche Urteil wiederherzustellen ist.

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V. Die Kostenentscheidung beruht auf §§ 91 Abs. 1, 97 Abs. 1 ZPO.

Tatbestand:

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Die Beklagte ist Inhaberin des am 10. September 1987 angemeldeten, mit Wirkung für die Bundesrepublik Deutschland erteilten und vor Klageerhebung durch Zeitablauf erloschenen europäischen Patents 260 748 (Streitpatents ). Es nimmt Prioritäten vom 13. September 1986, 8. November 1986 und 23. Mai 1987 in Anspruch und umfasst 17 Patentansprüche, von denen Patentanspruch 1 folgenden Wortlaut hat: "Verfahren zur Bitratenreduktion bei der Codierung eines Signals mit einer Folge von Signalwerten, das einen am häufigsten, in ununterbrochenen Teilfolgen vorkommenden, bestimmten Signalwert (A) enthält und aus denen eine Folge von Huffman-Codeworten gebildet wird, dadurch gekennzeichnet, dass wenigstens ein Huffman-Codewort - entweder aus einem anderen Signalwert und aus einer nachfolgenden , ununterbrochenen Teilfolge des bestimmten Signalwertes (A), wenn diese vorhanden ist, - oder aus einem anderen Signalwert und aus einer vorangehenden , ununterbrochenen Teilfolge des bestimmten Signalwertes (A), wenn diese vorhanden ist, gebildet wird und dass bei der Bildung der Folge der Codeworte nur die vorangehenden oder nur die nachfolgenden Teilfolgen des bestimmten Signalwertes (A) mit dem anderen Signalwert verwendet werden."

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Die Klägerinnen, die sich Ansprüchen aus dem Streitpatent ausgesetzt sehen, machen geltend, der Gegenstand des Streitpatents gehe über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinaus und sei darüber hinaus nicht patentfähig.

3

Das Patentgericht hat das Streitpatent für nichtig erklärt. Hiergegen richtet sich die Berufung der Beklagten, mit der sie das Ziel einer Klageabweisung weiterverfolgt. Hilfsweise verteidigt sie das Streitpatent in der Fassung von neun Hilfsanträgen. Die Klägerinnen treten dem Rechtsmittel entgegen.

Entscheidungsgründe:

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Die zulässige Berufung führt zur Aufhebung des angefochtenen Urteils und zur Zurückverweisung der Sache an das Patentgericht zur Prüfung der Patentfähigkeit.

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I. Das Streitpatent betrifft ein Verfahren zur Bitratenreduktion für die Codierung von Bild- oder Videodaten.

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1. Nach dem im Streitpatent referierten Stand der Technik werden Videosignale so codiert, dass Videobilder mit möglichst geringer Bitrate in ausreichender Qualität übertragen werden können. Die Codierung erfolgt in mehreren Schritten. Zunächst werden gleichgroße Blöcke von Abtastwerten der Bildpunkte einer diskreten Cosinus-Transformation unterworfen, so dass ein neuer Block von Zahlenwerten (Koeffizienten) entsteht. In diesem Block hat in der Regel der überwiegende Teil der Koeffizienten den Wert 0 oder nahezu 0. Wegen dieser Häufigkeit des Werts 0 werden die Koeffizienten Huffman-codiert und dabei ununterbrochene Teilfolgen des Werts 0 als ein einziges "Ereignis" für die Bildung von Huffman-Codeworten verwendet. Bei der Huffman-Codierung werden häufig auftretende Ereignisse mit kurzen und weniger häufig auftretende Ereignisse mit längeren Codeworten codiert. Unter den Codeworten ist keines der Beginn eines anderen, so dass es trotz unterschiedlicher Länge keines Präfixes bedarf, das den Beginn eines neuen Codeworts signalisierte. Insgesamt ergibt sich daraus eine Bitratenreduktion.

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2. Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ein Codierverfahren anzugeben , das zu einer weiteren Bitratenreduktion für Bilddaten führt.

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3. Zur Lösung schlägt das Streitpatent in Patentanspruch 1 ein Verfahren zur Bitratenreduktion mit folgenden Merkmalen vor [in eckigen Klammern die Gliederung des Patentgerichts]: 1. Es wird ein Signal mit einer Folge von Signalwerten codiert [1.1, 1.2 a]. 2. In dieser Folge von Signalwerten gibt es einen bestimmten Signalwert A, der am häufigsten und in ununterbrochenen Teilfolgen vorkommt [1.2 b]. 3. Aus den Signalwerten wird eine Folge von HuffmanCodeworten wie folgt gebildet [1.3]: 3.1 Es wird wenigstens ein Huffman-Codewort gebildet [1.4] 3.1.1 entweder aus einem anderen Signalwert und aus einer nachfolgenden ununterbrochenen Teilfolge des bestimmten Signalwertes (A), wenn diese vorhanden ist, [1.4 a] 3.1.2 oder aus einem anderen Signalwert und aus einer vorangehenden ununterbrochenen Teilfolge des bestimmten Signalwertes (A), wenn diese vorhanden ist. [1.4 b] 3.2 Bei der Bildung der Folge der Codeworte werden [1.5] 3.2.1 nur die vorangehenden Teilfolgen [1.5 a] oder 3.2.2 nur die nachfolgenden Teilfolgen [1.5 b] des bestimmten Signalwertes (A) mit dem anderen Signalwert verwendet.

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4. Einige Merkmale bedürfen der näheren Erläuterung:

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a) Die Merkmalsgruppe 3.1 hat nicht die ihr vom Patentgericht zugemessene Bedeutung.

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aa) Im Zusammenhang mit der Prüfung einer unzulässigen Erweiterung hat das Patentgericht angenommen, da der am häufigsten vorkommende Signalwert A in ununterbrochenen Teilfolgen vorkomme ("vgl. Merkmal 2"), sei deren Länge zwangsläufig größer Null. Nach den Merkmalen 3.1.1 und 3.1.2 sollten jedoch nur andere Signalwerte zusammen mit vorhandenen, ununterbrochenen Teilfolgen des bestimmten Signalwerts A codiert werden. Die Merkmalsgruppe 3.1 lasse mithin offen, wie Ereignisse codiert würden, bei denen einem solchen anderen Signalwert kein Signalwert A vorausgehe beziehungsweise nachfolge. Auch den weiteren Merkmalen des Patentanspruchs 1 sei hierzu keine Definition zu entnehmen. Die Codierung von Ereignissen, bei denen die Teilfolge des Signalwerts A die Länge 0 aufweise, sei vielmehr in das Belieben des Fachmanns gestellt. Der Beschreibung sei zwar zu entnehmen, dass auch solche Ereignisse als zu codierende Ereignisse behandelt werden. Indessen habe diese Vorschrift keinen Eingang in den Patentanspruch gefunden. Aus fachmännischer Sicht erscheine es nicht abwegig, nicht alle HuffmanCodeworte gemäß der Bildungsregel der Merkmalsgruppe 3.1 zu bilden, sondern eine Teilmenge der Codeworte nach einer hiervon abweichenden Bildungsregel zu generieren.

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bb) Dies rügt die Berufung zu Recht als rechtsfehlerhaft.

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Der Sinngehalt eines Merkmals ist mit Blick darauf zu ermitteln, was mit dem Merkmal aus der Sicht des Fachmanns im Hinblick auf die Erfindung erreicht werden soll. Dabei können der allgemeine wie auch der übliche fachliche Sprachgebrauch Anhaltspunkte für das Verständnis des Fachmanns geben. Mit Rücksicht darauf, dass Begriffe in einer Patentbeschreibung abweichend vom allgemeinen Sprachgebrauch benutzt werden können, ist letztlich aber der sich aus dem Gesamtzusammenhang der Patentschrift ergebende Begriffsinhalt maßgeblich. Für einen Rückgriff auf den allgemeinen Sprachgebrauch ist umso weniger Raum, je mehr der Inhalt der Patentschrift auf ein abweichendes Verständnis hindeutet. Die Beschreibung des Patents kann Begriffe eigenständig definieren und insoweit ein "patenteigenes Lexikon" darstellen. Auch der Grundsatz , dass bei Widersprüchen zwischen Anspruch und Beschreibung der Anspruch Vorrang genießt, weil dieser und nicht die Beschreibung den geschützten Gegenstand definiert und damit auch begrenzt, schließt nicht aus, dass sich aus der Beschreibung und den Zeichnungen ein Verständnis des Patentanspruchs ergibt, das von demjenigen abweicht, das der bloße Wortlaut des Anspruchs vermittelt. Funktion der Beschreibung ist es, die geschützte Erfindung zu erläutern. Im Zweifel ist daher ein Verständnis der Beschreibung und des Anspruchs geboten, das beide Teile der Patentschrift nicht in Widerspruch zueinander bringt, sondern sie als aufeinander bezogene Teile der dem Fachmann mit dem Patent zur Verfügung gestellten technischen Lehre als eines sinnvollen Ganzen versteht. Nur wenn und soweit dies nicht möglich ist, ist der Schluss gerechtfertigt, dass aus Teilen der Beschreibung keine Schlussfolgerungen in Bezug auf den geschützten Gegenstand gezogen werden dürfen (BGH, Urteile vom 12. Mai 2015 - X ZR 43/13, juris Rn. 16 - Rotorelemente; vom 9. Juni 2015 - X ZR 101/13, juris Rn. 26 - Polymerschaum II, jeweils mwN).

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Das Streitpatent erzielt die angestrebte weitere Bitratenreduktion dadurch , dass als zu codierendes Ereignis nicht die ununterbrochene Folge von Signalwerten A (im Folgenden auch: Signalwerten 0, denn dies ist der häufigste Fall, Sp. 3 Z. 33 bis 36), sondern diese Folge und zusätzlich der nachfolgende (alternativ der vorangehende, wobei diese Alternative im Folgenden zur Vereinfachung außer Betracht bleibt) andere Signalwert behandelt werden. Denn hierfür ergeben sich andere, der Bitratenreduktion günstige Wahrscheinlichkeiten (Sp. 4 Z. 30 bis 43).

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Die Beschreibung fasst dies, bevor sie auf Einzelheiten des Ausführungsbeispiels eingeht, dahin zusammen, dass das Auftreten einer ununterbrochenen Teilfolge von Nullen und des sich dieser Teilfolge anschließenden Koeffizienten als ein zu codierendes Ereignis angesehen werde, wie der erfindungsgemäßen Lehre zu entnehmen sei. Unmittelbar im Anschluss hieran fügt sie hinzu, wichtig sei, dass auch das Auftreten keiner Null vor einem von Null verschiedenen Koeffizienten - also das Auftreten einer Teilfolge der Länge 0 - als zu codierendes Ereignis behandelt werde (Sp. 3 Z. 37 bis 45). So verfährt auch das Ausführungsbeispiel; das häufigste Ereignis in der Tabelle der Figur 3, das demgemäß das kürzeste Codewort erhält, wird durch eine Teilfolge der Länge 0 und den Koeffizienten 1 gebildet.

16

Eine Lesart des Merkmals 3.1, wonach - entsprechend den Ausführungen des Patentgerichts - eine Behandlung von Koeffizienten mit einer vorangehenden Teilfolge der Länge 0 im Patentanspruch keinen Niederschlag gefunden habe, vernachlässigt, dass es bei der Merkmalsgruppe 3 nicht nur darum geht, wie (mindestens) ein Codewort gebildet wird, sondern wie die "Folge von Huffman -Codeworten" gebildet wird (Merkmal 3 ["Oberbegriff"]). Dies wird durch Merkmal 3.2 weiter verdeutlicht, nach dem bei der Bildung der Folge der Codeworte nur die vorangehenden Teilfolgen des Signalwerts 0 mit dem anderen Signalwert verwendet werden. Demnach ist es nicht nur "wichtig", wie die Beschreibung hervorhebt, sondern unumgänglich, dass auch der Fall berücksich- tigt wird, in dem die Teilfolge die Länge 0 hat. Die Formulierung "wenn diese vorhanden ist" in Merkmal 3.1.2 besagt somit nur, dass in das Codewort der Wert des "anderen" Signalwerts und die Länge > 0 der ununterbrochenen Teilfolge mit Nullwerten eingeht und lediglich der Wert des "anderen" Signalwerts, wenn keine solche Folge vorausgeht. Dies bedeutet zugleich, dass das Codewort in diesem Fall für den "anderen" Signalwert steht, dem keine Teilfolge mit Nullwerten (oder eine solche mit der Länge 0) vorangeht.

17

Dabei handelt es sich nicht um eine Spezialität des Ausführungsbeispiels , sondern um ein generelles Problem, für das an dieser Stelle der Beschreibung die erfindungsgemäße Lösung gezeigt wird. Diese Lösung betrifft deshalb den Patentanspruch insgesamt und ist für seine Auslegung mit zu berücksichtigen.

18

Die Vorgabe, mindestens ein Huffman-Codewort nach dieser Vorschrift zu bilden, erklärt sich daraus, dass nach Patentanspruch 2 dem HuffmanCodewort ein Zusatzcodewort angehängt werden kann, wenn die Teilfolge eine vorgegebene Länge oder der zugeordnete andere Signalwert einen vorgegebenen Betrag überschreitet, und es nach Patentanspruch 3 möglich ist, eine Wertefolge in Abschnitte zu zerlegen und jedem Abschnitt ein Huffman-Codewort zuzuordnen.

19

b) In der Merkmalsgruppe 3.2 stehen die Merkmale 3.2.1 und 3.2.2 in einer Entweder-oder-Beziehung zueinander. Das Wort "nur" jeweils zu Beginn der Merkmale bringt zum Ausdruck, dass in einem Verfahren nur das eine Merkmal oder nur das andere Merkmal zur Anwendung kommt, mithin nicht beide Varianten gemeinsam zur Anwendung kommen können.

20

c) Als ein Verfahren zur Bitratenreduktion ist der Gegenstand des Streitpatents auf digitale Werte beschränkt. Bitfolgen oder -ströme, die reduziert werden könnten, setzten digitale Daten voraus.

21

d) Merkmal 1 ist dahin zu verstehen, dass jeder Wert in einem Signal ein Signalwert ist. Welche inhaltliche Bedeutung diesem Wert zukommt, ist irrelevant.

22

II. Das Patentgericht hat angenommen, das Streitpatent gehe in der erteilten und allen weiteren verteidigten Fassungen über den Inhalt der Anmeldung hinaus.

23

1. Den ursprünglichen Unterlagen sei die Merkmalsgruppe 3.1 nicht unmittelbar und eindeutig zu entnehmen. Der Fall einer Teilfolge der Länge 0 sei dort - anders als in Patentanspruch 1 - nicht offen gelassen, vielmehr definiert geregelt, und es sei als wichtig hervorgehoben worden, dass auch eine ununterbrochene Teilfolge mit der Länge 0 zusammen mit einem davor oder dahinter liegenden, vom Signalwert (A) verschiedenen Koeffizienten als ein zu codierendes Ereignis behandelt werde.

24

2. Weiterhin sei die Merkmalsgruppe 3.2 den ursprünglichen Unterlagen nicht unmittelbar und eindeutig zu entnehmen. Sie bestimme, dass für die Bildung der Huffman-Codeworte nur eine der beiden Varianten nach Merkmal 3.1 verwendet werden könne und daran für das komplette zu codierende Signal festgehalten werden müsse. Die ursprünglichen Unterlagen ließen hingegen beide Varianten nebeneinander zu. In dem für die Anmeldung formulierten Patentanspruch 1 sei am Ende lediglich formuliert worden: "… dass jeder ununterbrochenen Teilfolge von Signalwerten A mit der Länge 0, 1, 2 usw. zusammen mit dem sich der Teilfolge an- schließenden Signalwert oder zusammen mit dem der Teilfolge vorangehenden Signalwert ein Huffman-Codewort zugeordnet wird."

25

Die mit der Merkmalsgruppe 3.2 festgeschriebene Exklusivität der Verwendung von stets nur einer der beiden Varianten finde in diesen ursprünglichen Unterlagen weder eine wortgetreue noch eine sinngemäße Stütze. Für die ursprünglich offenbarten Ausführungsbeispiele sei zwar nur eine solche exklusive Verwendung einer der beiden Varianten gezeigt worden. Gleichwohl sei dem Fachmann bewusst, dass er die Mannigfaltigkeit der zu codierenden Ereignisse auf die Menge der vorangehenden und der nachfolgenden Teilfolgen zusammen mit jeweils einem anderen Signalwert erweitern und die statistischen Signifikanzen dieser größeren Mannigfaltigkeit für die Bildung der HuffmanCodeworte heranziehen könne. Die ursprünglich offenbarten Beispiele würden das Verständnis des Fachmanns in keiner Weise beschränken.

26

III. Dies hält der Nachprüfung im Berufungsverfahren nicht stand.

27

1. Patentanspruch 1 geht mit der Fassung der Merkmalsgruppe 3.1 nicht über den Inhalt der ursprünglichen Unterlagen hinaus. Die Auslegung ergibt, wie ausgeführt, dass auch von einem anderen Signalwert, dem keine Teilfolge des Signalwerts (A) vorangeht beziehungsweise nachfolgt, stets einzeln ein Huffman-Codewort zu bilden ist. Dies entspricht der erfindungsgemäßen Lehre, wie sie schon in der Patentanmeldung beschrieben wurde.

28

2. Patentanspruch 1 geht auch nicht mit der Merkmalsgruppe 3.2 über den Inhalt der ursprünglichen Anmeldung hinaus.

29

Das Ausführungsbeispiel in der Anmeldung des Streitpatents (Anl. K4) zeigt - wie das Patentgericht zutreffend feststellt - ausschließlich eine Codie- rung, bei der ununterbrochene Teilfolgen des Signalwerts 0 mit der Länge 0, 1, 2 … zusammen mit sich daran anschließenden, also nachfolgenden anderen Signalwerten als ein Ereignis für die Bildung von Huffman-Codeworten zusammengefasst werden (K4, Sp. 3 Z. 15 bis 20). Dieses Ausführungsbeispiel offenbart damit das Merkmal 3.2.1 in Bezug auf eine Codierung gemäß Merkmal 3.1.2.

30

Eine Mischung der Codierung, bei der für einen Teil der anderen Signalwerte eine Kombination mit vorangehenden Teilfolgen und für den restlichen Teil eine Kombination mit nachfolgenden Teilfolgen des Signalwerts (A) vorgenommen wird, wird in der Anmeldung nicht erörtert.

31

Der in der Anmeldung formulierte Patentanspruch 1 offenbarte mit seinem kennzeichnenden Teil dem Fachmann eindeutig und unmittelbar, dass nicht nur eine Kombination des anderen Signalwerts mit vorangehenden Teilfolgen , sondern auch eine Kombination mit nachfolgenden Teilfolgen des Signalwerts (A) für die Bildung der Huffman-Codeworte als Ereignis zugrunde gelegt werden kann. Das Verfahren für eine Kombination mit nachfolgenden Teilfolgen des Signalwerts (A) ist in der Anmeldung nicht anhand eines konkreten Ausführungsbeispiels erläutert. Die Alternative am Ende des in der Anmeldung formulierten Patentanspruchs 1, eine Kombination mit nachfolgenden Teilfolgen des Signalwerts (A) vorzunehmen, war für den Fachmann somit dahin zu verstehen , hierfür ebenso vorzugehen wie in dem beschriebenen Verfahren für eine Kombination mit vorangehenden Teilfolgen mit der einzigen Abweichung, für diese Kombination die Reihenfolge der ununterbrochenen Teilfolge des Signalwerts (A) und des daran angrenzenden anderen Signalwerts zu vertauschen. Dieses sich aus dem in der Anmeldung formulierten Patentanspruch ergebende Verständnis bedurfte keiner weiteren Erläuterung durch ein weiteres Ausfüh- rungsbeispiel, sondern erschloss sich aus der Formulierung des Patentanspruchs in der Anmeldung unmittelbar.

32

Ob der Fachmann darüber hinaus der Angabe im beantragten Patentanspruch auch entnahm, beide Varianten mischen zu können, also HuffmanCodeworte zu bilden, denen sowohl Kombinationen anderer Signalwerte mit vorangehenden Teilfolgen als auch Kombinationen mit nachfolgenden Teilfolgen der Signalwerte (A) zugrunde liegen, und beides in einem Signalpaket zuverlässig decodierbar vereinen zu können, kann offen bleiben. Ein solches Verfahren wäre eine zusätzliche Variante, die die Beklagte im Prüfungsverfahren sodann nicht weiterverfolgte, indem sie sich mit der Merkmalsgruppe 3.2 auf eine ausschließliche Verwendung eine der beiden Alternativen ohne Mischformen beschränkte. Da diese beiden Alternativen als zur Erfindung gehörend in der Anmeldung offenbart waren, begründet eine solche Beschränkung keine unzulässige Erweiterung.

33

IV. Das Urteil des Patentgerichts ist auch nicht deshalb im Ergebnis zutreffend , weil Patentanspruch 1 in anderer Hinsicht eine unzulässige Erweiterung enthielte.

34

Merkmal 1 führt nicht über den Inhalt der ursprünglichen Anmeldung hinaus , indem das zu codierende Signal lediglich eine Folge von Signalwerten umfassen und nicht ausschließlich aus solchen Werten bestehen müsste.

35

In dem in der Anmeldung formulierten Patentanspruch 1 wird dieses Merkmal zwar dahin beschrieben, dass das Signal "aus einer Folge von digital dargestellten Signalwerten besteht".

36

Soweit darin die Signalwerte mit dem Adjektiv "digital" beschrieben werden , ist dies unschädlich. Auch wenn dieses Wort im erteilten Patentanspruch nicht vorkommt, ist das Verfahren aufgrund seiner Funktion zur Bitdatenreduktion auf digital dargestellte Werte beschränkt.

37

Soweit die Formulierung des Patentanspruchs 1 in der Anmeldung mit den Worten "besteht aus" eine abschließende Aufzählung beschreibt (vgl. BGH, Urteile vom 12. Juli 2011 - X ZR 75/08, GRUR 2011, 1109 Rn. 37 - Reifenabdichtmittel ; vom 5. Mai 2015 - X ZR 60/13, juris - Verdickerpolymer), ergibt sich daraus keine Diskrepanz zu Merkmal 1 von Patentanspruch 1 in der erteilten Fassung. Auch in der erteilten Fassung ist dieses Merkmal dahin zu verstehen, dass jeder Wert in einem Signal einen Signalwert darstellt.

38

V. Da das Patentgericht - nach seinem Ausgangspunkt konsequent - sich mit der Patentfähigkeit des Gegenstands des Streitpatents nicht befasst hat, ist die Sache unter Aufhebung des angefochtenen Urteils an das Patentgericht zurückzuverweisen (§ 119 Abs. 2 und 3 PatG).

39

Ein Grundgedanke des reformierten Patentnichtigkeitsverfahrens ist es, dass die Patentfähigkeit zunächst durch das auch mit technisch sachkundigen Richtern besetzte Patentgericht bewertet wird und diese Bewertung durch den Bundesgerichtshof überprüft wird. Eine Endentscheidung durch den Bundesgerichtshof (§ 119 Abs. 5 PatG) ist daher regelmäßig nicht sachgerecht, wenn die Erstbewertung des Standes der Technik durch das Patentgericht unterblieben ist (vgl. BGH, Urteil vom 17. Juli 2012 - X ZR 117/11, BGHZ 194, 107 Rn. 60-62 - Polymerschaum I). Dafür, dass im Streitfall etwas anderes gälte, ist nichts erkennbar und wird auch von den Parteien nichts geltend gemacht.

Tatbestand:

1

Die Beklagte ist Inhaberin des mit Wirkung für die Bundesrepublik Deutschland erteilten europäischen Patents 1 102 809 (Streitpatents), das am 30. Juli 1999 unter Inanspruchnahme einer US-amerikanischen Priorität vom 31. Juli 1998 international angemeldet worden ist und Polymerschaum enthaltende Artikel sowie ein Verfahren zu deren Herstellung betrifft. Das Streitpatent umfasst 38 Patentansprüche, von denen die Ansprüche 1 und 15 in der Verfahrenssprache wie folgt lauten: "1. A method for preparing a polymer foam, said method comprising : (a) providing a plurality of expandable polymeric microspheres and a molten polymer composition containing less than 20 wt.% solvent, each expandable polymeric micro- sphere including a polymer shell and a core material in the form of a gas, liquid, or combination thereof, that expands upon heating, with the expansion of the core material, in turn, causing the shell to expand; (b) melt mixing the molten polymer composition and the plurality of expandable polymeric microspheres, under process conditions, including temperature and shear rate, selected to form an expandable extrudable composition; (c) extruding the expandable extrudable composition through a die to form the polymer foam; and (d) at least partially expanding a plurality of the expandable polymeric microspheres before the expandable extrudable composition exits the die. 15. An article comprising the polymer foam obtainable according to the method of claim 1."

2

Die Klägerin hat geltend gemacht, der Gegenstand des Streitpatents gehe über den Inhalt der ursprünglich eingereichten Unterlagen hinaus und die Erfindung sei nicht so deutlich offenbart, dass ein Fachmann sie ausführen könne. Ferner hat die Klägerin sich auf fehlende Patentfähigkeit berufen.

3

Das Patentgericht hat das Streitpatent mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland für nichtig erklärt. Auf die Berufung der Beklagten hat der Senat das Urteil des Patentgerichts aufgehoben und die Sache zu neuer Verhandlung und Entscheidung an das Patentgericht zurückverwiesen (Urteil vom 17. Juli 2012 - X ZR 117/11, BGHZ 194, 107 = GRUR 2012, 1124 - Polymerschaum, nachfolgend: erstes Berufungsurteil).

4

Das Patentgericht hat das Streitpatent erneut für nichtig erklärt. Dagegen richtet sich die Berufung der Beklagten, mit der sie weiterhin die Abweisung der Klage anstrebt, soweit sie das Streitpatent verteidigt. Nach ihrem zuletzt gestellten Hauptantrag soll Patentanspruch 1, den sie vor dem Patentgericht noch in der erteilten Fassung verteidigt hat, folgende Fassung erhalten, auf die sich die Unteransprüche 2 bis 14 rückbeziehen sollen (Änderungen gegenüber der erteilten Fassung hervorgehoben): "A method for preparing a polymer foam, said method comprising: (a) providing a plurality of expandable polymeric microspheres and a molten polymer composition containing less than 20 wt.% solvent in an extruder, each expandable polymeric microsphere including a polymer shell and a core material in the form of a gas, liquid, or combination thereof, that expands upon heating, with the expansion of the core material, in turn, causing the shell to expand; (b) melt mixing the molten polymer composition and the plurality of expandable polymeric microspheres in the extruder, under process conditions, including temperature and shear rate, selected to form an expandable extrudable composition; (c) extruding the expandable extrudable composition through a die to form the polymer foam; and at least partially expanding a plurality of the expandable polymeric microspheres before the expandable extrudable composition exits the die." Der nebengeordnete Patentanspruch 15 soll nach dem Hauptantrag die

5

bereits vor dem Patentgericht verteidigte Fassung erhalten, die wie folgt lautet (Änderungen gegenüber der erteilten Fassung hervorgehoben): "An article comprising the polymer foam obtainable according to the method of claim 1, wherein said polymer foam is an adhesive , and wherein the polymer composition comprises an acrylate or methacrylate adhesive polymer or copolymer."

6

Die hierauf rückbezogenen Patentansprüche 16 bis 23 und 25 bis 35 sollen in der erteilten Fassung beibehalten werden. Der nach der erteilten Fassung nebengeordnete Patentanspruch 36 und die hierauf rückbezogenen Unteransprüche 37 und 38 sollen nach dem zuletzt gestellten Hauptantrag entfallen. Hilfsweise verteidigt die Beklagte das Streitpatent in elf geänderten Fassungen. Die Klägerin tritt dem Rechtsmittel entgegen.

7

Die Parteien haben eine Mehrzahl von Gutachten vorgelegt, die Prof. Dr.-Ing. F. O. , Hochschule Maschinenbau & Produktion, für die Klägerin und Prof. Dr.-Ing. M. S. , Inhaber des Lehrstuhls für Polymerwerkstoffe , für die Beklagte erstattet haben.

Entscheidungsgründe:

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Die zulässige Berufung ist unbegründet.

9

A. Das Patentgericht hat angenommen, der Gegenstand des Streitpatents sei nicht patentfähig, und hat dies im Wesentlichen wie folgt begründet: Patentanspruch 1 enthalte eine unzulässige Erweiterung gegenüber den

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Ursprungsunterlagen, die zwar nicht zur Nichtigerklärung, aber dazu führe, dass der Prüfung auf Patentfähigkeit ein um diese Erweiterung bereinigter Gegenstand des Streitpatents zugrunde zu legen sei. Gegenstand des Streitpatents seien Herstellungsverfahren, die sowohl

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stofflich als auch verfahrenstechnisch im Rahmen der Anspruchsmerkmale nahezu unbegrenzt breit gestaltbar seien. Sofern in der Beschreibung konkrete Anhaltspunkte zur Auslegung des Anspruchs fehlten, sei auf das Grundwissen des Fachmanns und vorveröffentlichte Fachliteratur zurückzugreifen. Der Begriff "molten polymer composition" sei allein schon wegen der stofflichen Unbestimmtheit des Begriffs Polymerzusammensetzung und den offen formulierten Verfahrensbedingungen nicht durch einen eng festlegbaren Schmelzbereich gekennzeichnet. Ein Schmelzpunkt im herkömmlichen Sinne existiere für Polymere in der Regel nicht, erst recht nicht für komplexe Polymerzusammenset- zungen. Der Übergang vom festen in den flüssigen Zustand findet nicht bei einer bestimmten, genau definierten Temperatur statt, sondern in einem von Fall zu Fall unterschiedlich breit ausgeprägten Erweichungsbereich vom festen über den viskosen, schwerflüssigen hin zum verflüssigten Zustand. Der Übergang vom festen in den flüssigen bzw. vollständig geschmolzenen Bereich lasse sich nur durch verschiedene physikalische Parameter kennzeichnen. Der Schermodul sinke mit Beginn des Erweichungsbereichs über den gummi-elastischen Bereich in den mit der Fließtemperatur Tf beginnenden Bereich einer Schmelze mit zunehmender Temperatur gegen Null. Die das Fließverhalten einer Polymerschmelze besonders kennzeichnende Größe sei jedoch die Viskosität, die mit steigender Temperatur abnehme. Die unter den Patentanspruch 1 subsumierbaren Polymerzusammensetzungen wiesen, von wenigen Ausnahmen abgesehen , mehr oder weniger ausgeprägt breite Erweichungs- bzw. Verflüssigungsbereiche auf, innerhalb deren sie zwar so weich seien, dass sie im Extruder relativ gut gemischt und verarbeitet werden könnten, bei denen ein geschmolzener Zustand jedoch noch nicht vorliege und für die Verarbeitung auch nicht zwingend erforderlich sei. Die Frage, zu welchem Zeitpunkt und bei welcher Temperatur eine Polymerzusammensetzung als geschmolzen zu bezeichnen sei, trete gegenüber diesen Verarbeitungserfordernissen in den Hintergrund und sei aufgrund der Komplexität der Zusammensetzung der Polymermatrix in vielen, wenn nicht in den meisten Fällen nicht oder nur schwer festzulegen , im Streitfall letztlich aber ohne Bedeutung. Da das Streitpatent auch bis zu 20 Gewichtsprozent eines beliebigen Lösungsmittels zulasse, sei der Begriff "molten polymer composition" nicht nur unbestimmt, sondern vielmehr zur Kennzeichnung und insbesondere zur Abgrenzung zum Stand der Technik ungeeignet und aufgabenhaft. Die in der Formulierung "Bereitstellen einer geschmolzenen Polymerzu12 sammensetzung" (providing a molten polymer composition) zum Ausdruck kommende Reihenfolge der Verfahrensschritte dergestalt, dass die Polymerzusammensetzung vor Zugabe der Mikrokugeln geschmolzen sein müsse, werde in den ursprünglichen Anmeldeunterlagen (veröffentlicht als WO 00/06637) nicht offenbart. Weder die Ansprüche noch die Beschreibung der Anmeldung enthielten den Begriff "molten polymer composition" als solchen. Auch sonst fänden sich keine Anhaltspunkte in den Anmeldeunterlagen, dass die Polymerzusammensetzung in geschmolzenem Zustand bereitzustellen und die Mikrokugeln ausschließlich der bereits geschmolzenen Polymermasse zuzugeben seien. Der auch in den ursprünglichen Anmeldeunterlagen verwendete Fachbegriff des Schmelzmischens (melt mixing) sage nichts darüber aus, in welchem Zustand die zu mischenden Komponenten vorgelegt würden. Insbesondere könne aus diesem Begriff nicht auf den Einsatz einer bereits vor der Zugabe der Mikrokugeln in den Extruder geschmolzenen Polymermischung geschlossen werden. Denn beim Schmelzmischen würden die zur Herstellung von Polymermischungen eingesetzten Polymere für gewöhnlich in ihrem Ist-Zustand bei Raumtemperatur in dem gegebenenfalls vorgeheizten Mischgefäß vorgelegt und in der bei einer gewählten Temperatur entstehenden Schmelze gemischt, um eine möglichst homogene Schmelze zu erhalten. Dass die Polymerzusammensetzung bei Zugabe der Mikrokugeln in geschmolzenem Zustand vorliegen müsse, werde auch nicht implizit durch die Beschreibung des Extrusionsverfahrens in den Ausführungsbeispielen offenbart, und zwar weder in den Beispielen, die sich auf Polymerzusammensetzungen beliebiger Art bezögen noch in den Beispielen, die die speziellen Hot-Melt-Zusammensetzungen beträfen. Insgesamt enthielten die allgemeine Beschreibung der Anmeldung und die Ausführungsbeispiele keinen Hinweis darauf, dass zwischen dem Erweichungs-, Fließund Schmelzverhalten der Zusammensetzung der Polymermatrix und der Zugabe der Mikrokugeln ein Zusammenhang bestehe.

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Damit enthalte Patentanspruch 1 in der mit dem Hauptantrag verteidigten Fassung mit der Vorgabe, dass eine geschmolzene Polymerzusammensetzung bereitzustellen sei, ein in den ursprünglichen Anmeldeunterlagen nicht offenbartes Merkmal. Da die Zugabe der Mikrokugeln in eine zum Zeitpunkt der Zugabe bereits geschmolzene Polymerzusammensetzung einer von vielen unter die in den ursprünglichen Anmeldeunterlagen offenbarte Lehre subsumierbaren, möglichen Verfahrensabläufen darstelle, stelle die im Erteilungsverfahren vorgenommene Festlegung auf diese Verfahrensgestaltung gegenüber dem Gegenstand der ursprünglichen Anmeldung allerdings weder eine Erweiterung noch ein Aliud dar, so dass eine Nichtigerklärung des Streitpatents wegen unzulässiger Erweiterung nicht in Betracht komme. Der Gegenstand von Patentanspruch 1 in der mit dem Hauptantrag ver14 teidigten Fassung sei nicht patentfähig. Dieser Beurteilung stehe nicht entgegen , dass der Bundesgerichtshof den Gegenstand von Patentanspruch 1 im ersten Berufungsurteil für neu und auf erfinderischer Tätigkeit beruhend erachtet habe. Die Bindungswirkung des ersten Berufungsurteils beschränke sich auch nach dem reformierten Patentnichtigkeitsverfahrensrecht auf den Fall, dass der zu beurteilende Sachverhalt gleich bleibe, mithin der zu berücksichtigende Stand der Technik oder die zu beurteilende Fassung des Streitpatents sich nicht änderten. Im Streitfall habe sich die Beurteilungsgrundlage insofern geändert, als das nicht in den ursprünglichen Anmeldeunterlagen offenbarte Merkmal bei der Prüfung der Patentfähigkeit außer Betracht zu lassen sei und die Klägerin im Rahmen der neuen Verhandlung nach der Zurückverweisung des Verfahrens neuen Stand der Technik eingeführt habe. Neues tatsächliches Vorbringen sei durch die Bindungswirkung des ersten Berufungsurteils nicht ausgeschlossen. Danach werde der Gegenstand von Patentanspruch 1 in der mit dem Hauptantrag verteidigten Fassung von mehreren Entgegenhaltungen vorweggenommen.

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B. Dies hält der Nachprüfung im Berufungsverfahren nur im Ergebnis stand.

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I. Das Streitpatent betrifft in der verteidigten Fassung Polymerschaum enthaltende Erzeugnisse und Verfahren zu deren Herstellung in einem Extruder. 1. Solche Gegenstände waren im Prioritätszeitpunkt des Streitpatents

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bereits bekannt und finden in unterschiedlichen Bereichen wie beispielsweise in der Luftfahrt, im Fahrzeugbau und auf medizinischem Gebiet Verwendung. Polymerschaum zeichnet sich dadurch aus, dass er eine geringere Dich18 te aufweist als die in ihm enthaltende Polymermatrix. Die Reduzierung der Dichte wird mit unterschiedlichen Verfahrensweisen erreicht, so durch die Erzeugung von gasgefüllten Hohlräumen in der Matrix (z.B. mit Hilfe eines Treibmittels ) oder durch das Zusetzen polymerer, insbesondere expandierbarer Mikrokugeln oder nicht-polymerer wie gläserner Mikrokugeln. Die Streitpatentschrift verweist in diesem Zusammenhang auf die deutsche Offenlegungsschrift 195 31 631 (E01), die ein Verfahren zur Herstellung eines thermoplastischen Polymerschaums mittels Extrusions- oder Spritzgussmaschinen betrifft (Beschr. Abs. 2, 3). In der Streitpatentschrift wird nicht ausdrücklich angegeben, welches

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technische Problem das Streitpatent betrifft. Es lässt sich allgemein dahin formulieren , ein Verfahren zur Verfügung zu stellen, bei dem das Aufschäumen mittels expandierbarer Mikrokugeln zuverlässig und ohne Zerstörung der Mikrokugeln möglich ist.

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2. Zur Lösung des Problems schlägt das Streitpatent in der mit dem Hauptantrag zuletzt verteidigten Fassung von Patentanspruch 1 ein Verfahren mit folgenden Merkmalen vor: 1. Verfahren zur Herstellung eines Polymerschaums durch Bereitstellen 1.1 von mehreren expandierbaren polymeren Mikrokugeln und 1.2 einer geschmolzenen Polymerzusammensetzung (molten polymer composition) 1.3 in einem Extruder. 2. Die geschmolzene Polymerzusammensetzung enthält weniger als 20 Gewichtsprozent Lösungsmittel. 3. Jede expandierbare polymere Mikrokugel umfasst eine Polymerhülle und ein Kernmaterial, das 3.1 aus einem Gas, einer Flüssigkeit oder einer Kombination davon besteht und 3.2 beim Erwärmen expandiert, was zur Expansion der Polymerhülle führt. 4. Die geschmolzene Polymerzusammensetzung und die expandierbaren Mikrokugeln werden im Extruder schmelzgemischt (melt mixing the molten polymer compo- sition and the plurality of expandable polymeric microspheres in the extruder), wobei die Prozessbedin- gungen einschließlich Temperatur und Schergeschwindig- keit so gewählt werden, dass eine Zusammensetzung gebildet wird, die 4.1 extrudierbar und 4.2 expandierbar ist. 5. Die expandierbare extrudierbare Zusammensetzung wird durch eine Düse extrudiert, um den Polymerschaum zu bilden. 6. Mehrere der expandierbaren polymeren Mikrokugeln expandieren zumindest teilweise, bevor die expandierbare, extrudierbare Zusammensetzung aus der Düse tritt.

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Der mit dem Hauptantrag beanspruchte nebengeordnete Erzeugnisanspruch 15 ist auch in seiner verteidigten Fassung als Product-by-ProcessAnspruch ausgestaltet und dadurch definiert, dass die Erzeugnisse durch das Verfahren nach Patentanspruch 1 erhältlich sind, wobei der Polymerschaum ein Klebstoff ist und die Polymerzusammensetzung ein adhäsives Acrylat- oder Methacrylat-Polymer oder -Copolymer enthält.

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3. Für die Auslegung von Patentanspruch 1 ist der sowohl in Merkmal 1.2 als auch in Merkmal 4 verwendete Begriff der "molten polymer composition" von zentraler Bedeutung.

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a) Die Parteien vertreten unterschiedliche Auffassungen dazu, unter welchen Voraussetzungen eine Polymerzusammensetzung im Sinne von Patentanspruch 1 als "geschmolzen" (molten) anzusehen ist. Die Beklagte knüpft an das Durchschreiten des Glasübergangstemperaturbereichs an, in dessen Mitte die Glasübergangstemperatur Tg liegt, die durch das relative Maximum der tan-δ-Kurve gekennzeichnet ist. Sie ist der Ansicht, dass eine geschmolze- ne Polymerzusammensetzung bereits dann vorliegt, wenn die - infolge der Erwärmung der Polymerzusammensetzung einsetzenden - Mikro-BrownschenBewegungen zu Gestaltänderungen der Kettenmoleküle in der Weise führen, dass das Polymer elastisch ("gummi-elastisch") und in der Mitte dieses gummielastischen Bereichs das relative Minimum der tan-δ-Kurve durchschritten wird. Sie stützt sich dabei darauf, dass die Polymermatrix, wie auch das Patentgericht ausgeführt hat, in diesem Stadium ihr mechanisches Struktur- und rheologisches Fließverhalten kontinuierlich infolge der steigenden Temperatur verändert und verarbeitbar wird. Dagegen kann nach Ansicht der Klägerin von einer geschmolzenen Polymerzusammensetzung erst dann die Rede sein, wenn die durch Steigerung der Temperatur stärker werdenden Brownschen Molekularbewegungen den Zusammenhalt der Molekülketten weiter dadurch reduzieren, dass die Verschlaufungen der Molekülketten gelöst und wieder neu gebildet würden. Erst dann sei das Polymer nicht mehr elastisch, sondern gehe in einen "geschmolzenen" Zustand über.

24

b) Das Patentgericht hat - insoweit von den Parteien unbeanstandet - festgestellt, dass für Polymere und erst recht für komplexe Polymerzusammensetzungen kein Schmelzpunkt im herkömmlichen Sinn besteht (übereinstimmend die von den Parteien vorgelegten Gutachten, s. nur Gutachten S. [G9], S. 3-7, und Gutachten O. [K4], S. 7-11). Es hat weiter angenommen , dass die unter Patentanspruch 1 subsumierbaren Matrix(co)polymere mehr oder weniger breite Erweichungs- bzw. Verflüssigungsbereiche aufwiesen , innerhalb deren sie im Extruder mit anderen Zusatzstoffen gut gemischt und verarbeitet werden könnten. In dieser Phase seien die Polymere noch nicht geschmolzen, was für die Verarbeitung aber auch nicht zwingend erforderlich sei. Zu welchem Zeitpunkt und bei welcher Temperatur die Polymerzusammensetzung als geschmolzen zu bezeichnen sei, lasse sich letztlich nicht oder kaum festlegen, weswegen das Merkmal unbestimmt und "zur Abgrenzung vom Stand der Technik ungeeignet" sei.

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a) Damit hat es das Patentgericht unterlassen, den Gegenstand des Streitpatents im Lichte der Gesamtoffenbarung der Patentschrift zu bestimmen, bevor es sich der Frage zuwandte, ob dieser Gegenstand gegenüber den ursprünglichen Unterlagen unzulässig erweitert ist. Ein erteilter Patentanspruch hat Rechtsnormcharakter (BGH, Beschluss vom 8. Juli 2008 - X ZB 13/06, GRUR 2008, 887 Rn. 13 - Momentanpol II), und es ist eine Rechtsfrage, was sich aus einem Patentanspruch als geschützter Gegenstand ergibt (st. Rspr. seit BGH, Urteil vom 18. Mai 1999 - X ZR 156/97, BGHZ 142, 7 - Räumschild). Die verbindliche Beantwortung von Rechtsfragen ist Aufgabe des angerufenen Gerichts, von der es auch dann nicht entbunden ist, wenn die Rechtsnorm unklar oder deren Auslegung schwierig ist. Ebenso wenig wie der Verletzungsrichter sich darauf zurückziehen darf, den Erfindungsgegenstand ganz oder teilweise nicht bestimmen zu können (BGH, Urteil vom 31. März 2009 - X ZR 95/05, BGHZ 180, 215 Rn. 16 - Straßenbaumaschine), kann das Patentgericht von der Bestimmung des Erfindungsgegenstands mit der Begründung absehen, ein Merkmal sei unbestimmt und (deshalb) zur "Abgrenzung vom Stand der Technik" ungeeignet.

26

Der Sinngehalt eines Merkmals ist mit Blick darauf zu ermitteln, was mit dem Merkmal aus der Sicht des Fachmanns im Hinblick auf die Erfindung erreicht werden soll. Dabei können der allgemeine wie auch der übliche fachliche Sprachgebrauch Anhaltspunkte für das Verständnis des Fachmanns geben. Mit Rücksicht darauf, dass Begriffe in einer Patentbeschreibung abweichend vom allgemeinen Sprachgebrauch benutzt werden können, ist letztlich aber der sich aus dem Gesamtzusammenhang der Patentschrift ergebende Begriffsinhalt maßgeblich. Für einen Rückgriff auf den allgemeinen Sprachgebrauch ist umso weniger Raum, je mehr der Inhalt der Patentschrift auf ein abweichendes Verständnis hindeutet (BGH, Urteil vom 2. März 1999 - X ZR 85/96, GRUR 1999, 909, 911 f. - Spannschraube). Soweit es die Heranziehung der Beschreibung in ihrer Gesamtheit für die Anspruchsauslegung betrifft, ist grundsätzlich ein Verständnis des Anspruchs angezeigt, das im Einklang mit den Erläuterungen in der Beschreibung insgesamt steht. Nur wenn und soweit sich daraus ein Verständnis des Anspruchs ergeben würde, das eindeutig nicht dem entsprechen kann, was unter Schutz gestellt werden soll, ist der Schluss gerechtfertigt, dass aus Teilen der Beschreibung keine Schlussfolgerungen in Bezug auf den geschützten Gegenstand gezogen werden dürfen. Eine Auslegung des Patentanspruchs , die zur Folge hätte, dass keines der in der Patentschrift geschilderten Ausführungsbeispiele vom Gegenstand des Patents erfasst würde, kommt nur dann in Betracht, wenn andere Auslegungsmöglichkeiten, die zumindest zur Einbeziehung eines Teils der Ausführungsbeispiele führen, zwingend ausscheiden oder wenn sich aus dem Patentanspruch hinreichend deutliche Anhaltspunkte dafür entnehmen lassen, dass tatsächlich etwas beansprucht wird, das so weitgehend von der Beschreibung abweicht (BGH, Urteil vom 14. Oktober 2014 - X ZR 35/11, GRUR 2015, 159 Rn. 26 - Zugriffsrechte).

27

4. Wann i. S. der Lehre des Streitpatents von einer "geschmolzenen" Polymerzusammensetzung ("molten polymer composition") gesprochen werden kann, ist funktionell zu bestimmen. Die Polymerzusammensetzung muss bei Zugabe der Mikrokugeln nicht im strengen Sinne geschmolzen, sondern ihre Viskosität muss lediglich soweit herabgesetzt sein, dass sie in einem Extruder verarbeitbar ist.

28

Der Senat hat im ersten Berufungsurteil ausgeführt, dass der sowohl in Merkmal 1.2 als auch in Merkmal 4 verwendete Begriff der "molten polymer composi- tion" eine Reihenfolge der Verfahrensschritte zum Ausdruck bringt, nach der die expandierbaren Mikrokugeln einer bereits vor der Beimischung "geschmolzenen" Polymerzusammensetzung zugesetzt werden. Dabei ist der Senat davon ausgegangen, dass der Fachmann mit dem Begriff "molten polymer compositi- on" einen eindeutigen Sinngehalt verbindet und dass demgemäß die Tempera- tur der zu extrudierenden Polymerzusammensetzung "schon vor Zufügung der Mikrokugeln über dem Schmelzpunkt der Polymerzusammensetzung liegen muss" (so wörtlich Rn. 32 aE des ersten Berufungsurteils). Ferner hat er es für möglich gehalten und daher die Sache auch insoweit zur weiteren Prüfung durch das mit fachkundigen technischen Richtern besetzte Patentgericht zurückverwiesen , dass bei den Ausführungsbeispielen tatsächlich der Schmelzpunkt überschritten ist. An diesen Annahmen kann auf der Grundlage der Feststellungen im zweiten Urteil des Patentgerichts und des Vortrags der Parteien zum Schmelzpunkt von amorphen Polymeren oder Polymerzusammensetzungen der in Rede stehenden Art und zum Verständnis der Ausführungsbeispiele nicht festgehalten werden.

29

b) Die Streitpatentschrift enthält, wie das Patentgericht insoweit zutreffend ausführt, keine ausdrücklichen Angaben dazu, was im Hinblick darauf, dass bei Polymerzusammensetzungen kein exakt zu bestimmender Schmelzpunkt existiert, unter einer erfindungsgemäßen geschmolzenen Polymerzusammensetzung im Sinne der Merkmale 1.2 und 4 zu verstehen ist.

30

Nach dem allgemeinen fachlichen Verständnis, von dem auch die Gutachter beider Parteien übereinstimmend ausgehen, werden bei amorphen Polymeren die drei Aggregatzustände Glaszustand, gummi-elastischer Zustand und Schmelze unterschieden, wobei der Übergang von einem Aggregatzustand in den nächsten anders als bei kristallinen Stoffen bei Erhöhung der Temperatur nicht abrupt erfolgt. Vielmehr liegen zwischen den Aggregatzuständen die Übergangsbereiche Erweichung und Fließtemperatur (vgl. Schwarzl, Poly- mermechanik, Springer Verlag 1990, S. 86-91; Gutachten O. [K4], S. 11-15; Gutachten S. [G9], S. 2-7). In welchem Aggregatzustand sich ein Polymer befindet, richtet sich nach dem Verhältnis zwischen dem Speicherschermodul G' und dem Verlustschermodul G''. Der Speicherschermodul G' bezieht sich auf die Fähigkeit eines Werkstoffs, eine durch eine Belastung eingetretene Deformation wieder rückgängig machen zu können, d.h. das reversible elastische Verhalten (als Festkörpereigenschaft), während der Verlustschermodul G'' das "irreversible" viskose Verhalten eines Werkstoffs (als Flüssigkeitseigenschaft ) beschreibt, bei dem die durch molekularen Veränderungen eingetretenen Deformationen nicht mehr zurückgestellt werden. Der Quotient von G'' und G' ergibt den Verlustfaktor tan δ. Im Glaszustand ist der Speicherschermodul höher als der Verlustschermodul. Bei steigender Temperatur nimmt der Verlustschermodul stetig zu, während der Speicherschermodul abnimmt. Im gummi-elastischen Zustand erreicht der Verlustfaktor ein lokales Minimum und steigt bei zunehmender Temperatur mit Abnahme des Speicherschermoduls an (vgl. Schwarzl, aaO, S. 90). Nach einer soweit ersichtlich allgemein anerkannten Definition markiert ein tan-δ-Wert von 1, bei dem mithin Speicherschermodul und Verlustschermodul gleich groß sind, bei Polymeren den Übergang vom Festkörper zum "flüssigen", d.h. geschmolzenen, Zustand. Auch in Patentanmeldungen der Beklagten (US 5 593 628, Sp. 17 Z. 35-39 und WO 98/46197, S. 5 Z. 12-15) wird von diesen Werten als Grenze für den Übergang zur Schmelze ausgegangen. Ebenso geht der Parteigutachter S. von diesen Grenzwerten aus, wenn er ausführt, dass die Temperatur oberhalb der Schmelztemperatur, bei der Speicher- und Verlustmodul gleich sind und der Verlustfaktor tan δ somit 1 beträgt, einen Zustand der Polymerschmelze bezeichne , in der diese weniger elastisch und der viskose Anteil höher sei als bei der niedrigeren Temperatur, bei der der Verlustfaktor tan δ ein lokales Minimum betrage, der Werkstoff somit keine Formstabilität mehr besitze und von selbst verlaufe (G9 S. 5 Mitte; vgl. auch G11 S. 2 oben: "formale Definition einer Schmelztemperatur über das Kriterium tan δ = 1").

31

Allerdings ist - worauf der Parteigutachter S. in Übereinstimmung mit den Ausführungen des Patentgerichts zu Recht hinweist - für die Verarbeitbarkeit von schmelzenden Polymerwerkstoffen nicht der Verlustfaktor tan δ entscheidend, sondern die bei der gewünschten Verarbeitungstemperatur vorliegende Viskosität als Maß für den Fließwiderstand eines Fluids (G11 S. 2 oben). Der Gutachter führt ferner aus, dass sich für die in seinem Gutachten vom 24. Mai 2012 (G7) angegebene Grenzviskosität von 104 Pa.s für die untersuchten Heißschmelzzusammensetzungen "Schmelztemperaturen" ergäben, die praktisch mit denen zusammenfielen, die aus der Heranziehung des Minimums der tan-δ-Kurve resultierten (G11 S. 5 oben), wobei zu beachten sei, dass die tatsächliche Viskosität über der Null-Viskosität liege, da die Polymerzusammensetzung im Extruder höheren Scherraten ausgesetzt sei (G11 S. 10 Abs. 2).

32

Dafür, den Begriff "molten polymer composition" in diesem Sinne funktionell zu interpretieren, spricht der Gesamtinhalt der Beschreibung des Streitpatents.

33

Soweit das Extrusionsverfahren im Allgemeinen beschrieben wird, finden sich in der Beschreibung keine Hinweise darauf, dass die expandierbaren Mikrokugeln erst dann zugesetzt werden sollen, wenn die Polymerzusammensetzung geschmolzen ist. Als Parameter für die Temperatur wird lediglich die Expansion der Mikrokugeln genannt; die vorzugswürdige Temperatur soll unter derjenigen liegen, die zur Expansion der Mikrokugeln führt. Wird die Temperatur höher gewählt, was nach der Beschreibung möglich ist, muss sie nach dem Mischen und vor dem Beifügen der Mikrokugeln wieder heruntergesetzt werden (S. 16 Z. 14-17). In jedem Fall sollen Temperaturen vermieden werden, die zu einer unerwünschten vorzeitigen Expansion der Mikrokugeln während des Mischvorgangs führen (S. 16 Z. 29 - S. 17 Z. 1). Zu der Frage, wie sich die Temperatur auf die Polymermischung auswirkt bzw. auswirken soll, nämlich ob diese bereits den Schmelzpunkt überschritten haben soll, enthält die Beschreibung der Anmeldung an dieser Stelle keine Aussage.

34

Ebensowenig offenbart die Beschreibung des Extrusionsverfahrens in den die Hot-Melt-Zusammensetzungen 1 bis 10 betreffenden Ausführungsbeispielen eine solche technische Lehre. Der Fachmann kann diesen Beispielen nicht entnehmen, dass die Polymerzusammensetzung bereits vollständig geschmolzen ist, wenn die Mikrokugeln zugegeben werden. Das Patentgericht hat nichts dafür festgestellt, dass der Fachmann der Offenbarung etwas anderes entnimmt, als dasjenige, was es selbst als fachmännisches Wissen beschreibt , dass es nämlich unerheblich ist, ob eine Polymerzusammensetzung zu einem bestimmten Zeitpunkt des Extrusionsprozesses bereits vollständig geschmolzen ist, solange die Viskosität hinreichend herabgesetzt und eine gute Durchmischung, hier auch mit den expandierbaren Mikrokugeln, gewährleistet ist, wobei die Temperaturen ohnehin nicht so hoch sein dürfen, dass die Mikrokugeln vorzeitig expandieren. Allerdings ist das Patentgericht unzutreffend davon ausgegangen, dass

35

der Extrusionsprozess in den Beispielen des Streitpatents über die gesamte Extruderstrecke bei 93,3°C durchgeführt wird. Diese Temperaturangabe bezieht sich lediglich auf den in einem ersten Extruder (Bonnot-Extruder) durchgeführten Verfahrensabschnitt, bei dem die Heißschmelzzusammensetzung gemischt wird. Der gemischte Schmelzklebstoff wird anschließend in einen - zweiten - (Doppelschnecken-)Extruder mit drei Einlassöffnungen (PfleiderExtruder ) eingespeist, in dem die Temperatur auf den in den Ausführungsbeispielen jeweils angegebenen Wert eingestellt wird. Da die Mikrokugeln erst in diesem zweiten Extruder über die dritte Öffnung zugegeben werden, kommt es für die Frage, ob die Polymerzusammensetzung zu diesem Zeitpunkt geschmolzen ist, auf die Temperatur im zweiten Extruder in diesem Streckenabschnitt an. Diese variiert von 82°C (Beispiele 10 und 11) bis 121°C (Beispiele 6, 7, 8, 9, 14, 15, 50, 51 und 52). Gleichwohl ergeben die Beispiele nicht, dass die Heißschmelz36 zusammensetzungen im Zeitpunkt der Zugabe der Mikrokugeln in einem vollständig geschmolzenen Zustand vorliegen, da ihre Schmelztemperatur (im Sinne eines Verlustfaktors von 1) - wie der Parteigutachter O. dargelegt hat (K4) - über den Verarbeitungstemperaturen im Extruder liegt. Den Ausführungsbeispielen lässt sich damit lediglich entnehmen, wie die Beklagte mit dem Gutachten S. (G7) belegt hat, dass die Mikrokugeln der Polymerzusammensetzung zugegeben werden, wenn der Verlustfaktor tan δ sein lokales Minimum durchschritten hat, also unter einem Wert von 1 liegt, und die Polymermatrix sich damit im gummi-elastischen, verarbeitbaren Zustand befindet.

37

Schließlich lässt sich auch dem beschriebenen apparativen Aufbau nicht entnehmen , dass die Polymerzusammensetzung bereits geschmolzen ist, wenn die Mikrokugeln zugegeben werden. Die Zahnradpumpe wird zur Steuerung der Fließgesschwindigkeit im ersten Extruder eingesetzt, in dem eine Temperatur von 93,3°C herrscht. Bei dieser Temperatur ist die Polymerzusammensetzung nicht im strengen Sinne (Verlustfaktor tan δ = 1) geschmolzen.

38

c) Der Umstand, dass, wie auch das Patentgericht angenommen hat und die Klägerin unter Bezugnahme auf die Ausführungen ihres Gutachters geltend macht, keinem der Beispiele zu entnehmen ist, dass die Temperatur der Polymermischung bei Zufügung der Mikrokugeln über der Schmelztemperatur im engeren, strengen Sinne liegt, sowie die funktionsorientierte Erwägung, dass es nur darauf ankommt, die Viskosität so weit herabzusetzen, dass sich die Polymerzusammensetzung gut im Extruder verarbeiten und mit den Mikrokugeln vermischen lässt, schließen ein Verständnis aus, nach dem Speicherschermo- dul und Verlustschermodul gleich groß sein müssen und mithin tan δ einen Wert von  1 annehmen muss, wenn von einer "molten polymer composition" soll gesprochen werden können.

39

5. Ist danach der Begriff "molten polymer composition" in den Merkmalen 1.2 und 4 dahin zu verstehen, dass die Polymerzusammensetzung bei Zugabe der Mikrokugeln nicht im strengen Sinne geschmolzen sein muss, sondern lediglich ihre Viskosität soweit herabgesetzt sein muss, dass sie in einem Extruder verarbeitbar ist, enthält der Gegenstand des Streitpatents insoweit keine unzulässige Erweiterung.

40

Dennoch hat die Berufung im Ergebnis keinen Erfolg. Denn der so verstandene Gegenstand des Streitpatents ist nicht patentfähig.

41

Die erneute Prüfung der Patentfähigkeit ist nicht deshalb entbehrlich, weil sie der Senat im ersten Berufungsurteil bereits bejaht hat. Diese Bewertung beruhte auf dem am Ende der damaligen mündlichen Berufungsverhandlung gegebenen Sachstand und den entsprechenden Erkenntnismöglichkeiten. Die tatsächliche Grundlage der Beurteilung hat sich nunmehr jedoch geändert, weil nach dem ersten Berufungsurteil tatsächliche Erkenntnisse über die Verarbeitung amorpher Polymere im Extruder hinzugekommen sind, die, wie ausgeführt, andere Schlussfolgerungen für das Verständnis der "molten polymer compositi- on" gebieten.

42

Das Patentgericht hat zur Patentfähigkeit ausgeführt:

43

Die deutsche Offenlegungsschrift 195 31 631 (E01) betreffe ein Verfahren zur Herstellung thermoplastischer Kunststoffschäume mit syntaktischer Schaumstruktur. Danach werde ein Gemisch aus thermoplastischem Polymer bzw. einer thermoplastischen Zusammensetzung und expandierbaren polymeren Mikrokugeln ohne Zusatz von Lösemitteln in geschmolzenem Zustand im Extruder durch eine Düse extrudiert. Die von der Lehre der E01 umfassten Ausführungsformen des Extrusionsverfahrens wiesen sämtliche Merkmale des streitpatentgemäßen Verfahrens auf. Da aus dem Wortlaut des Patentanspruchs 1 des Streitpatents in der erteilten Fassung nicht hervorgehe, wann genau im Verfahrensablauf die im Verfahrensschritt d vorgesehene mindestens teilweise Expansion der Mikrokugeln erfolge, erfasse das patentgemäße Verfahren sowohl Ausführungsformen, bei denen nahezu die gesamte Expansion bereits vor dem Austritt der Polymermasse aus der Extruderdüse stattfinde, als auch Ausführungsformen, bei denen nur eine geringfügige Expansion vor dem Austritt aus der Düse und die vollständige Expansion erst nach dem Austritt aus der Düse erfolge. Da das Merkmal, dass die Polymerzusammensetzung zunächst vollständig geschmolzen sein müsse, bevor die expandierbaren polymeren Mikrokugeln zugesetzt würden, nicht zu berücksichtigen sei, könne auch dahinstehen, dass die Temperaturführung in den Ausführungsbeispielen der E01, in denen die Temperaturen im Extrusionszylinder bei 395 bis 405 K und damit jedenfalls oberhalb des Schmelz- bzw. Erweichungsbereichs der eingesetzten Polyethylene lägen, sich nicht wesentlich von der Temperaturführung in den Ausführungsbeispielen des Streitpatents unterscheide.

44

Das Verfahren gemäß Patentanspruch 1 sei auch gegenüber der Abhandlung von Elfving, Foaming Plastics With Expancel Microspheres, Seminarbeitrag 19. Februar 1998, RAPRA Technology Ltd. (E02), nicht neu. Diese Abhandlung befasse sich mit dem Aufschäumen von Polymermassen mittels "Ex- pancel"-Mikrokugeln. Sie betreffe - wie sich bereits aus ihrem Titel ergebe - Produkte eines Verfahrens mit den Kriterien der Merkmalsgruppen 1 und 3 und offenbare auch die übrigen Merkmale von Patentanspruch 1. So expandierten die Mikrokugeln schon teilweise im Extruderzylinder und damit vor dem Austritt aus der Extruderdüse, womit auch die Merkmale 5 und 6 offenbart seien. Die aufgabenhaft gehaltenen Merkmale der Merkmalsgruppe 4, wonach das Schmelzmischen der geschmolzenen Polymerzusammensetzung und der expandierbaren polymeren Mikrokugeln hinsichtlich Temperatur und Schergeschwindigkeit unter solchen Prozessbedingungen durchzuführen sei, dass eine expandierbare, extrudierbare Masse entstehe, stellten Selbstverständlichkeiten bei der Extrusion von Thermoplasten mit Mikrokugeln dar, die sich für den Fachmann auch aus den Temperaturangaben und den ihm geläufigen Erweichungs - und Schmelzbereichen der in der E02 verwendeten thermoplastischen Elastomere ergäben. Insoweit stünden fehlende Ausführungen in der E02 hierzu der Annahme der fehlenden Neuheit nicht entgegen. Entsprechendes gelte in Bezug auf Merkmal 2, das die E02 ebenfalls nicht ausdrücklich erwähne.

45

Selbst wenn man mit der Beklagten von der Neuheit des Gegenstands von Patentanspruch 1 ausginge, sei die Patentfähigkeit jedenfalls deshalb zu verneinen, weil die E02 dem Fachmann das erfindungsgemäße Verfahren nahegelegt habe. Die Entgegenhaltung E02 gebe nicht nur die Anregung, Extrudate aus geeigneten thermoplastischen Zusammensetzungen als Polymermatrix und expandierbaren und extrudierbaren polymeren Mikrokugeln herzustellen , sondern vermittle eine ausreichende technische Lehre, so dass der Fachmann aufgrund seines Fachwissens ohne weiteres zu den für den jeweiligen Anwendungszweck maßgeschneiderten Verfahren mit den Merkmalen von Patentanspruch 1 des Streitpatents habe gelangen können.

46

Der Gegenstand von Patentanspruch 1 sei aber selbst bei Berücksichtigung des Merkmals "geschmolzene Polymerzusammensetzung" im Hinblick auf die im Rahmen der erneuten Verhandlung vor dem Patentgericht von der Klägerin als weitere Entgegenhaltung eingeführte internationale Anmeldung WO 97/47681 (E19) nicht patentfähig.

47

Diese Beurteilung hält der Überprüfung im Berufungsverfahren im Ergebnis stand.

48

Entgegen der Annahme des Patentgerichts wird der Gegenstand von Patentanspruch 1 in der verteidigten Fassung zwar nicht durch die deutsche Offenlegungsschrift 195 31 631 (E01) vorweggenommen.

49

Die Entgegenhaltung E01 betrifft ein Verfahren zur Herstellung von thermoplastischen Kunststoffschäumen mit syntaktischer Schaumstruktur, bei dem handelsübliche Massenkunststoffe unter Verwendung von mit Gas oder Flüssigkeit gefüllten, thermoplastischen, unter Wärmeeinwirkung expandierenden Mikroballons in einem Extruder gemischt und aufgeschäumt werden (Sp. 1 Z. 1-12).

50

Die expandierbaren Mikroballons bestehen in den Ausführungsbeispielen aus einer Polyacrylnitrilhülle und ca. 18 Gewichtsprozent eingeschlossenem Isopentan ; dies entspricht den Merkmalen 1.1 und 3. Sie werden mit einer Polymerzusammensetzung , der kein Lösungsmittel zugesetzt wird, in einem Extruder verarbeitet (Merkmale 1.3 und 2).

51

Nach der Beschreibung ist das Verfahren nach der E01 dadurch gekennzeichnet , dass den zu verarbeitenden Matrixkunststoffen mit hohen Erweichungsoder Schmelztemperaturen Komponenten beigemischt werden, die bereits vor Erreichen der Temperaturen, bei denen die Mikrokugeln expandieren, Schmelzanteile bilden. Durch die früh gebildeten Schmelzanteile soll der Auf- bau von Druck noch vor dem (vollständigen) Schmelzen der Matrixpolymere ermöglicht und die Expansion der Mikroballons im Extruder oder der Spritzgussmaschine während der Existenz fester, höherschmelzender Matrixkunststoffanteile wirksam verhindert und ferner die Einwirkung von Scherkräften auf die Mikrokugeln weitgehend vermieden werden (Sp. 4 Z. 22-39). Das Expansionsvermögen der Mikrokugeln soll so für das scherwirkungsfreie Stadium nach dem Verlassen der Extruderdüse bewahrt und zur Ausbildung der angestrebten syntaktischen Schaumstrukturen nahezu vollständig nutzbar gemacht werden (Sp. 4 Z. 43-47). Damit sind auch die Merkmalsgruppe 4 und Merkmal 5 verwirklicht.

52

Entgegen der Auffassung der Beklagten offenbart die E01 auch das Merkmal 6. Zwar besteht der Grundgedanke der E01 darin, einer vorzeitig, d.h. vor dem Verlassen der Extruderdüse, eintretenden Expansion der Mikrokugeln aufgrund der zum Aufschmelzen des Polymers erforderlichen Temperatur durch Druckaufbau entgegenzuwirken. Wie sich jedoch insbesondere der Beschreibung der Beispiele 2, 3 und 7 entnehmen lässt, ermöglicht das erfindungsgemäße Verfahren die nahezu vollständige (Beispiele 2 und 3) oder hochgradige (Beispiel
7) Nutzung des Expansionsvolumens der Mikroballons zur Bildung der syntaktischen Schaumstruktur. Danach kann praktisch nicht ausgeschlossen werden, dass Mikrokugeln bereits vor dem Austritt aus der Extruderdüse zumindest teilweise expandieren. Bestätigt wird dies auch durch die Ausführungen in E02 (S. 3 lk. Sp. "Extrusion" Abs. 2). Dort heißt es, dass die Expansion zwar größtenteils hinter der Düse stattfinden solle, wenn der Druck abfalle. Die zum Aufschäumen verschiedener Polymere geeigneten Expancel-Mikrokugeln begännen aber schon im Extrusionszylinder ein wenig zu expandieren ("start to expand a little already in the barrel"). Damit ist Merkmal 6 verwirklicht. Denn es erlaubt, wie vom Patentgericht zutreffend ausgeführt, weder eine Quantifizierung des Anteils von Mikrokugeln, die erfindungsgemäß bereits vor Austritt aus der Düse expandiert sein sollen, noch eine Quantifizierung des Ausmaßes der Expansion.

53

Nicht offenbart ist jedoch Merkmal 1.2. In Beispiel 6 der E01 werden zunächst die Polymerkomponenten gemischt, die aus einem Polyethylenpulver mit einem Schmelzpunkt von ca. 380 K und einem Granulat bestehen, das sich zu gleichen Teilen aus einem linearen Polyethylen niederer Dichte (LLD-PE) und einem hochmolekularen Polyisobutylen zusammensetzt, das als unter Normalbedingungen bereits hochviskos fließfähig bezeichnet wird. Sodann werden Mikroballons homogen untergemischt und es erfolgt die Verarbeitung auf dem Extruder, wie zu Beispiel 1 geschildert. Danach enthält die Polymerzusammensetzung zwar bereits fließfähige Anteile. Sie ist jedoch nicht insgesamt fließfähig in dem Sinn wie Merkmal 1.2 nach den vorstehenden Erörterungen zu verstehen ist.

54

Der Gegenstand der mit dem Hauptantrag verteidigten Fassung von Patentanspruch 1 beruht jedoch nicht auf erfinderischer Tätigkeit, sondern war dem Fachmann, dessen Definition durch das Patentgericht die Parteien nicht in Zweifel ziehen, durch die US-Patentschrift 5 100 728 (E18) nahegelegt.

55

Die E18 beschreibt Haftklebebänder und ihre Herstellung und insbesondere geschäumte Haftklebebänder mit einer Polymermatrix auf Acryl- oder Kautschukbasis (Sp. 2 Z. 18-20), die extrudiert wird (Sp. 3 Z. 8-15). Genannt werden insbesondere Polymerzusammensetzungen aus Acrylaten unterschiedlich niedriger Glasübergangstemperaturen (Sp. 5 Z. 5-19). Die Trägerschicht umfasst Mikrokugeln niedriger Dichte (Sp. 2 Z. 13-15), die aus Keramik, Polymer, Glas, Kohlenstoff oder einem anderen geeigneten Material bestehen und fest, hohl oder porös, starr oder elastisch und klebrig oder nicht klebrig sein können (Sp. 2 Z. 25-31, Sp. 6 Z. 31-50). Hohle Mikrokugeln werden bevorzugt, besonders bevorzugt werden hohle Keramikmikrokugeln, da sie hohe Bruchfestigkeit aufwiesen und im Allgemeinen preisgünstiger seien als Glas-, Polymer- und Kohlenstoffmikrokugeln (Sp. 7 Z. 12-17). Es können - wie im Streitpatent (vgl. dort Abs. 12 der Beschreibung) - zusätzliche Füllstoffe verwendet werden, und sämtliche Komponenten können gemischt in den Extruder gegeben werden. Es ist jedoch auch möglich, einen oder mehrere der Füllstoffe erst der bereits im Extrusionszylinder befindlichen Polymerzusammensetzung zuzugeben. Enthält der Füllstoff zerbrechliche Mikrokugeln niedriger Dichte, wird es bevorzugt, ihn am hinteren Ende des Extruders ("at the downstream end") zuzugeben, um die Bruchgefahr zu vermindern (Sp. 10 Z. 62-67).

56

Die E18 bezieht sich danach zwar nicht auf expandierbare Mikrokugeln, offenbart dem Fachmann aber ein Verfahren, das für empfindliche, leicht zerbrechliche Mikroglaskugeln die Bruchgefahr mindert, indem diese erst am hinteren Ende des Extruders ("at the downstream end") zugegeben werden. Sie zeigt dem Fachmann überdies, dass Mikrokugeln unterschiedlicher Art, insbesondere auch Polymerhohlkugeln, verwendet werden können. Dies gab ihm Anlass, auch expandierbare Hohlkugeln in Betracht zu ziehen.

57

Der Fachmann, der anstelle von Mikroglaskugeln expandierbare Mikrokugeln verwenden will, wusste aus der Technischen Mitteilung Nr. 24 des Mikrokugel -Herstellers Expancel (E03), dass ein Zusammenhang zwischen der Temperatur und der Verweildauer im Extruder sowie dessen Arbeitsgeschwindigkeit besteht und die Einstellung dieser Parameter das Verhalten der Mikrokugeln beeinflusst (S. 4 lk. Sp. Abschnitt: "Temperatures" und "Other Process Parameters - Extrusion"). So wird dem Fachmann in diesem Mitteilungsblatt geraten, am unteren Ende der empfohlenen Temperaturen zu arbeiten. Eine geringere Temperatur verlängere - so heißt es dort weiter - allerdings die Verweildauer im Extruder. Diese könne zwar verkürzt werden, wenn der Extruder bei höherer Geschwindigkeit arbeite. Eine hohe Geschwindigkeit erzeuge aber wiederum Reibungswärme und starke Scherkräfte, die die Mikrokugeln beschädigen oder zerstören könnten. Da expandierbare Mikrokugeln damit in ähnlicher Weise wie Mikroglaskugeln empfindlich auf zu hohe Temperaturen oder zu starke Scherkräfte reagieren, hatte der Fachmann Anlass, das in der E18 beschriebene Extrusionsverfahren auch auf die Extrusion von Polymerzusammensetzungen mit expandierbaren Mikrokugeln anzuwenden, weil für ihn erkennbar war, dass er durch spätere Zuführung der Mikrokugeln die geringere Viskosität der bereits erwärmten Polymerzusammensetzung vorteilhaft nutzen konnte. Zudem konnte er auf diese Weise einer zu starken Erwärmung der Mikrokugeln vorbeugen, woran ihm gerade bei expandierenden Mikrokugeln gelegen sein musste.

58

Patentanspruch 15 ist nicht gesondert zu prüfen. Das Patentgericht führt unbeanstandet von der Berufung aus, dass die Beklagte ihre Haupt- und Hilfsanträge als geschlossene Anspruchssätze verstanden wissen wolle.

59

Schließlich hat das Streitpatent auch in der Fassung der Hilfsanträge keinen Bestand.
a) Mit Hilfsantrag I wird der Verfahrensschritt a formal in zwei Abschnit60 te aufgeteilt, wobei der Abschnitt a sich nunmehr ausschließlich auf die Polymerzusammensetzung bezieht und Abschnitt b die Beschaffenheit der Mikrokugeln beschreibt und um den Zusatz "and adding the unexpanded polymeric microspheres to the molten polymer composition" ergänzt wird. Damit wird die in den Merkmalen 1.2 und 4 der mit dem Hauptantrag verteidigten Fassung zum Ausdruck kommende Reihenfolge der Verfahrensschritte ausdrücklich genannt. Eine sachliche Änderung ist damit nicht verbunden. Ferner soll dem bisherigen Verfahrensschritt b, nunmehr c, das Merkmal "without causing the ex- pandable microspheres to expand or break" hinzugefügt werden. Neu eingefügt werden soll Verfahrensschritt d, der wie folgt lautet: "transferring the expandab- le extrudable composition to an extrusion die". Auch diese Merkmale enthalten keine Einschränkungen gegenüber dem Hauptantrag, sondern werden dort vorausgesetzt, wenn nach den Merkmalen 4.1 und 4.2 eine extrudierbare und expandierbare Zusammensetzung gebildet werden soll, die nach Merkmal 5 durch eine Düse extrudiert wird. Mithin können auch sie die Patentfähigkeit nicht begründen. Schließlich soll der Gegenstand von Patentanspruch 1 (entsprechend

61

Patentanspruch 15 des Hauptantrags) auf die Herstellung eines klebenden Polymerschaums (adhesive polymer foam) beschränkt werden, wobei die Polymerzusammensetzung ein "acrylate or methacrylate adhesive polymer or copo- lymer" umfassen soll (Hinzufügung bei Verfahrensschritt f). Der Einsatz des Verfahrens nach Patentanspruch 1 zur Herstellung eines

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klebenden Polymerschaums unter Verwendung eines (Meth-)Acrylat (Co-)Polymers war dem Fachmann jedoch ausgehend von der Entgegenhaltung E18 nahegelegt, die eine Haftklebepolymermatrix auf Acrylbasis verwendet. Wie die Entgegenhaltung E02 dokumentiert (E02, S. 2 Tabelle 1), war dem Fachmann bekannt, dass entsprechende Verfahren auch zur Herstellung eines klebenden Polymerschaums eingesetzt werden können.
b) Der Gegenstand von Patentanspruch 1 in der Fassung Hilfsantrags II

63

ist ebenfalls nicht patentfähig. Hilfsantrag II entspricht im Wesentlichen Hilfsantrag I, wobei der Gegenstand von Patentanspruch 1 auf Hot-MeltPolymerzusammensetzungen eingeschränkt ist und das in Verfahrensschritt c mit Hilfsantrag I aufgenommene Merkmal "without causing the expandable microspheres to expand or break" wieder gestrichen werden soll. Die Verwen- dung von Hot-Melt-Polymerzusammensetzungen ist dem Fachmann beispielsweise aus der E03 bekannt. Dort wird u.a. das auch im Streitpatent als für die Polymermatrix des Schaums brauchbar erachtetes Ethylenvinylacetat (EVA, vgl. Beschr. Abs. 48) als ein zur Extrusion mit Expancel-Mikrokugeln kompatibles Polymer genannt. Ebenso ist dem Fachmann die Verwendung von Hot-MeltZusammensetzungen aus der E18 bekannt (Sp. 5 Z. 31; Sp. 14 Z. 23-28).
c) Ebenso wenig ist der Gegenstand von Patentanspruch 1 in der Fas64 sung des Hilfsantrags III patentfähig. Dieser Hilfsantrag setzt auf Hilfsantrag II auf, wobei bei Verfahrensschritt b am Ende das Merkmal "and adding the unex- panded polymeric microspheres to the molten polymer composition" durch das Merkmal "and adding the expandable polymeric microspheres to the molten polymer composition" ersetzt wird. Der Austausch der Begriffe "unexpanded" und "expandable" ist ohne sachliche Bedeutung. Ferner soll nach Hilfsantrag III folgender Verfahrensschritt d aufgenommen werden: "wherein the temperature during melt mixing is controlled to a value insufficient to cause expandable microspheres to expand". Dass die Mikrokugeln möglichst nicht schon während des Schmelzmischens expandieren sollen, ergibt sich für den Fachmann bereits aus der E01 (Sp. 4 Z. 22-39 und Z. 43-47). Die Ersetzung des Begriffs "a plurality" durch "most" im letzten Verfah65 rensschritt ("at least partially expanding most of …") kann die Patentfähigkeit ebenfalls nicht begründen. Abgesehen davon, dass es diesem Kriterium bereits an der erforderlichen Klarheit fehlen dürfte, ist es in der Praxis nicht ausgeschlossen , dass Mikrokugeln zum größeren Teil bereits vor dem Austritt aus der Extruderdüse zumindest teilweise expandieren. So wird in der E02 (S. 3 lk. Sp. "Extrusion" Abs. 2) ausgeführt, dass die Kugeln schon im Extrusionszylinder ein wenig zu expandieren begännen ("start to expand a little already in the barrel").

66

d) Hilfsantrag IV übernimmt im Wesentlichen die mit dem Hauptantrag verteidigte Fassung von Patentanspruch 1 mit der Maßgabe, dass die Mikrokugeln stromabwärts in den Extruder gegeben werden ("feeding a polymer composition comprising an acrylate or methacrylate adhesive polymer or copolymer and downstream adding a plurality of expandable polymeric microspheres"). Dieses Merkmal ist zu 3 b bereits abgehandelt.
e) Hilfsantrag V entspricht Hilfsantrag IV, ist im Unterschied zu diesem

67

aber auf Hot-Melt-Polymerzusammensetzungen beschränkt. Die Ausführungen zu Hilfsantrag II, der ebenfalls Hot-Melt-Polymerzusammensetzungen zum Gegenstand hat, und zu Hilfsantrag IV gelten entsprechend.
f) Hilfsantrag VI entspricht Hilfsantrag I, wobei lediglich das Merkmal

68

"wherein the polymer composition comprises an acrylate or methacrylate adhe- sive polymer or copolymer" von Verfahrensschritt f in den Verfahrensschritt a verschoben werden soll. Da es sich hierbei lediglich um die Beschreibung einer möglichen Zusammensetzung des verwendeten Polymers handelt, nicht aber um eine Änderung des Verfahrensablaufs, unterscheidet sich Hilfsantrag VI damit in der Sache nicht von Hilfsantrag I. Damit ist die Patentfähigkeit des Gegenstands von Patentanspruch 1 aus den zu Hilfsantrag I angeführten Gründen nicht gegeben.
g) Hilfsantrag VII ergänzt Hilfsantrag VI um den Verfahrensschritt d aus

69

Hilfsantrag III "wherein the temperature during melt mixing is controlled to a va- lue insufficient to cause expandable microspheres to expand” und modifiziert den Verfahrensschritt g - wie schon Hilfsantrag III - weiter dahin, dass nicht eine Mehrzahl, sondern die meisten ("most" statt "a plurality") der expandierbaren polymeren Mikrokugeln zumindest teilweise expandiert sind, bevor die expandierbare extrudierbare Zusammensetzung die Düse verlässt. Auch in dieser Fassung ist Patentanspruch 1 aus den zu den Hilfsanträgen VI und III dargelegten Gründen nicht rechtsbeständig.
h) Hilfsantrag VIII entspricht Hilfsantrag VII und sieht darüber hinaus ei70 nen neuen Verfahrensschritt h vor: "further comprising crosslinking the expand- able extrudable composition or the polymer adhesive foam". Die Vernetzung der Polymermatrix ist dem Fachmann aus der E18 (Sp. 5 Z. 54-68) bekannt und stellt daher eine naheliegende Weiterbildung des Verfahrens dar.

71

Die Hilfsanträge IX, X und XI unterscheiden sich von den Hilfsanträgen II, IV und V nur durch den Wegfall der Erzeugnisansprüche und bedürfen daher nach dem Vorstehenden keiner gesonderten Erörterung.

72

Die Kostenentscheidung beruht auf § 121 Abs. 2 PatG in Verbindung mit § 97 Abs. 1 ZPO.

Tatbestand:

1

Die Beklagte ist Inhaberin des am 10. September 1987 angemeldeten, mit Wirkung für die Bundesrepublik Deutschland erteilten und vor Klageerhebung durch Zeitablauf erloschenen europäischen Patents 260 748 (Streitpatents ). Es nimmt Prioritäten vom 13. September 1986, 8. November 1986 und 23. Mai 1987 in Anspruch und umfasst 17 Patentansprüche, von denen Patentanspruch 1 folgenden Wortlaut hat: "Verfahren zur Bitratenreduktion bei der Codierung eines Signals mit einer Folge von Signalwerten, das einen am häufigsten, in ununterbrochenen Teilfolgen vorkommenden, bestimmten Signalwert (A) enthält und aus denen eine Folge von Huffman-Codeworten gebildet wird, dadurch gekennzeichnet, dass wenigstens ein Huffman-Codewort - entweder aus einem anderen Signalwert und aus einer nachfolgenden , ununterbrochenen Teilfolge des bestimmten Signalwertes (A), wenn diese vorhanden ist, - oder aus einem anderen Signalwert und aus einer vorangehenden , ununterbrochenen Teilfolge des bestimmten Signalwertes (A), wenn diese vorhanden ist, gebildet wird und dass bei der Bildung der Folge der Codeworte nur die vorangehenden oder nur die nachfolgenden Teilfolgen des bestimmten Signalwertes (A) mit dem anderen Signalwert verwendet werden."

2

Die Klägerinnen, die sich Ansprüchen aus dem Streitpatent ausgesetzt sehen, machen geltend, der Gegenstand des Streitpatents gehe über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinaus und sei darüber hinaus nicht patentfähig.

3

Das Patentgericht hat das Streitpatent für nichtig erklärt. Hiergegen richtet sich die Berufung der Beklagten, mit der sie das Ziel einer Klageabweisung weiterverfolgt. Hilfsweise verteidigt sie das Streitpatent in der Fassung von neun Hilfsanträgen. Die Klägerinnen treten dem Rechtsmittel entgegen.

Entscheidungsgründe:

4

Die zulässige Berufung führt zur Aufhebung des angefochtenen Urteils und zur Zurückverweisung der Sache an das Patentgericht zur Prüfung der Patentfähigkeit.

5

I. Das Streitpatent betrifft ein Verfahren zur Bitratenreduktion für die Codierung von Bild- oder Videodaten.

6

1. Nach dem im Streitpatent referierten Stand der Technik werden Videosignale so codiert, dass Videobilder mit möglichst geringer Bitrate in ausreichender Qualität übertragen werden können. Die Codierung erfolgt in mehreren Schritten. Zunächst werden gleichgroße Blöcke von Abtastwerten der Bildpunkte einer diskreten Cosinus-Transformation unterworfen, so dass ein neuer Block von Zahlenwerten (Koeffizienten) entsteht. In diesem Block hat in der Regel der überwiegende Teil der Koeffizienten den Wert 0 oder nahezu 0. Wegen dieser Häufigkeit des Werts 0 werden die Koeffizienten Huffman-codiert und dabei ununterbrochene Teilfolgen des Werts 0 als ein einziges "Ereignis" für die Bildung von Huffman-Codeworten verwendet. Bei der Huffman-Codierung werden häufig auftretende Ereignisse mit kurzen und weniger häufig auftretende Ereignisse mit längeren Codeworten codiert. Unter den Codeworten ist keines der Beginn eines anderen, so dass es trotz unterschiedlicher Länge keines Präfixes bedarf, das den Beginn eines neuen Codeworts signalisierte. Insgesamt ergibt sich daraus eine Bitratenreduktion.

7

2. Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ein Codierverfahren anzugeben , das zu einer weiteren Bitratenreduktion für Bilddaten führt.

8

3. Zur Lösung schlägt das Streitpatent in Patentanspruch 1 ein Verfahren zur Bitratenreduktion mit folgenden Merkmalen vor [in eckigen Klammern die Gliederung des Patentgerichts]: 1. Es wird ein Signal mit einer Folge von Signalwerten codiert [1.1, 1.2 a]. 2. In dieser Folge von Signalwerten gibt es einen bestimmten Signalwert A, der am häufigsten und in ununterbrochenen Teilfolgen vorkommt [1.2 b]. 3. Aus den Signalwerten wird eine Folge von HuffmanCodeworten wie folgt gebildet [1.3]: 3.1 Es wird wenigstens ein Huffman-Codewort gebildet [1.4] 3.1.1 entweder aus einem anderen Signalwert und aus einer nachfolgenden ununterbrochenen Teilfolge des bestimmten Signalwertes (A), wenn diese vorhanden ist, [1.4 a] 3.1.2 oder aus einem anderen Signalwert und aus einer vorangehenden ununterbrochenen Teilfolge des bestimmten Signalwertes (A), wenn diese vorhanden ist. [1.4 b] 3.2 Bei der Bildung der Folge der Codeworte werden [1.5] 3.2.1 nur die vorangehenden Teilfolgen [1.5 a] oder 3.2.2 nur die nachfolgenden Teilfolgen [1.5 b] des bestimmten Signalwertes (A) mit dem anderen Signalwert verwendet.

9

4. Einige Merkmale bedürfen der näheren Erläuterung:

10

a) Die Merkmalsgruppe 3.1 hat nicht die ihr vom Patentgericht zugemessene Bedeutung.

11

aa) Im Zusammenhang mit der Prüfung einer unzulässigen Erweiterung hat das Patentgericht angenommen, da der am häufigsten vorkommende Signalwert A in ununterbrochenen Teilfolgen vorkomme ("vgl. Merkmal 2"), sei deren Länge zwangsläufig größer Null. Nach den Merkmalen 3.1.1 und 3.1.2 sollten jedoch nur andere Signalwerte zusammen mit vorhandenen, ununterbrochenen Teilfolgen des bestimmten Signalwerts A codiert werden. Die Merkmalsgruppe 3.1 lasse mithin offen, wie Ereignisse codiert würden, bei denen einem solchen anderen Signalwert kein Signalwert A vorausgehe beziehungsweise nachfolge. Auch den weiteren Merkmalen des Patentanspruchs 1 sei hierzu keine Definition zu entnehmen. Die Codierung von Ereignissen, bei denen die Teilfolge des Signalwerts A die Länge 0 aufweise, sei vielmehr in das Belieben des Fachmanns gestellt. Der Beschreibung sei zwar zu entnehmen, dass auch solche Ereignisse als zu codierende Ereignisse behandelt werden. Indessen habe diese Vorschrift keinen Eingang in den Patentanspruch gefunden. Aus fachmännischer Sicht erscheine es nicht abwegig, nicht alle HuffmanCodeworte gemäß der Bildungsregel der Merkmalsgruppe 3.1 zu bilden, sondern eine Teilmenge der Codeworte nach einer hiervon abweichenden Bildungsregel zu generieren.

12

bb) Dies rügt die Berufung zu Recht als rechtsfehlerhaft.

13

Der Sinngehalt eines Merkmals ist mit Blick darauf zu ermitteln, was mit dem Merkmal aus der Sicht des Fachmanns im Hinblick auf die Erfindung erreicht werden soll. Dabei können der allgemeine wie auch der übliche fachliche Sprachgebrauch Anhaltspunkte für das Verständnis des Fachmanns geben. Mit Rücksicht darauf, dass Begriffe in einer Patentbeschreibung abweichend vom allgemeinen Sprachgebrauch benutzt werden können, ist letztlich aber der sich aus dem Gesamtzusammenhang der Patentschrift ergebende Begriffsinhalt maßgeblich. Für einen Rückgriff auf den allgemeinen Sprachgebrauch ist umso weniger Raum, je mehr der Inhalt der Patentschrift auf ein abweichendes Verständnis hindeutet. Die Beschreibung des Patents kann Begriffe eigenständig definieren und insoweit ein "patenteigenes Lexikon" darstellen. Auch der Grundsatz , dass bei Widersprüchen zwischen Anspruch und Beschreibung der Anspruch Vorrang genießt, weil dieser und nicht die Beschreibung den geschützten Gegenstand definiert und damit auch begrenzt, schließt nicht aus, dass sich aus der Beschreibung und den Zeichnungen ein Verständnis des Patentanspruchs ergibt, das von demjenigen abweicht, das der bloße Wortlaut des Anspruchs vermittelt. Funktion der Beschreibung ist es, die geschützte Erfindung zu erläutern. Im Zweifel ist daher ein Verständnis der Beschreibung und des Anspruchs geboten, das beide Teile der Patentschrift nicht in Widerspruch zueinander bringt, sondern sie als aufeinander bezogene Teile der dem Fachmann mit dem Patent zur Verfügung gestellten technischen Lehre als eines sinnvollen Ganzen versteht. Nur wenn und soweit dies nicht möglich ist, ist der Schluss gerechtfertigt, dass aus Teilen der Beschreibung keine Schlussfolgerungen in Bezug auf den geschützten Gegenstand gezogen werden dürfen (BGH, Urteile vom 12. Mai 2015 - X ZR 43/13, juris Rn. 16 - Rotorelemente; vom 9. Juni 2015 - X ZR 101/13, juris Rn. 26 - Polymerschaum II, jeweils mwN).

14

Das Streitpatent erzielt die angestrebte weitere Bitratenreduktion dadurch , dass als zu codierendes Ereignis nicht die ununterbrochene Folge von Signalwerten A (im Folgenden auch: Signalwerten 0, denn dies ist der häufigste Fall, Sp. 3 Z. 33 bis 36), sondern diese Folge und zusätzlich der nachfolgende (alternativ der vorangehende, wobei diese Alternative im Folgenden zur Vereinfachung außer Betracht bleibt) andere Signalwert behandelt werden. Denn hierfür ergeben sich andere, der Bitratenreduktion günstige Wahrscheinlichkeiten (Sp. 4 Z. 30 bis 43).

15

Die Beschreibung fasst dies, bevor sie auf Einzelheiten des Ausführungsbeispiels eingeht, dahin zusammen, dass das Auftreten einer ununterbrochenen Teilfolge von Nullen und des sich dieser Teilfolge anschließenden Koeffizienten als ein zu codierendes Ereignis angesehen werde, wie der erfindungsgemäßen Lehre zu entnehmen sei. Unmittelbar im Anschluss hieran fügt sie hinzu, wichtig sei, dass auch das Auftreten keiner Null vor einem von Null verschiedenen Koeffizienten - also das Auftreten einer Teilfolge der Länge 0 - als zu codierendes Ereignis behandelt werde (Sp. 3 Z. 37 bis 45). So verfährt auch das Ausführungsbeispiel; das häufigste Ereignis in der Tabelle der Figur 3, das demgemäß das kürzeste Codewort erhält, wird durch eine Teilfolge der Länge 0 und den Koeffizienten 1 gebildet.

16

Eine Lesart des Merkmals 3.1, wonach - entsprechend den Ausführungen des Patentgerichts - eine Behandlung von Koeffizienten mit einer vorangehenden Teilfolge der Länge 0 im Patentanspruch keinen Niederschlag gefunden habe, vernachlässigt, dass es bei der Merkmalsgruppe 3 nicht nur darum geht, wie (mindestens) ein Codewort gebildet wird, sondern wie die "Folge von Huffman -Codeworten" gebildet wird (Merkmal 3 ["Oberbegriff"]). Dies wird durch Merkmal 3.2 weiter verdeutlicht, nach dem bei der Bildung der Folge der Codeworte nur die vorangehenden Teilfolgen des Signalwerts 0 mit dem anderen Signalwert verwendet werden. Demnach ist es nicht nur "wichtig", wie die Beschreibung hervorhebt, sondern unumgänglich, dass auch der Fall berücksich- tigt wird, in dem die Teilfolge die Länge 0 hat. Die Formulierung "wenn diese vorhanden ist" in Merkmal 3.1.2 besagt somit nur, dass in das Codewort der Wert des "anderen" Signalwerts und die Länge > 0 der ununterbrochenen Teilfolge mit Nullwerten eingeht und lediglich der Wert des "anderen" Signalwerts, wenn keine solche Folge vorausgeht. Dies bedeutet zugleich, dass das Codewort in diesem Fall für den "anderen" Signalwert steht, dem keine Teilfolge mit Nullwerten (oder eine solche mit der Länge 0) vorangeht.

17

Dabei handelt es sich nicht um eine Spezialität des Ausführungsbeispiels , sondern um ein generelles Problem, für das an dieser Stelle der Beschreibung die erfindungsgemäße Lösung gezeigt wird. Diese Lösung betrifft deshalb den Patentanspruch insgesamt und ist für seine Auslegung mit zu berücksichtigen.

18

Die Vorgabe, mindestens ein Huffman-Codewort nach dieser Vorschrift zu bilden, erklärt sich daraus, dass nach Patentanspruch 2 dem HuffmanCodewort ein Zusatzcodewort angehängt werden kann, wenn die Teilfolge eine vorgegebene Länge oder der zugeordnete andere Signalwert einen vorgegebenen Betrag überschreitet, und es nach Patentanspruch 3 möglich ist, eine Wertefolge in Abschnitte zu zerlegen und jedem Abschnitt ein Huffman-Codewort zuzuordnen.

19

b) In der Merkmalsgruppe 3.2 stehen die Merkmale 3.2.1 und 3.2.2 in einer Entweder-oder-Beziehung zueinander. Das Wort "nur" jeweils zu Beginn der Merkmale bringt zum Ausdruck, dass in einem Verfahren nur das eine Merkmal oder nur das andere Merkmal zur Anwendung kommt, mithin nicht beide Varianten gemeinsam zur Anwendung kommen können.

20

c) Als ein Verfahren zur Bitratenreduktion ist der Gegenstand des Streitpatents auf digitale Werte beschränkt. Bitfolgen oder -ströme, die reduziert werden könnten, setzten digitale Daten voraus.

21

d) Merkmal 1 ist dahin zu verstehen, dass jeder Wert in einem Signal ein Signalwert ist. Welche inhaltliche Bedeutung diesem Wert zukommt, ist irrelevant.

22

II. Das Patentgericht hat angenommen, das Streitpatent gehe in der erteilten und allen weiteren verteidigten Fassungen über den Inhalt der Anmeldung hinaus.

23

1. Den ursprünglichen Unterlagen sei die Merkmalsgruppe 3.1 nicht unmittelbar und eindeutig zu entnehmen. Der Fall einer Teilfolge der Länge 0 sei dort - anders als in Patentanspruch 1 - nicht offen gelassen, vielmehr definiert geregelt, und es sei als wichtig hervorgehoben worden, dass auch eine ununterbrochene Teilfolge mit der Länge 0 zusammen mit einem davor oder dahinter liegenden, vom Signalwert (A) verschiedenen Koeffizienten als ein zu codierendes Ereignis behandelt werde.

24

2. Weiterhin sei die Merkmalsgruppe 3.2 den ursprünglichen Unterlagen nicht unmittelbar und eindeutig zu entnehmen. Sie bestimme, dass für die Bildung der Huffman-Codeworte nur eine der beiden Varianten nach Merkmal 3.1 verwendet werden könne und daran für das komplette zu codierende Signal festgehalten werden müsse. Die ursprünglichen Unterlagen ließen hingegen beide Varianten nebeneinander zu. In dem für die Anmeldung formulierten Patentanspruch 1 sei am Ende lediglich formuliert worden: "… dass jeder ununterbrochenen Teilfolge von Signalwerten A mit der Länge 0, 1, 2 usw. zusammen mit dem sich der Teilfolge an- schließenden Signalwert oder zusammen mit dem der Teilfolge vorangehenden Signalwert ein Huffman-Codewort zugeordnet wird."

25

Die mit der Merkmalsgruppe 3.2 festgeschriebene Exklusivität der Verwendung von stets nur einer der beiden Varianten finde in diesen ursprünglichen Unterlagen weder eine wortgetreue noch eine sinngemäße Stütze. Für die ursprünglich offenbarten Ausführungsbeispiele sei zwar nur eine solche exklusive Verwendung einer der beiden Varianten gezeigt worden. Gleichwohl sei dem Fachmann bewusst, dass er die Mannigfaltigkeit der zu codierenden Ereignisse auf die Menge der vorangehenden und der nachfolgenden Teilfolgen zusammen mit jeweils einem anderen Signalwert erweitern und die statistischen Signifikanzen dieser größeren Mannigfaltigkeit für die Bildung der HuffmanCodeworte heranziehen könne. Die ursprünglich offenbarten Beispiele würden das Verständnis des Fachmanns in keiner Weise beschränken.

26

III. Dies hält der Nachprüfung im Berufungsverfahren nicht stand.

27

1. Patentanspruch 1 geht mit der Fassung der Merkmalsgruppe 3.1 nicht über den Inhalt der ursprünglichen Unterlagen hinaus. Die Auslegung ergibt, wie ausgeführt, dass auch von einem anderen Signalwert, dem keine Teilfolge des Signalwerts (A) vorangeht beziehungsweise nachfolgt, stets einzeln ein Huffman-Codewort zu bilden ist. Dies entspricht der erfindungsgemäßen Lehre, wie sie schon in der Patentanmeldung beschrieben wurde.

28

2. Patentanspruch 1 geht auch nicht mit der Merkmalsgruppe 3.2 über den Inhalt der ursprünglichen Anmeldung hinaus.

29

Das Ausführungsbeispiel in der Anmeldung des Streitpatents (Anl. K4) zeigt - wie das Patentgericht zutreffend feststellt - ausschließlich eine Codie- rung, bei der ununterbrochene Teilfolgen des Signalwerts 0 mit der Länge 0, 1, 2 … zusammen mit sich daran anschließenden, also nachfolgenden anderen Signalwerten als ein Ereignis für die Bildung von Huffman-Codeworten zusammengefasst werden (K4, Sp. 3 Z. 15 bis 20). Dieses Ausführungsbeispiel offenbart damit das Merkmal 3.2.1 in Bezug auf eine Codierung gemäß Merkmal 3.1.2.

30

Eine Mischung der Codierung, bei der für einen Teil der anderen Signalwerte eine Kombination mit vorangehenden Teilfolgen und für den restlichen Teil eine Kombination mit nachfolgenden Teilfolgen des Signalwerts (A) vorgenommen wird, wird in der Anmeldung nicht erörtert.

31

Der in der Anmeldung formulierte Patentanspruch 1 offenbarte mit seinem kennzeichnenden Teil dem Fachmann eindeutig und unmittelbar, dass nicht nur eine Kombination des anderen Signalwerts mit vorangehenden Teilfolgen , sondern auch eine Kombination mit nachfolgenden Teilfolgen des Signalwerts (A) für die Bildung der Huffman-Codeworte als Ereignis zugrunde gelegt werden kann. Das Verfahren für eine Kombination mit nachfolgenden Teilfolgen des Signalwerts (A) ist in der Anmeldung nicht anhand eines konkreten Ausführungsbeispiels erläutert. Die Alternative am Ende des in der Anmeldung formulierten Patentanspruchs 1, eine Kombination mit nachfolgenden Teilfolgen des Signalwerts (A) vorzunehmen, war für den Fachmann somit dahin zu verstehen , hierfür ebenso vorzugehen wie in dem beschriebenen Verfahren für eine Kombination mit vorangehenden Teilfolgen mit der einzigen Abweichung, für diese Kombination die Reihenfolge der ununterbrochenen Teilfolge des Signalwerts (A) und des daran angrenzenden anderen Signalwerts zu vertauschen. Dieses sich aus dem in der Anmeldung formulierten Patentanspruch ergebende Verständnis bedurfte keiner weiteren Erläuterung durch ein weiteres Ausfüh- rungsbeispiel, sondern erschloss sich aus der Formulierung des Patentanspruchs in der Anmeldung unmittelbar.

32

Ob der Fachmann darüber hinaus der Angabe im beantragten Patentanspruch auch entnahm, beide Varianten mischen zu können, also HuffmanCodeworte zu bilden, denen sowohl Kombinationen anderer Signalwerte mit vorangehenden Teilfolgen als auch Kombinationen mit nachfolgenden Teilfolgen der Signalwerte (A) zugrunde liegen, und beides in einem Signalpaket zuverlässig decodierbar vereinen zu können, kann offen bleiben. Ein solches Verfahren wäre eine zusätzliche Variante, die die Beklagte im Prüfungsverfahren sodann nicht weiterverfolgte, indem sie sich mit der Merkmalsgruppe 3.2 auf eine ausschließliche Verwendung eine der beiden Alternativen ohne Mischformen beschränkte. Da diese beiden Alternativen als zur Erfindung gehörend in der Anmeldung offenbart waren, begründet eine solche Beschränkung keine unzulässige Erweiterung.

33

IV. Das Urteil des Patentgerichts ist auch nicht deshalb im Ergebnis zutreffend , weil Patentanspruch 1 in anderer Hinsicht eine unzulässige Erweiterung enthielte.

34

Merkmal 1 führt nicht über den Inhalt der ursprünglichen Anmeldung hinaus , indem das zu codierende Signal lediglich eine Folge von Signalwerten umfassen und nicht ausschließlich aus solchen Werten bestehen müsste.

35

In dem in der Anmeldung formulierten Patentanspruch 1 wird dieses Merkmal zwar dahin beschrieben, dass das Signal "aus einer Folge von digital dargestellten Signalwerten besteht".

36

Soweit darin die Signalwerte mit dem Adjektiv "digital" beschrieben werden , ist dies unschädlich. Auch wenn dieses Wort im erteilten Patentanspruch nicht vorkommt, ist das Verfahren aufgrund seiner Funktion zur Bitdatenreduktion auf digital dargestellte Werte beschränkt.

37

Soweit die Formulierung des Patentanspruchs 1 in der Anmeldung mit den Worten "besteht aus" eine abschließende Aufzählung beschreibt (vgl. BGH, Urteile vom 12. Juli 2011 - X ZR 75/08, GRUR 2011, 1109 Rn. 37 - Reifenabdichtmittel ; vom 5. Mai 2015 - X ZR 60/13, juris - Verdickerpolymer), ergibt sich daraus keine Diskrepanz zu Merkmal 1 von Patentanspruch 1 in der erteilten Fassung. Auch in der erteilten Fassung ist dieses Merkmal dahin zu verstehen, dass jeder Wert in einem Signal einen Signalwert darstellt.

38

V. Da das Patentgericht - nach seinem Ausgangspunkt konsequent - sich mit der Patentfähigkeit des Gegenstands des Streitpatents nicht befasst hat, ist die Sache unter Aufhebung des angefochtenen Urteils an das Patentgericht zurückzuverweisen (§ 119 Abs. 2 und 3 PatG).

39

Ein Grundgedanke des reformierten Patentnichtigkeitsverfahrens ist es, dass die Patentfähigkeit zunächst durch das auch mit technisch sachkundigen Richtern besetzte Patentgericht bewertet wird und diese Bewertung durch den Bundesgerichtshof überprüft wird. Eine Endentscheidung durch den Bundesgerichtshof (§ 119 Abs. 5 PatG) ist daher regelmäßig nicht sachgerecht, wenn die Erstbewertung des Standes der Technik durch das Patentgericht unterblieben ist (vgl. BGH, Urteil vom 17. Juli 2012 - X ZR 117/11, BGHZ 194, 107 Rn. 60-62 - Polymerschaum I). Dafür, dass im Streitfall etwas anderes gälte, ist nichts erkennbar und wird auch von den Parteien nichts geltend gemacht.

Tatbestand:

1

Der Kläger ist eingetragener Inhaber des mit Wirkung für die Bundesrepublik Deutschland erteilten europäischen Patents 1 366 968 (nachfolgend: Klagepatent). Er nimmt die Beklagte wegen Verletzung des Klagepatents auf Unterlassung, Auskunftserteilung , Rechnungslegung und Feststellung der Verpflichtung zum Schadensersatz in Anspruch. Patentanspruch 1 des Klagepatents hat folgenden Wortlaut: "Zusammenklappbarer Schiebewagen für Kinder und/oder Puppen mit einem Wagengestell (1), das mindestens aufweist: - zwei obere, spiegelbildlich angeordnete, von vorn nach hinten ansteigend und im Wesentlichen V-förmig verlaufende, durchgehende oder aus miteinander verbundenen Abschnitten gebildete Gestellholme (2a, 2b), deren untere Enden zum Verbringen aus einer zusammengelegten Stellung in eine Aufstellposition schwenkbar an einem Verbindungsteil (3) angekoppelt sind, - an welchem Verbindungsteil (3) zwei untere, spiegelbildlich angeordnete , von vorn nach hinten im Wesentlichen V-förmig verlaufende , durchgehende oder aus miteinander verbundenen Abschnitten gebildete verschwenkbare Gestellholme (4a, 4b) angeordnet sind, an deren hinteren Enden Radlagerhalter (5) für hintere Räder oder Räderanordnungen (6) befestigt sind, - mindestens eine vordere Radanordnung (7) mit mindestens einem Rad, die mittels mindestens eines Radlagerhalters (8) an dem Verbindungsteil (3) oder einem Brückenteil der unteren Gestellholme (4a, 4b) befestigt ist, gekennzeichnet durch: - ein aufstellbares Spreizgestänge (9) in Form eines Kreuzgestänges , das in einem bestimmten Abstand zum Verbindungsteil (3) an den Holmen (2a, 2b; 4a, 4b) und diese verbindend vorgesehen und derart ausgebildet ist, dass nach dem Aufstellen des Wagengestells die oberen und die unteren Holme (2a, 2b) in die charakteristische V-Position sowohl zueinander als auch gegeneinander verbracht sind und beim Zusammenlegen des Spreizgestänges (9) die oberen und unteren Holme (4a, 4b) gleichzeitig aufeinander zu verschwenken."

2

Die Patentansprüche 2 bis 19 sind unmittelbar oder mittelbar auf Patentanspruch 1 rückbezogen.

3

Die Beklagte vertreibt einen Kinderwagen unter der Modellbezeichnung "Futura" über das Internet, dessen nähere Ausgestaltung sich aus den als Anlage K 13 zu den Akten gereichten, teilweise nachfolgend wiedergegebenen Fotografien ergibt (nachfolgend: angegriffene Ausführungsform). Die angegriffene Ausführungsform stellte sie auch auf der Messe "Kind und Jugend 2009" in Köln aus.

4

Das Landgericht hat die Klageansprüche im Wesentlichen zuerkannt. Das Berufungsgericht hat sie abgewiesen. Mit seiner vom Senat zugelassenen Revision be- gehrt der Kläger die Wiederherstellung des landgerichtlichen Urteils. Die Beklagte tritt dem Rechtsmittel entgegen.

Entscheidungsgründe:

5

Berufungsgerichts und zur Wiederherstellung des Urteils erster Instanz, soweit dieses der Klage stattgegeben hat. I. Das Klagepatent betrifft einen zusammenklappbaren Wagen für Kinder

6

oder Puppen mit einem Wagengestell.

7

Nach der Beschreibung ist u.a. aus der französischen Patentanmeldung 2 310 910, aus der die nachfolgende Zeichnung stammt, ein Kinderwagen mit einer Rahmenkonstruktion bekannt, die ein unteres, scherenartig an einem Gelenkstück angelenktes Paar von Seitenholmen (1, 1') aufweist, die durch zusammenklappbare Querholme miteinander verbunden sind. Die Rücken- holme (14, 14') sind an festen Lagern an den Seitenholmen schwenkbeweglich gelagert und unterhalb eines zusammenlegbaren Scherengestänges (18, 18'; 19, 19'), das als Spreizgestänge zwischen den Rückenholmen vorgesehen ist, geteilt und gegeneinander verschwenkbar ausgeführt, so dass sie zusammen mit den Sitzholmen ein Kräfteparallelogramm bildeten. Für die Spreizung der Seitenholme ist zusätzlich ein zusammenlegbarer Querholm (17) zwischen den unteren Abschnitten der Rückenholme vorgesehen.

8

Dem Streitpatent liegt das Problem ("die Aufgabe") zugrunde, die bekannten zusammenklappbaren Schiebewagen derart fortzuentwickeln, dass diese bei vereinfachter Konstruktion leicht aufgestellt und zusammengeklappt werden können.

9

Das soll nach der Lehre aus Patentanspruch 1 durch eine Vorrichtung mit folgenden Merkmalen erreicht werden: 1. Zusammenklappbarer Schiebewagen für Kinder und/oder Puppen mit einem Wagengestell, das aufweist: 1.1 zwei obere Gestellholme (2a, 2b), 1.2 zwei untere Gestellholme (4a, 4b), 1.3 ein Verbindungsteil (3), 1.4 ein Spreizgestänge (9), 1.5 eine vordere Radanordnung (7) und 1.6 hintere Räder oder Räderanordnungen (6).

10

Die nachfolgend wiedergegebene Zeichnung stammt aus der Klagepatentschrift und zeigt ein erfindungsgemäßes Ausführungsbeispiel: II. Das Berufungsgericht hat seine Entscheidung im Wesentlichen wie folgt

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begründet: Das Klagepatent sei nicht verletzt, weil die angegriffene Ausführungsform we12 der ein Kreuzgestänge aufweise, das die Merkmalsgruppe 6.3 wortsinngemäß verwirkliche , noch ein Ersatzmittel, das als patentrechtlich äquivalent angesehen werden könne. Als Durchschnittsfachmann sei ein Ingenieur der Fachrichtung Maschinenbau

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anzusehen, der bei einem Hersteller von Kinderwagengestellen mit Konstruktions- aufgaben befasst sei und auf diesem Gebiet über mehrjährige Berufserfahrung verfüge. Eine wortsinngemäße Verwirklichung scheide schon deshalb aus, weil für das

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Berufungsgericht aufgrund des im Nichtigkeitsverfahren der Parteien ergangenen Urteils des Bundesgerichtshofs (BGH, Urteil vom 22. Mai 2012 - X ZR 58/11) faktisch feststehe, dass ein Kreuzgestänge, dessen Streben wie bei der angegriffenen Ausführungsform lediglich in einer Ebene zueinander verschwenkt werden könnten, nicht als Kreuzgestänge im Sinne der Merkmalsgruppe 6.3 angesehen werden könne. Um keinen Zulassungsgrund zu schaffen, bestehe für das Berufungsgericht eine tatsächliche Bindung an die Auslegung des Bundesgerichtshofs im Nichtigkeitsverfahren. Unabhängig hiervon treffe die Auslegung des Bundesgerichthofs auch zu. Es

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möge zwar sein, dass die Übertragung der auf das Kreuzgestänge wirkenden Kraft auf die Holme unabhängig davon ermöglicht werden könne, ob das Kreuzgestänge in nur einer Ebene ("zweidimensional") oder in zwei Ebenen ("dreidimensional") bewegbar sei. Das Klagepatent habe sich aber auf letztere Lösung festgelegt. Rückschlüsse allgemeiner Art auf das erfindungsgemäße Kreuzgestänge aus den Unteransprüchen 6 und 7, wie sie das Landgericht gezogen habe, seien nicht gerechtfertigt , weil sich diese Patentansprüche letztlich nur mit den Schwenklagerhaltern und nicht mit dem Kreuzgestänge als solchem befassten. Dass es möglich wäre, bei der in diesen Ansprüchen gelehrten Konstruktion auch ein zweidimensional wirkendes Kreuzgestänge zu verwenden, bedeute nicht, dass dies auch erfindungsgemäß wäre. Entsprechendes gelte für Unteranspruch 11. Seine Besonderheit bestehe nicht darin, dass dort erstmals ein dreidimensional wirkendes Kreuzgestänge an sich gelehrt würde, sondern (unter anderem) darin, dass zusätzlich Arretierungsmittel für die Stützstrebenenden vorgesehen seien. Die Angabe in der Beschreibung (Abs. 7, Satz 3), ein erfindungsgemäßes

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Wagengestell sei ähnlich aufgebaut wie ein Schirmgestänge, es sei aber auch möglich , dass nur die oberen gegenüber den unteren Holmen verschwenkbar seien, sei nicht mit dem Patentanspruch in Einklang zu bringen. Dieser setze in Merkmal 6.3.3 voraus, dass bei Zusammenlegen des Spreizgestänges die oberen und die unteren Holme gleichzeitig aufeinander zu verschwenkten. Verlangt werde damit eine aktive Beteiligung aller Holme einschließlich der unteren, weshalb auch diese verschwenkbar sein müssten. Auch aus den Ausführungen der Beschreibung (Abs. 9), ein Spreizgestänge in

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Form eines Kreuzgestänges, z.B. in X-Form, sei besonders vorteilhaft, wenn das Gestänge aus geteilten Stützstreben bestehe, die schwenkbeweglich einerseits an Schwenkhaltern an den Holmen und andererseits an einem zentrischen Lagerhalter angelenkt seien, so dass - wie bei einem Regenschirm - die Streben durch Bewegung des Lagerhalters in Längsrichtung aufgestellt und zusammengefaltet werden könnten, lasse sich nicht der Umkehrschluss ziehen, dem Patentanspruch 1 unterfielen auch zweidimensional wirkende Kreuzgestänge. Vielmehr betreffe die besondere Eignung spezielle dreidimensional wirkende Kreuzgestänge, nämlich X-förmige. Selbst wenn "besonders vorteilhaft" ursprünglich als Herausstellungsmerkmal gegenüber nicht schirmartig konstruierten Kreuzgestängen gemeint gewesen sein sollte , habe diese Formulierung angesichts des bei der Auslegung zu beachtenden Primats des Anspruchs ihren Sinn eingebüßt. Das Klagepatent wolle sich damit von dem aus der französischen Patentanmeldung 2 310 910 bekannten, nach dem Prinzip eines Scherengestänges arbeitenden Lösung, bei dem die Holme lediglich in einer Ebene zueinander verschwenkt werden könnten, durch eine Bewegungskopplung in mehr als nur einer Ebene abgrenzen. III. Diese Auslegung des Patentanspruchs hält der revisionsrechtlichen Über18 prüfung nicht stand. 1. Das Berufungsgericht hat sich zu Unrecht an einer zutreffenden Ermittlung

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des Sinngehalts des Patentanspruchs 1 dadurch gehindert gesehen, dass es sich an die vermeintliche Erkenntnis des Senats im Nichtigkeitsverfahren gebunden gesehen hat, die Merkmalsgruppe 6.3 erfordere ein Kreuzgestänge, dessen Stützstreben in zwei Ebenen zueinander verschwenkt werden können. Eine solche Bindung besteht jedoch weder rechtlich noch tatsächlich. Die Bestimmung des Sinngehalts eines Patentanspruchs ist Rechtserkenntnis

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und vom Verletzungsgericht, wie von jedem anderen damit befassten Gericht, eigenverantwortlich vorzunehmen (BGH, Urteil vom 31. März 2009 - X ZR 95/05, BGHZ 180, 215 Rn. 16 - Straßenbaumaschine; BGH, Beschluss vom 29. Juni 2010 - X ZR 193/03, BGHZ 186, 90 Rn. 15 - Crimpwerkzeug III). Dies schließt die Möglichkeit ein, dass das Verletzungsgericht zu einem Auslegungsergebnis gelangt, das von demjenigen abweicht, das der Bundesgerichtshof in einem dasselbe Patent betreffenden Patentnichtigkeitsverfahren gewonnen hat. Eine solche Divergenz rechtfertigt zwar, wenn sie entscheidungserheblich ist, die Zulassung der Revision (BGHZ 186, 90 Rn. 11 ff. - Crimpwerkzeug III). Sie unterscheidet sich darin aber nicht von anderen Fällen einer von einer Entscheidung des Bundesgerichtshofs abweichenden und deshalb nach § 543 Abs. 2 Nr. 2 ZPO die Zulassung der Revision rechtfertigenden Beurteilung einer Rechtsfrage durch ein Berufungsgericht. In diesen wie in jenen Fällen hat das Revisionsgericht zu prüfen, ob es an seiner bisherigen Rechtsprechung festhält oder die besseren Gründe für die Beurteilung des Berufungsgerichts streiten. Eine solche bessere Erkenntnis kann sich im Patentstreitverfahren zudem aus vom Berufungsgericht festgestellten, der revisionsrechtlichen Prüfung zugrunde zu legenden Tatsachen ergeben, die im Nichtigkeitsverfahren nicht festgestellt worden sind, sich aber auf die Auslegung des Patents auswirken (BGH, Urteil vom 11. Oktober 2005 - X ZR 76/04, BGHZ 164, 261 Rn. 19 - Seitenspiegel; Urteil vom 12. Februar 2008 - X ZR 153/05, GRUR 2008, 779 Rn. 31 - Mehrgangnabe). 2. Rechtsfehlerhaft hat das Berufungsgericht das Klagepatent dahin ausge21 legt, Patentanspruch 1 verlange in Merkmal 6.3.3 ein in zwei Ebenen ("dreidimensional" ) verschwenkbares Kreuzgestänge.
a) Nach der Rechtsprechung des Senats sind Beschreibung und Zeichnun22 gen, die dem Fachmann die Lehre des Patentanspruchs erläutern und veranschauli- chen, nicht nur für die Bestimmung des Schutzbereichs (Art. 69 Abs. 1 EPÜ, § 14 PatG), sondern ebenso für die Auslegung des Patentanspruchs heranzuziehen, und zwar unabhängig davon, ob diese Auslegung die Grundlage der Verletzungsprüfung, der Prüfung des Gegenstandes des Patentanspruchs auf seine Patentfähigkeit oder der Prüfung eines anderen Nichtigkeitsgrundes ist (BGH, Urteil vom 17. Juli 2012 - X ZR 117/11, BGHZ 194, 107 Rn. 27 - Polymerschaum I; Urteil vom 12. Mai 2015 - X ZR 43/13, juris Rn. 15 - Rotorelemente). Dabei ist die Patentschrift in einem sinnvollen Zusammenhang zu lesen und der Patentanspruch im Zweifel so zu verstehen, dass sich keine Widersprüche zu den Ausführungen in der Beschreibung und den bildlichen Darstellungen in den Zeichnungen ergeben (BGH, Urteil vom 10. Mai 2011 - X ZR 16/09, BGHZ 189, 330 Rn. 24 - Okklusionsvorrichtung). Patentschriften stellen im Hinblick auf die dort verwendeten Begriffe gleichsam ihr eigenes Lexikon dar. Weichen diese vom allgemeinen Sprachgebrauch ab, ist letztlich nur der sich aus der Patentschrift ergebende Begriffsinhalt maßgebend (BGH, Urteil vom 2. März 1999 - X ZR 85/96, GRUR 1999, 909 - Spannschraube). Nur wenn und soweit sich die Lehre des Patentanspruchs mit der Beschreibung und den Zeichnungen nicht in Einklang bringen lässt und ein unauflösbarer Widerspruch verbleibt, dürfen diejenigen Bestandteile der Beschreibung, die im Patentanspruch keinen Niederschlag gefunden haben, nicht zur Bestimmung des Gegenstands des Patents herangezogen werden (BGHZ 189, 330 Rn. 23 - Okklusionsvorrichtung). Demgemäß kommt eine Auslegung des Patentanspruchs, die zur Folge hätte,

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dass keines der in der Patentschrift geschilderten Ausführungsbeispiele vom Gegenstand des Patents erfasst würden, nur dann in Betracht, wenn andere Auslegungsmöglichkeiten , die zumindest zur Einbeziehung eines Teils der Ausführungsbeispiele führen, zwingend ausscheiden oder wenn sich aus dem Patentanspruch hinreichend deutliche Anhaltspunkte dafür entnehmen lassen, dass tatsächlich etwas beansprucht wird, das so weitgehend von der Beschreibung abweicht (BGH, Urteil vom 14. Oktober 2014 - X ZR 35/11, GRUR 2015, 159 Rn. 26 - Zugriffsrechte). Werden in der Beschreibung mehrere Ausführungsbeispiele als erfindungsgemäß vorgestellt, sind die im Patentanspruch verwendeten Begriffe im Zweifel so zu verstehen, dass sämtliche Ausführungsbeispiele zu ihrer Ausfüllung herangezogen werden können.
b) Patentanspruch 1 stellt einen zusammenklappbaren Schiebewagen unter

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Schutz, der neben vorderen und hinteren Radanordnungen im Wesentlichen aus zwei oberen und zwei unteren Gestellholmen besteht, die jeweils am unteren Ende an einem Verbindungsteil angelenkt und jeweils oberhalb in einem bestimmten Abstand von dem Verbindungsteil durch ein Spreizgestänge in Gestalt eines Kreuzgestänges verbunden sind. Dabei soll das Kreuzgestänge derart ausgebildet sein, dass die oberen und unteren Holme nach dem Aufstellen des Wagengestells in die charakteristische V-Position sowohl zueinander als auch gegeneinander verbracht sind (Merkmal 6.3.2) und beim Zusammenlegen des Spreizgestänges gleichzeitig aufeinander zu verschwenken (Merkmal 6.3.3). Damit ist zwar für die oberen und unteren Holme festgelegt, dass diese beim

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Zusammenlegen gleichzeitig untereinander und gegenüber dem anderen Holmpaar aus einer V-Position aufeinander zu verschwenken. Dies gilt aber nicht für die Stützstreben des Kreuzgestänges, zu dessen Ausgestaltung Patentanspruch 1 alleine vorsieht, dass dieses jeweils mit den oberen und unteren Holmen verbunden ist und beim Zusammenlegen des Gestells ein gleichzeitiges Aufeinanderzuverschwenken der Holme bewirkt. Ob die Stützstreben des Kreuzgestänges dabei in einer oder in zwei Ebenen bewegbar sind, bleibt offen. Patentanspruch 1 erwähnt dies mit keinem Wort, und auch der Beschreibung lässt sich insoweit kein Anhalt für eine solche Konkretisierung entnehmen. In der Beschreibung wird zwar ein Kreuzgestänge erwähnt, bei dem die Streben - wie bei einem Regenschirm - durch Bewegen eines zentrischen Lagerhalters in Längsrichtung aufgestellt und zusammengefaltet werden (Abs. 9). Dabei handelt es sich aber lediglich um ein besonders vorteilhaftes Ausführungsbeispiel , das die Beschreibung auch ausdrücklich als solches kenntlich macht und das den weiter gefassten Gegenstand von Patentanspruch 1 nicht zu beschränken vermag. Nichts anderes gilt für die in Unteranspruch 11 beschriebene Ausführungsform.

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Hinsichtlich der in Merkmal 6.3.3 enthaltenen Anweisung an den Fachmann, das Kreuzgestänge so auszubilden, dass die oberen und die unteren Holme beim Zusammenlegen des Spreizgestänges "gleichzeitig" aufeinander zu verschwenken, ist der Beschreibung zunächst zu entnehmen, dass ein erfindungsgemäßes Wagengestell ähnlich wie ein Schirmgestänge aufgebaut ist und aus vier Holmen besteht, die aus einer zusammengeklappten Position in eine aufgestellte Position schwenkbar sind (Abs. 7, Z. 29 bis 33). Anschließend wird aber auch die Möglichkeit erwähnt, nicht die unteren, sondern nur die oberen gegenüber den unteren Holmen in einer Weise verschwenkbar anzuordnen, dass diese aus einer zusammengeklappten Position , in der sie nahezu parallel zu den unteren Holmen verlaufen, in eine Schrägposition verbracht werden, in der das Wagengestell aufgestellt ist (Abs. 7, Z. 34 bis 41). Dies rechtfertigt den Schluss, dass an dem in Merkmal 6.3.3 vorgesehenen gleichzeitigen Aufeinanderzuverschwenken nicht zwingend sowohl die unteren als auch die oberen Gestellholme beteiligt sein müssen, sondern dass es ausreichend ist, wenn es zu einer gleichzeitigen Relativbewegung aller vier Holme komme. Ein solches Verständnis ist entgegen der Auffassung des Berufungsgerichts mit dem Wortlaut des Patentanspruchs nicht unvereinbar, sondern entspricht einer funktionsorientierten Auslegung. Denn für das mit der patentgemäßen Lehre verfolgte Ziel, eine leichte Handhabung des Wagengestells beim Aufstellen und Zusammenklappen zu erreichen (Abs. 6), ist es unerheblich, ob sich dabei allein die oberen auf die unteren oder auch die unteren auf die oberen Holme zu bewegen. Ein solches Verständnis des "gleichzeitigen" Aufeinanderzuverschwenkens

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der oberen und unteren Holme wird, wie das Landgericht zutreffend ausgeführt hat, zusätzlich durch die Patentansprüche 6 und 7 gestützt, die Schwenklagerhalter für Stützstreben des Spreizgestänges an den unteren oder oberen Holmen vorsehen, wobei ein Schwenklagerhalterpaar an den unteren oder oberen Holmen längsverschieblich und in der Aufstellposition des Spreizgestänges arretierbar angeordnet ist. Dies erlaubt, wie das Berufungsgericht an sich nicht verkennt, ein gleichzeitiges Aufeinanderzuverschwenken der Holme durch eine Bewegung des Kreuzgestänges in einer Ebene. Weder dem Wortlaut des Patentanspruchs 1 noch der Beschreibung sind Anhaltspunkte dafür zu entnehmen, dass eine derartige Ausgestaltung von Patentanspruch 1 nicht erfasst sein soll.
c) Ein solches Verständnis des Merkmals 6.3.3 setzt sich, ohne dass es hier28 auf entscheidend ankäme, auch nicht in Widerspruch zu tragenden Erwägungen im Urteil des Senats vom 22. Mai 2012. Soweit es darin heißt, dass ein Kreuzgestänge, dessen "Holme" (Stützstreben) - wie in der französischen Patentanmeldung 2 310 910 - lediglich in einer Ebene zueinander verschwenkt werden können, nicht als ein Kreuzgestänge im Sinne der Merkmalsgruppe 6.3 angesehen werden könne, weil es nicht derart ausgebildet sei, dass beim Zusammenlegen obere und untere Holme gleichzeitig aufeinander zu verschwenkt werden können, steht dies in Einklang mit der vorstehenden Auslegung des Merkmals 6.3.3. Denn bei der in der Entgegenhaltung offenbarten Ausgestaltung sind die beiden Stützstreben (18 und 19' sowie 18' und 19) mit ihren beiden Enden allein an den oberen Holmen (14 und 14') des Gestänges angelenkt (Rn. 15 des Senatsurteils), so dass diese, wie auch das Landgericht ausgeführt hat, weder ein Aufeinanderzuverschwenken der oberen und unteren Holme bewirken können, bei dem sich beide Holmpaare bewegen, noch ein solches, bei dem sich allein das obere Holmpaar auf das untere zu bewegt. Die Bemerkung des Senats, dass das Konstruktionsprinzip des erfindungsgemäßen Wagengestelles im Wesentlichen darin liege, dass die vier Holme zum einen an demselben Verbindungsteil angelenkt seien und zum anderen untereinander durch ein als Kreuzgestänge ausgebildetes Spreizgestänge verbunden seien, so dass die oberen und die unteren Holme wie ein Regenschirm bei Aufstellen sowohl zu- als auch gegeneinander in eine V-Position gebracht und beim Zusammenlegen gleichzeitig aufeinander zu verschwenkt werden, kann zwar im Hinblick auf den (dem in den Zeichnungen dargestellten Ausführungsbeispiel der Patentschrift entlehnten) Vergleich mit dem Zusammenfalten und Öffnen eines Regenschirms für sich genommen dahin verstanden werden, dass sich die oberen und die unteren Holme beim Zusammenlegen gleichzeitig bewegen (müssen). Für die Beurteilung der beiden geltend gemachten Nichtigkeitsgründe ist dies jedoch nach den Urteilsgründen ohne Bedeutung geblieben. IV. Das Urteil des Berufungsgerichts kann danach keinen Bestand haben und

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ist aufzuheben. Der Senat kann die Sache selbst entscheiden, weil zusätzliche Feststellungen weder erforderlich noch zu erwarten sind und die Sache daher entscheidungsreif ist (§ 563 Abs. 1 Satz 1 ZPO). 1. Nach den nicht beanstandeten Feststellungen des Berufungsgerichts und

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des Landgerichts sind die oberen und unteren Holme durch das Kreuzgestänge derart verbunden, dass sie sich beim Zusammenlegen jeweils aufeinander zu bewegen. Zudem bewirken Verbindungsschenkel, dass auch die oberen Holme jeweils auf die unteren Holme zu schwenken, so dass eine Verschiebung auf der Längsachse bewirkt wird und ein einziger Kraftakt für das Zusammenlegen des Kinderwagens ausreicht. Wie bereits das Landgericht zutreffend ausgeführt hat, steht es einer wort31 sinngemäßen Verwirklichung des Merkmals 6.3.3 nicht entgegen, dass bei der angegriffenen Ausführungsform an dem Verschwenken der oberen auf die unteren Holme neben dem Kreuzgestänge zusätzliche Gestängeteile in Gestalt der Verbindungsschenkel beteiligt sind. Für ein solches Verständnis sprechen nicht nur der Wortlaut des Patentanspruchs 1, der eine solche Ausgestaltung nicht ausschließt, sondern auch die Unteransprüche 6 bis 9, die Beschreibung (Abs. 14) und dieZeichnungen (Figuren 1 bis 3), wonach das Aufeinanderzuverschwenken der Holme neben dem Kreuzgestänge (9) auch durch die Schwenklagerhalter (16a, 16b und 17a und 17b) bewirkt werden kann. Außerdem ist es für eine wortsinngemäße Verwirklichung des Merkmals 6.3.3

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unerheblich, ob die Verschwenkung der oberen auf die unteren Holme während der gesamten Zeit oder nur während eines Teils der Zeit erfolgt, in der sich die oberen und die unteren Holme jeweils aufeinander zu bewegen, weil, wie das Landgericht ebenfalls zutreffend ausgeführt hat, "gleichzeitig" im Sinne der erfindungsgemäßen Lehre nicht notwendigerweise meint, dass beim Zusammenlegen alle Verschwenkbewegungen ununterbrochen zeitlich parallel erfolgen müssen. Entscheidend ist insoweit allein, dass die Verschwenkungen durch eine Bewegung des Kreuzgestänges bzw. eine Kraftausübung des Benutzers bewirkt werden, so wie dies auch bei der angegriffenen Ausführungsform verwirklicht ist. 2. Da die angegriffene Ausführungsform auch im Übrigen, wie das Landge33 richt rechtsfehlerfrei ausgeführt hat, mit Patentanspruch 1 übereinstimmt, fällt der Beklagten eine Verletzung des Klagepatents zur Last. 3. Sie rechtfertigt nach den weiteren, ebenfalls rechtsfehlerfreien Ausführun34 gen des Landgerichts und den ergänzenden Ausführungen des Berufungsgerichts hierzu im zuerkannten Umfang die Klageansprüche, so dass auf die Revision das erstinstanzliche Urteil wiederherzustellen ist.

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V. Die Kostenentscheidung beruht auf §§ 91 Abs. 1, 97 Abs. 1 ZPO.