Bundesgerichtshof Urteil, 30. Jan. 2007 - X ZR 53/04

Tatbestand:

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Die Beklagte ist Inhaberin des am 26. März 1985 angemeldeten und nach Erlass des Berufungsurteils am 26. März 2005 durch Zeitablauf erloschenen deutschen Patents 35 10 861, das eine Anzeigestellungs-Detektionseinrichtung für eine Uhr, insbesondere eine Funkuhr, betrifft. Mit Urteil vom 23. September 1999 (X ZR 50/97, bei Bausch, BGH 1999-2001, 129) hat der Senat das Patent unter Abweisung der weitergehenden Nichtigkeitsklage dadurch teilweise für nichtig erklärt, dass an die Stelle der erteilten Patentansprüche acht Patentansprüche getreten sind, von denen Patentanspruch 1 lautet: "Anzeigestellungs-Detektionseinrichtung für eine Uhr mit einem optronischen Sensor, wobei Räder zum Antreiben von Anzeigemitteln als Lochblendenscheiben für eine Lichtschranke (31, 32; 39) vorgesehen sind, dadurch gekennzeichnet, dass im Inneren des Werkes (1) einer Funkuhr in die Lichtschranke (31, 32; 39) ein Zwischenrad (6, 13) und das von seinem Ritzel (7, 14) getriebene Rad (8, 15) mit je einer Blendenöffnung (35) hineinragen."

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Die Klägerin stellt Räderwerke für Funkuhren her. Solche Räderwerke lieferte sie an die H. Corp. Ltd. (im Folgenden: H. ) in H. , die hieraus Funkwecker herstellte, die sie ihrerseits an die K. Warenhaus AG (im Folgenden: K. ) lieferte.

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Die Beklagte sah in dem Vertrieb der Wecker eine Verletzung ihres Patents und mahnte K. deswegen ab. In der Folge stornierte H. die der Klägerin erteilten Aufträge.

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Die Klägerin hat die Feststellung begehrt, dass der Beklagten ihr gegenüber kein Unterlassungsanspruch zustehe. Ferner hat sie die Beklagte wegen unberechtigter Schutzrechtsverwarnung (Abnehmerverwarnung) auf Unterlassung , Auskunftserteilung und Feststellung der Verpflichtung der Beklagten zum Schadensersatz in Anspruch genommen.

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Das Landgericht hat antragsgemäß erkannt.

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Im Berufungsverfahren haben die Parteien die negative Feststellungsklage übereinstimmend in der Hauptsache für erledigt erklärt. Das Berufungsgericht hat die Klage wegen Schutzrechtsverwarnung abgewiesen und der Kläge- rin auch die Kosten des übereinstimmend für erledigt erklärten Teils des Rechtsstreits auferlegt (OLG München, GRUR-RR 2004, 189).

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Mit der insoweit vom Senat zugelassenen Revision verfolgt die Klägerin die Ansprüche wegen unberechtigter Schutzrechtsverwarnung weiter, wobei die Parteien übereinstimmend den Unterlassungsantrag für in der Hauptsache erledigt erklärt haben.

Entscheidungsgründe:

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Die zulässige Revision hat keinen Erfolg.

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I. Das Berufungsgericht hat seine Entscheidung, soweit für das Revisionsverfahren von Interesse, im Wesentlichen wie folgt begründet: Der Klägerin stünden Ansprüche wegen Eingriffs in das Recht am eingerichteten und ausgeübten Gewerbebetrieb nicht zu. Es fehle an einem unmittelbaren betriebsbezogenen Eingriff. Die Klägerin habe nicht den abgemahnten K. mit Funkweckern, sondern H. mit einer "Gearbox" (Räderwerk) beliefert, die in die von H. vertriebenen Wecker mit weiteren, von einem anderen Zulieferer gestellten Elementen eingebaut worden sei. Die Klägerin sei also nicht die Herstellerin der Funkwecker und auch nicht der Zulieferer für K. , sondern nur einer von mehreren Zulieferern der H. gewesen. Nach dem Urteil des Bundesgerichtshofs vom 29. Juni 1977 (I ZR 186/75, GRUR 1977, 805 - Klarsichtverpackung) müsse der Zulieferer eines Verwarnten die wirtschaftlichen Nachteile der Entscheidung des Verwarnten, sich einer Schutzrechtsverwarnung zu beugen, hinnehmen. Für den Zulieferer (Klägerin) des Zulieferers (H. ) müsse dies erst recht gelten.

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II. Das hält im Ergebnis der revisionsrechtlichen Nachprüfung stand. Der Klägerin stehen Ansprüche wegen unberechtigter Schutzrechtsverwarnung gegen die Beklagte nicht zu.

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1. Nach der ständigen Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs stellt die sachlich unberechtigte Verwarnung eines Abnehmers wegen Schutzrechtsverwarnung allerdings einen rechtswidrigen Eingriff in das Recht des Herstellers des beanstandeten Produkts am eingerichteten und ausgeübten Gewerbebetrieb dar (s. zuletzt BGHZ 164, 1 - Unberechtigte Schutzrechtsverwarnung; BGHZ 165, 311 - Detektionseinrichtung II). Das Berufungsgericht hat dies nicht verkannt, jedoch für maßgeblich gehalten, dass die Klägerin nicht Herstellerin der von K. vertriebenen Funkwecker sei.

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Darauf kommt es jedoch nicht an. Gegenstand des von der Beklagten zur Rechtfertigung der Schutzrechtsverwarnung herangezogenen Patents ist keine Funkuhr, sondern eine Anzeigestellungs-Detektionseinrichtung für eine Funkuhr. Die Beklagte hat demgemäß den Vertrieb des Weckers nicht als solchen beanstandet, sondern deshalb, weil der Wecker eine AnzeigestellungsDetektionseinrichtung aufwies, die nach Meinung der Beklagten ihr Patent verletzte. Mit der vom Berufungsgericht gegebenen Begründung kann daher der Tatbestand einer die Rechte der Klägerin verletzenden unberechtigten Schutzrechtsverwarnung nicht verneint werden.

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2. Das Berufungsurteil erweist sich jedoch als im Ergebnis zutreffend.

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a) Die Klägerin kommt auch nicht als Herstellerin der Anzeigestellungs -Detektionseinrichtung in Frage.

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Das Berufungsgericht hat im Zusammenhang mit der für seine Teilkostenentscheidung nach § 91a ZPO gegebenen Begründung ausgeführt, entgegen der Auffassung des Landgerichts komme die Klägerin nicht als (Mit-) Täterin einer unmittelbaren Patentverletzung in Betracht. Es fehle an dem für eine Mittäterschaft erforderlichen bewussten und gewollten Zusammenwirken der Klägerin einerseits und H. s und K. s andererseits. Der einzige Beitrag der Klägerin könne nur die Herstellung und Lieferung der "Gearbox" an ein im Ausland sitzendes Unternehmen sein. Das hält den Angriffen der Revision stand.

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Die Klägerin hat keine Anzeigestellungs-Detektionseinrichtung, wie sie Gegenstand des Patents ist, hergestellt. Nach ihrem eigenen Vorbringen und den Feststellungen der Tatsacheninstanzen hat sie vielmehr ein Räderwerk an H. geliefert, das von dieser jedenfalls noch um den optoelektronischen Sensor ergänzt werden musste, der der Erkennung der Zeigerreferenzposition dient und Bestandteil der geschützten Gesamtkombination ist. Damit scheidet jedoch eine unmittelbare Benutzung der patentgemäßen Lehre durch die Klägerin aus. Wie der Senat bereits in der "Rigg"-Entscheidung ausgesprochen hat, ist eine unmittelbare Verletzung eines Kombinationspatents grundsätzlich nur zu bejahen, wenn die Verletzungsform von der Gesamtheit der Kombinationsmerkmale Gebrauch macht. Von diesem Grundsatz können allenfalls dann eng begrenzte Ausnahmen zugelassen werden, wenn die angegriffene Ausführungsform alle wesentlichen Merkmale des geschützten Erfindungsgedankens aufweist und es zu ihrer Vollendung allenfalls noch der Hinzufügung selbstverständlicher , für den Erfindungsgedanken nebensächlicher Zutaten bedarf. Nur dann kann es gleichgültig sein, ob der letzte, für die erfinderische Leistung unbedeutende Akt des Zusammenfügens der Gesamtvorrichtung von Dritten vorgenommen wird (BGHZ 82, 254, 256 - Rigg; BGHZ 159, 76, 91 - Flügelradzähler). Als "nebensächliche Zutat" kann die Hinzufügung der optoe- lektronischen Bauteile jedoch nicht angesehen werden. Denn erst mit ihrer Hilfe können das Räderwerk und die in den Rädern vorgesehenen Blendenöffnungen zur Erkennung einer Referenzposition genutzt werden.

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Auch der Umstand, dass die Klägerin durch die Lieferung der Räderwerke eine notwendige und wesentliche Bedingung für die Herstellung der Anzeigestellungs -Detektionseinrichtungen gesetzt hat, genügt nicht, um sie als Täterin des Herstellungsvorgangs anzusehen. Zwar kann ein solches Verhalten grundsätzlich die Haftung für die hierdurch (mit-)verursachte Benutzung des Patents begründen. Da jeder Beteiligte - gegebenenfalls neben anderen als Nebentäter im Sinne des § 840 Abs. 1 BGB - bereits für eine fahrlässige Patentverletzung einzustehen hat, genügt grundsätzlich jede vorwerfbare Verursachung der Rechtsverletzung einschließlich der ungenügenden Vorsorge gegen solche Verstöße (Sen.Beschl. v. 26.02.2002 - X ZR 36/01, GRUR 2002, 599 - Funkuhr I). Das darf jedoch nicht dazu führen, den Tatbestand der unmittelbaren Patentverletzung auf Fälle notwendiger Teilnahme zu erstrecken, die der Tatbestand nach seinem Sinn und Zweck nicht erfassen soll. So setzt der Abnehmer einer patentgemäßen Vorrichtung zwar regelmäßig eine notwendige Bedingung für deren Inverkehrbringen, ist jedoch gleichwohl für das Inverkehrbringen nicht haftbar. Entsprechend verhält es sich mit demjenigen, der an den Hersteller einer erfindungsgemäßen Vorrichtung Teile liefert, die gegebenenfalls im Sinne des § 10 PatG als Mittel in Betracht kommen, die sich auf ein wesentliches Element der Erfindung beziehen. Er setzt zwar eine notwendige Bedingung für die - von ihm gegebenenfalls auch gewollte - Herstellung des geschützten Gegenstands. Seine patentrechtliche Verantwortung richtet sich jedoch - jedenfalls solange nur eine fahrlässige Patentverletzung in Betracht kommt - ausschließlich nach § 10 PatG, da andernfalls die von dieser Vorschrift seiner Verantwortung gezogenen Grenzen unterlaufen würden.

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Soweit das Berufungsgericht ein vorsätzliches Handeln der Klägerin verneint hat, wird dies von der Revision nicht angegriffen und lässt keinen Rechtsfehler erkennen. Ebenso wenig ergeben sich aus den tatsächlichen Feststellungen des Berufungsgerichts Anhaltspunkte dafür, dass die Klägerin als für das Endprodukt verantwortlicher "eigentlicher Hersteller" den Produktionsprozess gesteuert hat und H. lediglich als verlängerte Werkbank der Klägerin tätig geworden ist.

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b) Der Klägerin stehen auch nicht deswegen Ansprüche gegen die Beklagte zu, weil ihr, verletzte die Anzeigestellungs-Detektionseinrichtung des von K. vertriebenen Weckers das Patent, eine mittelbare Patentverletzung durch Lieferung des Räderwerks zur Last gelegt werden könnte.

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aa) Die Aktivlegitimation der Klägerin scheitert allerdings nicht daran, dass sie nicht als mittelbare Verletzerin in Betracht käme.

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Mit den Räderwerken hat die Klägerin Mittel geliefert, die sich - wenn die der Schutzrechtsverwarnung zugrunde liegende Auffassung der Beklagten zutrifft , dass eine Anzeigestellungs-Detektionseinrichtung mit einem dem Erzeugnis der Klägerin entsprechend ausgestalteten Räderwerk in den Schutzbereich des Klagepatents fällt - auf ein wesentliches Element der Erfindung beziehen und deren Lieferung an Nichtberechtigte zur Benutzung im Inland der Klägerin daher untersagt war, sofern die Räderwerke zur Benutzung der Erfindung nicht nur geeignet, sondern von ihrem Abnehmer (H. ) auch bestimmt waren und dies entweder der Klägerin bekannt oder nach den Umständen offensichtlich war.

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Entgegen der Auffassung der Vorinstanzen scheidet die Klägerin nicht deshalb als mittelbare Patentverletzerin aus, weil sie die Räderwerke ins Aus- land geliefert hat. Nach § 10 PatG hat das Patent die Wirkung, dass es jedem Dritten verboten ist, ohne Zustimmung des Patentinhabers im Geltungsbereich des Patentgesetzes anderen als zur Benutzung der patentierten Erfindung berechtigten Personen Mittel, die sich auf ein wesentliches Element der Erfindung beziehen, zur Benutzung der Erfindung im Inland anzubieten oder zu liefern, sofern der Dritte weiß oder es auf Grund der Umstände offensichtlich ist, dass diese Mittel dazu geeignet und bestimmt sind, für die Benutzung der Erfindung verwendet zu werden. Eine Lieferung vom Inland ins Ausland ist jedoch eine Lieferung im Geltungsbereich des Patentgesetzes, denn sie findet teilweise im Inland statt. Sie fällt gleichwohl nicht unter das Verbietungsrecht nach § 10 PatG, wenn die Benutzung der Erfindung im Ausland erfolgen soll, da sie dann nicht geeignet ist, das Verbietungsrecht des Patentinhabers aus § 9 PatG zu gefährden (BGHZ 159, 76, 85 - Flügelradzähler). Erfolgt die Lieferung jedoch zur Benutzung der Erfindung im Inland, wird gerade diejenige Gefährdung der inländischen Patentrechte des Schutzrechtsinhabers herbeigeführt, der § 10 PatG vorbeugen soll.

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Das Berufungsgericht hat allerdings keine Feststellungen dazu getroffen, ob die Klägerin die Räderwerke an H. zur Benutzung der Erfindung im Inland geliefert hat, d.h. zum Einbau in Funkwecker, die an K. und damit in die Bundesrepublik Deutschland geliefert werden sollten. Es ist lediglich festgestellt , dass H. die Funkwecker mit den Räderwerken der Klägerin tatsächlich an K. geliefert hat. Auf die offengebliebene Frage kommt es jedoch nicht an.

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bb) Denn aus einer bei Begründetheit der Schutzrechtsverwarnung möglichen mittelbaren Patentverletzung ergibt sich keine Anspruchsberechtigung der Klägerin.

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Gegenüber der Klägerin hat die Beklagte das Patent nicht geltend gemacht. Sie hat die Klägerin weder verwarnt noch sich ihr gegenüber, wie bereits das Landgericht festgestellt hat, auch nur Ansprüchen aus dem Patent berühmt.

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Die gegenüber K. ausgesprochene Schutzrechtsverwarnung, deren mangelnde Berechtigung für das Revisionsverfahren zugunsten der Klägerin zu unterstellen ist, stellt zunächst einen Eingriff in das Recht der verwarnten K. Warenhaus AG an ihrem eingerichteten und ausgeübten Gewerbebetrieb dar. Darüber hinaus verletzte die Verwarnung auch das Recht der H. Corp. Ltd. als der K. -Lieferantin und Herstellerin des als patentverletzend beanstandeten Erzeugnisses. In eine durch das Deliktsrecht geschützte Rechtsposition von Zulieferern der H. - einschließlich der Klägerin - ist durch die Schutzrechtsverwarnung hingegen nicht eingegriffen worden.

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α) Für einen Eingriff in Rechte des Zulieferers durch die Schutzrechtsverwarnung genügt die auf Bestandteile des als schutzrechtsverletzend beanstandeten Gegenstands bezogene Liefertätigkeit nicht. Zwar wird der Zulieferer durch deren Störung in seiner freien wettbewerblichen Betätigung unabhängig davon behindert, ob er - bei Vorliegen einer Patentverletzung - selbst Ansprüchen wegen Patentverletzung ausgesetzt wäre. Eine solche Behinderung allein verleiht jedoch noch keine Anspruchsberechtigung. Die Kundenbeziehung , die durch die (End-)Abnehmerverwarnung gestört wird (BGHZ 164, 1, 2 f. - Unberechtigte Schutzrechtsverwarnung), ist nicht absolut geschützt, sondern genießt Schutz nur gegenüber rechtswidrigen Beeinträchtigungen dadurch , dass das an den Kunden gelieferte Erzeugnis als schutzrechtsverletzend beanstandet und ein der Herstellung und dem Vertrieb dieses Erzeugnisses entgegenstehendes Ausschließlichkeitsrecht behauptet wird. Anspruchsberechtigt ist daher nur derjenige, dem gegenüber sich die Behinderung als unberech- tigte Inanspruchnahme eines solchen Ausschließlichkeitsrechts darstellt. Die Haftung des Schutzrechtsinhabers entspricht insoweit der Reichweite seiner geltend gemachten (angeblichen) Ansprüche als deren notwendiges Korrelat (BGHZ 164, 1, 3 f., 11):

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Verwarnt bei einer gegebenen Lieferkette von Hersteller H über Importeur I und Großhändler G an Abnehmer A der Patentinhaber den Abnehmer A, nimmt er sein Schutzrecht nicht nur gegenüber A, sondern notwendigerweise auch gegenüber G, I und H in Anspruch. Denn diese haben dasjenige Erzeugnis hergestellt oder in den Verkehr gebracht, welches gegenüber A als patentverletzend angegriffen wird. Verletzt daher A, wie vom Patentinhaber behauptet , sein Patent, erweist sich notwendigerweise auch die Tätigkeit von G, I und H als Eingriff in das Schutzrecht, ohne dass der Verwarnende dies ausdrücklich behaupten müsste. Hingegen liegt in der Verwarnung des A weder objektiv noch subjektiv eine Inanspruchnahme des Schutzrechts gegenüber denjenigen, auf deren Zuliefertätigkeit sich H bei der Herstellung des Erzeugnisses gestützt hat (vgl. BGH, Urt. v. 29.06.1977 - I ZR 186/75, GRUR 1977, 805, 807 - Klarsichtverpackung). Ansprüche wegen unberechtigter Schutzrechtsverwarnung stehen daher demjenigen nicht zu, der lediglich den angeblichen Schutzrechtsverletzer beliefert, ohne selbst nach der der Verwarnung zugrunde gelegten Rechtsauffassung des Verwarners als Verletzer zu erscheinen. Ob und gegebenenfalls unter welchen Voraussetzungen ein Anspruchsberechtigter im Wege der Drittschadensliquidation Einbußen geltend machen kann, die ein solcher Zulieferer infolge der Verwarnung erlitten hat, bedarf im Streitfall keiner Entscheidung, da die Klage nicht auf abgetretene (etwaige) Ansprüche Dritter gestützt ist.

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β) Die Anspruchsberechtigung ist auch dann nicht anders zu beurteilen , wenn der Zulieferer - wie hier die Klägerin - objektiv als mittelbarer Patentverletzer in Betracht kommt. Denn aus dem bloßen Umstand, dass die Liefertätigkeit eines Zulieferers eine mittelbare Patentverletzung darstellen kann, ergibt sich noch keine Inanspruchnahme des Ausschließlichkeitsrechts gegenüber dem Zulieferer. Ob dem Patentinhaber - die Berechtigung der Abnehmerverwarnung unterstellt - auch ein Anspruch gegen den Zulieferer des Herstellers als mittelbarem Verletzer zusteht, hängt vielmehr von einer Reihe von Umständen ab, insbesondere davon, ob sich das zugelieferte Produkt auf ein wesentliches Element der Erfindung bezieht und ob der Zulieferer wusste oder es nach den Umständen offensichtlich war, dass das zugelieferte Produkt zur Benutzung der Erfindung bestimmt war. Auch kann der Anspruch davon abhängen, ob der Zulieferer bei einem sowohl patentfrei wie patentgemäß verwendbaren Mittel die erforderlichen Vorkehrungen gegen eine patentgemäße Verwendung getroffen hat (vgl. Sen.Urt. v. 13.06.2006 - X ZR 153/04, GRUR 2006, 839, 841 f. - Deckenheizung [für BGHZ 168, 124 vorgesehen]). Wie der Streitfall zeigt, kann ferner entscheidend sein, ob der Zulieferer, obwohl der Hersteller im Ausland ansässig ist, sein Produkt zur Benutzung der Erfindung im Inland geliefert hat. Schließlich kann die Verantwortlichkeit des Zulieferers davon abhängen , ob das gelieferte Produkt als allgemein im Handel erhältliches Erzeugnis zu qualifizieren ist und in diesem Fall die besonderen Haftungsvoraussetzungen des § 10 Abs. 2 PatG gegeben sind. Lässt sich der Verwarnung des Abnehmers des (angeblich) patentverletzenden Endprodukts nicht - ausdrücklich oder nach dem Zusammenhang der abgegebenen Erklärungen - entnehmen, dass der Verwarnende auch ein Verbotsrecht nach § 10 PatG gegenüber dem Zulieferer des Herstellers behauptet, scheidet ein Eingriff in das Recht des Zulieferers am eingerichteten und ausgeübten Gewerbebetrieb aus.

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Dieses Ergebnis erscheint auch deswegen sachgerecht, weil andernfalls derjenige Lieferant von Mitteln im Sinne des § 10 PatG, dem die Bestimmung der Mittel zur Benutzung der Erfindung weder bekannt war noch nach den Umständen als offensichtlich bekannt sein musste, schlechter stünde als derjenige, dem der Verwendungszweck bekannt war, obwohl jener nicht schutzwürdiger als dieser erscheint. Zwar ließe sich zur Rechtfertigung der Differenzierung anführen , dass im umgekehrten Falle der berechtigten Schutzrechtsverwarnung nur derjenige, dem die Bestimmung zur patentgemäßen Verwendung bekannt war, neben den unmittelbaren Verletzern Ansprüchen des Patentinhabers ausgesetzt wäre. Jedoch ließe sich dieses theoretische Gleichgewicht zwischen Gläubiger- und Schuldnerstellungen (BGHZ 164, 1, 11 - Unberechtigte Schutzrechtsverwarnung ) schon praktisch nur schwer verwirklichen, weil sich die "Selbstbezichtigung" des angeblichen mittelbaren Verletzers bei der unberechtigten Schutzrechtsverwarnung zu dessen Gunsten auswirkte. Im Übrigen haftet der mittelbare Verletzer für die Verwirklichung eines Patentgefährdungstatbestandes (BGHZ 115, 204, 208 - beheizbarer Atemluftschlauch; BGHZ 159, 76, 84 - Flügelradzähler; BGHZ 159, 221, 232 - Drehzahlermittlung); dieser hat im Deliktsrecht des Bürgerlichen Gesetzbuchs kein Gegenstück. Wer unberechtigt aus einem Schutzrecht verwarnt, haftet für den Eingriff in das Recht am eingerichteten und ausgeübten Gewerbebetrieb derjenigen, denen gegenüber er ein Ausschließlichkeitsrecht in Anspruch nimmt; für die darin liegende Gefährdung der Marktchancen weiterer Beteiligter muss er jedenfalls diesen gegenüber nicht einstehen.

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γ) Da im Streitfall weder festgestellt noch behauptet ist, dass die Beklagte mit der gegenüber K. ausgesprochenen Verwarnung auch eine Verletzung ihrer Patentrechte durch die Liefertätigkeit der Klägerin geltend ge- macht hätte, kommen Ansprüche der Klägerin gegen die Beklagte wegen unberechtigter Schutzrechtsverwarnung nicht in Betracht.