Bundesgerichtshof Urteil, 20. Dez. 2018 - X ZR 56/17

bei uns veröffentlicht am20.12.2018
vorgehend
Bundespatentgericht, 6 Ni 7/15, 22.02.2017

Gericht

Bundesgerichtshof


Der Bundesgerichtshof (BGH) ist das höchste Gericht der ordentlichen Gerichtsbarkeit in Deutschland.  Der BGH besteht aus 16 Senaten, die jeweils von einem Vorsitzenden und mehreren anderen Richtern geleitet werden. Die Zusammensetzung der Senate

Richter

BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES
URTEIL
X ZR 56/17 Verkündet am:
20. Dezember 2018
Anderer
Justizangestellte
als Urkundsbeamtin
der Geschäftsstelle
in der Patentnichtigkeitssache
Nachschlagewerk: ja
BGHZ: nein
BGHR: ja
Schaltungsanordnung III
Ein Patentanspruch darf im Nichtigkeitsverfahren nicht so verändert werden,
dass er einen von der erteilten Fassung nicht umfassten Gegenstand einbezieht
(Bestätigung von BGH, Urteil vom 14. September 2004 - X ZR 149/01, GRUR
2005, 145, 146 - elektrisches Modul).
BGH, Urteil vom 20. Dezember 2018 - X ZR 56/17 - Bundespatentgericht
ECLI:DE:BGH:2018:201218UXZR56.17.0

Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung vom 20. Dezember 2018 durch die Richter Dr. Bacher, Dr. Grabinski, Hoffmann und Dr. Deichfuß sowie die Richterin Dr. Marx

für Recht erkannt:
Die Berufung gegen das Urteil des 6. Senats (Nichtigkeitssenats) des Bundespatentgerichts vom 22. Februar 2017 wird auf Kosten der Beklagten zurückgewiesen.
Von Rechts wegen

Tatbestand:


1
Die Beklagte ist Inhaberin des mit Wirkung für die Bundesrepublik Deutschland erteilten europäischen Patents 929 992 (Streitpatents), das eine Schaltungsanordnung zum Betreiben einer Halbleiterlichtquelle betrifft. Das Streitpatent, dessen Anmeldung unter Inanspruchnahme der Priorität einer europäischen Patentanmeldung vom 1. August 1997 am 16. Juli 1998 erfolgte, ist am 16. Juli 2018 durch Zeitablauf erloschen.
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Das Streitpatent umfasst acht Patentansprüche. Die Klägerin greift mit ihrer Nichtigkeitsklage allein die Patentansprüche 1 bis 3 sowie die Patentansprüche 7 und 8, soweit diese auf die Patentansprüche 1 bis 3 rückbezogen sind, an. In der von der Klägerin im Hauptantrag noch verteidigten Fassung lautet Patentanspruch 1 in der Verfahrenssprache wie folgt (Änderungen gegenüber der erteilten Fassung des Patentanspruchs 1 sind durch Unter- und Durchstreichen gekennzeichnet): "A circuit arrangement suitable for operating a semiconductor light source (LB) and provided with - input terminals (A, B) for connecting a supply voltage, - input filter means (I) coupled to said input terminals (A, B), - a converter (IIl) coupled to said input filter means (I), said converter (III) acts as a current generator for said semiconductor light source and comprising comprises a control circuit, - output terminals (C, D) coupled to said converter (Ill) for connecting coupling with said the semiconductor light source (LB); - characterized in that the circuit arrangement is provided with voltage detection means (II), coupled to said converter (III) and to said output terminals (C, D), for voltage detection at the output terminals (C, D) so as to provide for the detection of a defect of said semiconductor light source (LB), - said semiconductor light source (LB) wherein said semiconductor light source (LB) is coupled to said output terminals (C, D) and wherein the semiconductor light source comprises a matrix of LEDs, which are electrically interconnected." Die Klägerin hat geltend gemacht, der Gegenstand des Streitpatents sei
3
nicht patentfähig und gehe über den Inhalt der Ursprungsanmeldung hinaus. Zudem offenbare das Streitpatent die Erfindung nicht so deutlich und vollständig , dass ein Fachmann sie ausführen könne, und sein Schutzbereich sei erweitert worden. Die Beklagte hat das Streitpatent zuletzt beschränkt mit einem Hauptantrag ("Hilfsantrag I") und sieben Hilfsanträgen verteidigt.
4
Das Patentgericht hat das Streitpatent im angegriffenen Umfang für nichtig erklärt. Dagegen richtet sich die Berufung der Beklagten, mit der sie das Streitpatent weiterhin mit dem erstinstanzlich gestellten Hauptantrag sowie vier Hilfsanträgen verteidigt. Die Klägerin tritt dem Rechtsmittel entgegen.

Entscheidungsgründe:


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Die zulässige Berufung ist nicht begründet.
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A. Die Klage ist auch nach Zeitablauf des Streitpatents während des Berufungsverfahrens zulässig geblieben.
7
Ist ein Patent durch Zeitablauf erloschen, bedarf es eines schutzwürdigen Interesses des Klägers an der Durchführung des Nichtigkeitsverfahrens, da ein Interesse der Allgemeinheit an einer Überprüfung der Rechtsbeständigkeit des Patents nicht mehr besteht. Nach der Rechtsprechung des Senats ist ein solches Rechtsschutzbedürfnis gegeben, wenn für den Kläger Grund zu der Besorgnis besteht, er könne aus dem Patent wegen Handlungen in der Zeit vor dessen Erlöschen in Anspruch genommen werden. Dafür ist nicht erforderlich, dass der Kläger wegen Verletzung des Patents durch eine Klage oder Abmahnung in Anspruch genommen worden ist (BGH, Beschluss vom 12. März 1981 - X ZB 16/80, juris Rn. 14 f.; Urteil vom 24. Mai 2016 - X ZR 28/14, juris Rn. 11). Kein Rechtsschutzbedürfnis für eine Klage gegen ein erloschenes Patent besteht hingegen, wenn der Patentinhaber auf alle Ansprüche aus dem Patent verzichtet hat (BGH, Urteil vom 9. September 2010 - Xa ZR 14/10, GRUR 2010, 1084 Rn. 10 - Windenergiekonverter).
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Das Streitpatent ist in einem Lizenzierungsprogramm der Beklagten mit dem Titel "EnabLED Licensing Program for LED Luminaires and Retrofit Bulbs" vom 17. November 2017 unter der Rubrik "Core Technologies for LED Lighting Systems" aufgeführt (BBK7-PHL2, S. 17). Die Klägerin stellt LED-Leuchtmittel her. Sie hat Regelschaltungen entsprechend der Vorveröffentlichung "Constant Current/Constant Power Circuits für TOPSwitch® Desogm Mpte DM14" (E3) an Abnehmer, u.a. in Deutschland, geliefert. Die Beklagte hat ein Schreiben der Prozessbevollmächtigten der Klägerin vom 28. November 2018, in dem diese aufgefordert worden ist, auf alle Ansprüche aus dem Streitpatent, soweit mit der vorliegenden Nichtigkeitsklage angegriffen, zu verzichten, unbeantwortet gelassen. Bei dieser Ausgangslage ist die Besorgnis der Klägerin nicht unbegründet, dass sie von der Beklagten wegen Handlungen in der Zeit vor Erlöschen des Streitpatents wegen dessen Verletzung in Anspruch genommen wird.
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B. Die Klage ist begründet.
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I. Das Streitpatent betrifft eine Schaltungsanordnung zum Betreiben einer Halbleiterlichtquelle.
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1. Nach der Streitpatentschrift werden Halbleiterlichtquellen zunehmend für Signalleuchten verwendet. Halbleiterlichtquellen bestünden im Allgemeinen aus einer Matrix aus Halbleitern, beispielsweise in Form von Leuchtdioden (LEDs), die elektrisch miteinander verbunden seien. Der Betrieb als Lichtquelle werde durch den Wert des vom Halbleiter gelieferten Stroms bestimmt, weshalb der Wandler als Stromgenerator wirken solle.
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Das bringe den Nachteil mit sich, dass bei einer defekten Halbleiterlichtquelle an den Ausgangsklemmen eine sehr hohe Spannung auftreten könne. Werde der Betrieb in einem solchen Zustand für lange Zeit fortgesetzt, bestehe die Gefahr eines Durchschlags in der Schaltungsanordnung, so dass diese defekt werde. Auch sei das Auftreten von Kurzschlüssen mit allen damit verbundenen Risiken nicht unwahrscheinlich.
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Der Defekt in einem oder einigen der Halbleiter führe zu einer erhöhten Impedanz der Lichtquelle. Obwohl die damit einhergehende Zunahme der Spannung an den Ausgangsklemmen für den Betrieb des Wandlers an sich nicht nachteilig sein müsse, könne der Lichtstrom der Lichtquelle stark abfallen, so dass keine zuverlässige Signalleuchte mehr betrieben werden könne.
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2. Das Streitpatent bezeichnet es als Aufgabe, eine Schaltungsanordnung zu schaffen, mit der die genannten Nachteile vermieden werden können.
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3. Die in Patentanspruch 1 in den Fassungen des Hauptantrags und des Hilfsantrags III der Beklagten unter Schutz gestellte Lehre lässt sich wie folgt gliedern (Änderungen in der Fassung des Hilfsantrags III gegenüber dem Hauptantrag sind durch Durch- und Unterstreichungen hervorgehoben, die abweichende Gliederung im erstinstanzlichen Urteil ist in eckigen Klammern hinzugefügt ): 1. Schaltungsanordnung [circuit arrangement] [a] geeignet zum Betreiben einer eine Matrix aus elektrisch miteinander verbundenen LEDs enthaltenden Halbleiterlichtquelle (LB) [b] und versehen mit [c] 1.1. Eingangsklemmen [input terminals] (A, B) zum Anschließen einer Speisespannung [c-1], 1.2. Eingangsfiltermitteln [input filter means] (I) [c-2], 1.2.1. die mit den Eingangsklemmen gekoppelt sind [c-2a], 1.3. einem Wandler [converter] (III) [c-3a], der 1.3.1. mit den Eingangsfiltermitteln (I) gekoppelt ist [c-3a], 1.3.2. als Stromgenerator für die Halbleiterlichtquelle (LB) arbeitet [c-3a] und 1.3.3. eine Steuerschaltung umfasst [c-3], 1.4. Ausgangsklemmen [output terminals] (C, D) [c-4], 1.4.1. die mit dem Wandler (III) gekoppelt sind [c-4], 1.4.2. um diesen mit der Halbleiterlichtquelle (LB) zu koppeln [c4a ], 1.5. Spannungsdetektionsmittel [voltage detection means] (II) [d-1], 1.5.1. die mit dem Wandler (III) [d-1a], 1.5.2. und den Ausgangsklemmen (C, D) gekoppelt sind [d-1b], 1.5.3. zur Spannungsdetektion an den Ausgangsklemmen [d-2], 1.5.4. um die Erfassung eines Defekts der Halbleiterlichtquelle (LB) zu ermöglichen [d-2a], 1.5.5. die ein Signal S erzeugen, wenn eine an den Ausgangsklemmen (C, D) erhaltene Spannung höher als eine Schwellenspannung [threshold voltage] VuD ist [d-3], 1.5.5.1. die Schwellenspannung ist gewählt, um eine Erfassung eines Defekts im Falle einer teilweise defekten Halbleiterlichtquelle zu ermöglichen [d3a ] 1.6. der Halblichterleiterquelle [semiconductor light source] (LB) [e] 1.6.1 die mit den Ausgangsklemmen (C, D) gekoppelt ist [e-1] und 1.6.2 eine Matrix aus LEDs umfasst, die miteinander elektrisch verbunden sind [e-2].
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4. Die nachfolgend wiedergegebene Figur 2 stammt aus der Streitpatentschrift und zeigt beispielhaft das Schaltbild eines erfindungsgemäßen Spannungsdetektionsmittels:
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5. Nach den zutreffenden Ausführungen des Patentgerichts ist unter dem Fachmann ein Diplom-Ingenieur der Fachrichtung Elektrotechnik zu verstehen , der Treiberschaltungen für Halbleiterlichtquellen entwirft.
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6. Die erfindungsgemäße Lehre ist aus Sicht eines solchen Fachmanns wie folgt weiter zu erläutern:
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a) Die Schaltungsanordnung ist nach Merkmalsgruppe 1.3 mit einem Wandler versehen, der eine Steuerschaltung umfasst. Der Wandler arbeitet als Stromgenerator für die Halbleiterlichtquelle, d.h. er liefert für diese eine konstante Stromstärke und eine variable, zur Erzielung dieser Stromstärke erforderliche Spannung.
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b) Die Schaltungsanordnung ist nach Merkmalsgruppe 1.5 mit Mitteln versehen, die die Spannung an den Ausgangsklemmen detektieren und dadurch die Erfassung eines Defekts der Halbleiterlichtquelle ermöglichen.
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aa) Es ist nicht erforderlich, dass mit der Schaltungsanordnung auch tatsächlich von der Möglichkeit der Fehlererfassung Gebrauch gemacht wird. Hingegen ist es unzureichend, wenn die Schaltungsanordnung lediglich Bestandteile umfasst, die geeignet sind, die Spannung in der beschriebenen Weise zu überwachen. Vielmehr müssen Mittel vorhanden sein, die die Funktion der Spannungsdetektion auch tatsächlich ausüben.
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bb) Die Art des Defekts, dessen Erfassung die Spannungsdetektionsmittel ermöglichen sollen, ist in Merkmal 1.5.4. nicht näher bestimmt. Nach der Beschreibung kann ein solcher Defekt in einem Ausfall von Komponenten der Halbleiterlichtquelle bestehen, der eine Schädigung der Schaltungsanordnung zur Folge hat (Abs. 2). Genannt wird als möglicher Defekt aber auch der Ausfall lediglich einer oder weniger LEDs innerhalb einer Matrix und die daraus resultierende Verringerung des Lichtstroms, so dass etwa eine Signalleuchte ihre Funktion nicht mehr zuverlässig wahrnehmen kann (Abs. 5).
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cc) Nicht festgelegt ist zudem, welche Maßnahmen zu erfolgen haben, wenn ein Defekt der Halbleiterlichtquelle festgestellt worden ist. Soweit in der Beschreibung näher erläutert wird, dass bei Überschreiten einer Schwellenspannung VuD Abschaltmittel aktiviert werden, um den Wandler in einen Betriebszustand zu schalten, bei dem die Spannung Vu wieder kleiner als der Schwellenwert VuD ist (Abs. 6, 15 f.), handelt es sich lediglich um ein Ausführungsbeispiel , das die Lehre aus Patentanspruch 1 nicht zu beschränken vermag.
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dd) Das in Patentanspruch 1 in der Fassung des Hilfsantrags III hinzutretende Merkmal 1.5.5. präzisiert die erfindungsgemäße Lehre weiter dahin, dass die Spannungsdetektionsmittel ein Signal S erzeugen, wenn eine an den Ausgangsklemmen erhaltene Spannung höher als eine Schwellenspannung VuD ist. Das Signal S muss so beschaffen sein, dass eine angemessene Reaktion auf den festgestellten Defekt möglich ist. Weitere Anforderungen an die Beschaffenheit des Signals werden nicht gestellt.
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ee) Nach Merkmal 1.5.5.1. ist vorgesehen, dass die Schwellenspannung so gewählt ist, dass ein Defekt auch im Falle einer nur teilweise defekten Halbleiterlichtquelle erfasst werden kann.
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II. Das Patentgericht hat seine Entscheidung - soweit im Berufungsverfahren noch von Interesse - im Wesentlichen wie folgt begründet:
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1. Der Schutzbereich des Streitpatents in der Fassung des Hauptantrags ("Hilfsantrag 1") werde dadurch erweitert, dass Patentanspruch 1 in der Fassung des Hauptantrags gegenüber der erteilten Fassung sich nicht nur auf eine Schaltungsanordnung zum Betreiben einer Halbleiterlichtquelle, sondern zusätzlich auf die Halbleiterlichtquelle erstrecke.
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2. Der Gegenstand von Patentanspruch 1 sei zudem aus der internationalen Anmeldung WO 96/02970 (E17) bekannt. Es würden Spannungsdetektionsmittel offenbart, die die Erfassung eines Defekts der Halbleiterlichtquelle ermöglichten. Denn sollte an der Halbleiterlichtquelle der E17 ein Defekt auftreten , insbesondere ein Totalausfall, bei dem beide Zweige der Halbleiterlichtquelle 405 hochohmig seien, führe das zu einem dauerhaften Durchschalten der den gesamten Strom aufnehmenden Z-Diode 510, was der Fachmann als Indiz für einen Defekt der Halbleiterlichtquelle werten könne.
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Im Übrigen seien dem Fachmann am Prioritätstag Schaltungsanordnungen bekannt gewesen, die die von der Beklagten als ihre Erfindung geltend gemachten Wirkungen aufgewiesen hätten und daher grundsätzlich auch zum Betrieb von Halbleiterlichtquellen geeignet gewesen wären, wie beispielsweise aus der E3. Die Erkenntnis, dass mit der aus der E3 bekannten Schaltungsanordnung alternativ zu der Schaltungsanordnung nach der E17 nicht nur Batte- rieladegeräte oder Elektromotoren, sondern auch Halbleiterlichtquellen betrieben werden könnten, sei nicht als erfinderische Tätigkeit zu werten.
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Der Gegenstand des Streitpatents sei auch nahegelegt, da es dem Fachmann bei der Schaltung nach E17 ohne weiteres möglich gewesen sei, die Ansprechspannung der Z-Diode 520 so zu wählen, dass sie nicht erst bei einem Totalausfall, sondern auch bei einem Teilausfall des LED-Arrays 405 erreicht werde.
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III. Das Urteil des Patentgerichts hält der Berufung im Ergebnis stand.
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1. Der Schutzbereich des Streitpatents in den Fassungen des Hauptantrags sowie der Hilfsanträge I, II und IV ist gegenüber dem des Streitpatents in der erteilten Fassung unzulässig erweitert.
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a) Nach der Rechtsprechung des Senats führt die nachträgliche Einbeziehung eines vom Streitpatent in der erteilten Fassung nicht geschützten Gegenstands in einen Patentanspruch zu einer Erweiterung des Schutzbereichs des Streitpatents. Das Patentnichtigkeitsverfahren eröffnet dem Patentinhaber zwar die Möglichkeit, das Schutzrecht in eingeschränkter Fassung zu verteidigen. Es dient aber nicht darüber hinaus der Gestaltung des Patents. Diese Funktion ist vielmehr allein dem Patenterteilungsverfahren zugewiesen. Deshalb darf ein Patentanspruch im Nichtigkeitsverfahren nicht so geändert werden , dass er einen von der erteilten Fassung nicht umfassten Gegenstand einbezieht (BGH, Urteil vom 14. September 2004 - X ZR 149/01, GRUR 2005, 145, 146 - elektronisches Modul).
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b) Im Streitfall stellt Patentanspruch 1 in der erteilten Fassung eine Schaltungsanordnung zum Betreiben einer Halbleiterlichtquelle unter Schutz. Damit muss die Schaltungsanordnung lediglich zum Betreiben einer Halbleiterlichtquelle geeignet sein, während die Halbleiterlichtquelle in ihrer räumlichkörperlichen Ausgestaltung nicht zum Gegenstand des Patentanspruchs 1 gehört. Daran ändert auch nichts, dass Figur 1 nach der Beschreibung "ein Schema der Schaltungsanordnung" zeigen soll und darin neben der Speisequel- le VB, den Anschlussklemmen A und B, den Eingangsfiltermitteln I, dem Strombegrenzungsnetzwerk IV, dem Wandler III, den Spannungsdetektionsmitteln II und den Ausgangsklemmen C und D auch die Halbleiterlichtquelle LB gezeigt wird. Denn der Schutzbereich eines Patents wird durch den Patentanspruch bestimmt, nach dem die Schaltungsanordnung zwar die Eignung zum Betrieb einer Halbleiterlichtquelle aufweisen, nicht aber zu dieser gehören soll. Erst Patentanspruch 7 hat eine Signalleuchte zum Gegenstand, die sowohl die erfindungsgemäße Schaltungsanordnung als auch die Halbleiterlichtquelle umfasst.
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c) Patentanspruch 1 in den Fassungen des Hauptantrags sowie der Hilfsanträge I, II und IV weist gegenüber Patentanspruch 1 in der erteilten Fassung die Halbleiterlichtquelle jeweils als einen zusätzlichen Gegenstand auf. Damit wird, wie bereits das Patentgericht zutreffend erkannt hat, der Schutzbereich auf Schaltungsanordnungen mit einer Halbleiterlichtquelle erweitert.
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Dies steht auch nicht in Widerspruch zur Rechtsprechung der Beschwerdekammern des Europäischen Patentamts, wonach die Einfügung eines weiteren Merkmals in den erteilten Patentanspruch nicht zu einer Schutzbereichserweiterung führt, wenn dieses in einer funktionalen Wechselwirkung mit dem Gegenstand des erteilten Patentanspruchs steht (vgl. EPA, TBK vom 12. Juli 2016 - T 57/12 - 3.2.06, Rn. 4.9, 4.14). Denn im Streitfall ist zwar im erteilten Patentanspruch bereits vorgesehen, dass die Schaltungsanordnung zum Betrieb einer Halbleiterlichtquelle geeignet sein soll. Es besteht aber keine funktionale Wechselwirkung zwischen der Schaltungsanordnung und der durch die veränderten Anspruchsfassungen jeweils hinzugekommenen Halbleiterlichtquelle , da letztere der Lichterzeugung dient und damit nicht ihrerseits auf die Schaltungsanordnung bezogen ist.
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2. Der Gegenstand von Patentanspruch 1 in der Fassung des Hilfsantrags III ist nicht patentfähig, da er für den Fachmann zum Prioritätszeitpunkt aufgrund seines Fachwissens und der E3 nahegelegt war.
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a) Die E3 befasst sich mit Stromregelschaltungen, die verwendet werden , um den Ausgangsstrom einer Stromversorgung genau zu regeln. Die Entgegenhaltung nennt Batterieladegeräte als größte Einzelanwendung für stromgeregelte Stromversorgungen, die entweder eine Konstantstrom- oder eine Konstantleistungs-Ausgangscharakteristik erfordern. Erwähnt werden zudem Motortreiberanwendungen, die ebenfalls Stromversorgungen mit geregeItem Ausgangsstrom benötigen könnten.
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Die - nachfolgend wiedergegebene - Figur 1 der E3 zeigt eine 7,5 VStromversorgungsschaltung , die bei einem geringen Ausgangsstrom im Konstantstrommodus betrieben wird und bei einem Anstieg der Stromstärke in den Konstantspannungsmodus wechselt.
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Im Konstantspannungsmodus wird die Ausgangsspannung durch den Spannungsabfall über der Z-Diode VR2 und der LED im Innern des Optokopplers U2 bestimmt. Die Z-Diode VR2 sorgt dafür, dass die Ausgangsspannung konstant bleibt. Die Ausgangsspannung wird durch den Widerstand R6 gemessen. Wird der Spannungsabfall über R6 hinreichend groß, werden die Transistoren Q1 und Q2 geschaltet. Danach fließt Strom durch den Optokoppler U2 und verringert sich die Ausgangsspannung. Die Z-Diode VR2 leitet nichtmehr und der Ausgangsstrom bleibt konstant (E3, S. 2, l. Sp.).
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Die in den Figuren 5 und 11 der E3 gezeigten Schaltungen arbeiten entsprechend. Auch dort wird mittels eines Widerstands R6 der Ausgangsstrom überwacht und bei Erreichen eines bestimmten Werts wird Strom durch einen Optokoppler U2 geleitet (E3, S. 6, l. Sp.; S. 13, r. Sp.).
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b) Offenbart ist damit eine Schaltungsanordnung, die alle Merkmale des Patentanspruchs 1 in der Fassung des Hilfsantrags III mit Ausnahme des Merkmals 1.5.5.1. aufweist.
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aa) Die Schaltungsanordnung verfügt über Eingangsklemmen, Eingangsfiltermittel , einen Wandler und Ausgangsklemmen entsprechend den Merkmalen 1.1. bis 1.4.1. der Lehre des Streitpatents, was zwischen den Parteien nicht streitig ist.
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bb) Die Schaltungsanordnung ist außerdem nach Merkmal 1 zum Betreiben einer Halbleiterlichtquelle geeignet.
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(1) Die Beklagte weist zwar auf Schwankungen der Stromstärke hin, die sich aus Figur 2 der E3 bei einer Eingangsspannung von 85 und 265 Volt wie folgt ergeben:
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Ob diese Stromschwankungen generell zu Beeinträchtigungen der Einsatzfähigkeit der Schaltung für Halbleiterlichtquellen führen, kann dahingestellt bleiben. Denn selbst wenn dies angenommen wird, wird dem Fachmann durch die weiteren Diagramme in den Figuren 6 und 12, die eine geringere Schwankungsbreite zeigen, verdeutlicht, dass eine solche Fluktuation durch geeignete Ausgestaltungen der Schaltung verringert werden kann. Dabei darf auch nicht übersehen werden, dass in der Streitpatentschrift zwar die Verwendung der erfindungsgemäßen Schaltungsanordnungen für Signalleuchten erwähnt wird, es nach dem Gegenstand aus Patentanspruch 1 aber lediglich einer allgemein zum Betreiben einer Halbleiterlichtquelle geeigneten Schaltungsanordnung bedarf.
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(2) Die Eignung der in der E3 offenbarten Schaltungsanordnung zum Betreiben einer Halbleiterlichtquelle wird auch nicht durch das - nachfolgend wiedergegebene - Diagramm in Figur 4 der E3 in Frage gestellt:
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In der E3 wird erläutert, dass Figur 4 die Antwort auf eine abgestufte resistive Last zeige, die bei Betrieb in einem Stromsteuerungsmodus an den Ausgang der Stromversorgung angeschlossen sei, so dass der resultierende Ausgangsstrom unter Verwendung einer Gleichstromsonde begutachtet werden könne (E3, S. 4, r. Sp.). Demgegenüber findet sich in der E3 kein Anhalt dafür, dass, wie die Beklagte in der mündlichen Verhandlung vorgetragen hat, aus Figur 4 Stromschwankungen beim Einschalten auch im negativen Bereich hervorgehen , die der Eignung der in der E3 offenbarten Schaltungsanordnung zum Betrieb einer Halbleiterlichtquelle entgegenstehen könnten.
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cc) Die in Figur 1 der E3 offenbarte Z-Diode VR2 begrenzt den Anstieg der Ausgangsspannung auf einen Nennwert. Die Begrenzung der Spannung setzt deren Detektion voraus. Die Z-Diode reagiert auf einen drohenden Anstieg der Spannung, indem sie diesem entgegenwirkt. Damit kann eine Beschädigung der Schaltungsanordnung und des angeschlossenen Verbrauchers durch zu hohe Spannung vermieden werden, so wie dies auch das Streitpatent an- strebt. Die Z-Diode VR2 ist damit ein Spannungsdetektionsmittel im Sinne der Merkmale 1.5. und 1.5.3.
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Dem steht nicht entgegen, dass die Z-Diode VR2 die Ausgangsspannung erst dann begrenzt, wenn die Transistoren Q1 und Q2 infolge eines geringen Stromflusses über den Widerstand R6 ausgeschaltet sind. Denn auch nach der Lehre des Streitpatents ist eine Überwachung der Spannung erst dann erforderlich , wenn der durch die Halbleiterlichtquelle fließende Strom aufgrund eines Defekts absinkt. Entscheidend ist, welche Funktion die Z-Diode VR2 in der in E3 offenbarten Schaltung während des Konstantspannungsmodus hat, nicht aber wodurch diese Funktion ausgelöst wird. Dass die Z-Diode VR2 im Konstantstrommodus keinen Strom mehr leitet, ist unerheblich.
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dd) Dass die Z-Diode VR2 auf beiden Seiten nicht unmittelbar mit den Ausgangsklemmen verbunden ist, hindert die Verwirklichung des Merkmals 1.5.2. nicht. Erfindungsgemäß ist eine solche unmittelbare Verbindung nicht erforderlich. In dem in Figur 2 des Streitpatents gezeigten Ausführungsbeispiel der Erfindung ist die Z-Diode Z1 auf einer Seite mit der Ausgangsklemme C und auf der anderen Seite mit einem RC-Netzwerk und damit insoweit gleichfalls nicht unmittelbar mit der Ausgangsklemme verbunden.
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ee) Offenbart ist auch das Merkmal 1.5.4., wonach das Spannungsdetektionsmittel die Erfassung eines Defekts ermöglichen soll. Bei der in Figur 1 der E3 gezeigten Schaltungsanordnung verhindert die Z-Diode VR2, dass bei einem Absinken des Stroms die Spannung über den Nennwert ansteigt. Das ist eine sinnvolle Reaktion auf einen auftretenden Defekt, die geeignet ist, eine Beschädigung der Schaltungsanordnung und der Halbleiterlichtquelle zu verhindern. Dass sich diese Reaktion von der Reaktion in dem Ausführungsbeispiel des Streitpatents unterscheidet, bei dem die Detektion eines Defekts zum Abschalten der Halbleiterlichtquelle führt, steht einer Verwirklichung des Merk- mals nicht entgegen, da die Lehre aus Patentanspruch 1 offen lässt, welche Maßnahme bei der Detektion eines Defekts zu ergreifen ist.
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ff) Merkmal 1.5.5. ist ebenfalls verwirklicht. Wie erläutert, muss das Signal S lediglich so beschaffen sein, dass es eine angemessene Reaktion auf den festgestellten Defekt der Halbleiterlichtquelle ermöglicht. Nach dem übereinstimmenden Vorbringen der Parteien führt ein Anstieg der Spannung zu einem erhöhten Stromfluss durch die Z-Diode VR2 und den Optokoppler U2, wodurch die vom Eingangskreis gelieferte Spannung sinkt. Das ist eine angemessene Reaktion.
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gg) Wie erläutert, erwähnt die E3 als Anwendungsmöglichkeiten der offenbarten Steuerschaltung Batterieladegeräte oder Motortreiberanwendungen, nicht aber den Einsatz zum Betrieb einer Halbleiterlichtquelle. Entsprechend wird in der Entgegenhaltung auch nicht offenbart, die Schwellenspannung auf den Fall eines Teildefekts einer Halbleiterlichtquelle abzustimmen. Allein aus der Offenbarung einer Nennausgangsspannung von 7,5 Volt im Hinblick auf das in Figur 1 gezeigte Ausführungsbeispiel und eines Nennwerts von jeweils 15 Volt für die in den Figuren 5 und 9 gezeigten Ausführungsbeispiele folgt ein solcher Zusammenhang noch nicht ohne weiteres.
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c) Die Verwendung der in der E3 offenbarten Schaltungsanordnung zum Betreiben einer Halbleiterlichtquelle ergab sich für den Fachmann jedoch in naheliegender Weise.
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aa) Aufgrund seines Fachwissens auf dem Gebiet der Entwicklung von Treiberschaltungen für Halbleiterlichtquellen war ihm bekannt, dass Schaltungsanordnungen zum Betrieb von Halbleiterlichtquellen über einen Stromgenerator als Energiequelle verfügen, der eine konstante Stromstärke liefert. Sind Lichtquellen der Halbleiterlichtquelle defekt, kann dies, wie dem Fachmann ebenfalls bekannt war (vgl. Streitpatentschrift, Abs. 3 f.), zu sehr hohen Span- nungen an den Ausgangsklemmen führen und einen Kurzschluss und gegebenenfalls eine Beschädigung oder Zerstörung der Schaltungsanordnung zur Folge haben.
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Der Fachmann stand damit vor dem Problem, bei Schaltungsanordnungen zum Betreiben einer Halbleiterlichtquelle eine Anordnung zu finden, mit der ein starker Spannungsanstieg infolge eines Defekts von Lichtquellen vermieden wird.
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bb) Bei der Suche nach einer Lösung für dieses Problem war für ihn auch die E3 von Interesse, da sich diese mit Steuerschaltungen zum genauen Steuern eines Ausgangsstroms einer Stromversorgung befasst.
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Zwar werden in der E3 als größte Einzelverwendung der Steuerschaltungen Batterieladegeräte angeführt, weil diese entweder eine Konstantstromoder eine Konstantleistungsausgabecharakteristik erfordern, und als weiterer Verwendungsfall Motorantriebe erwähnt, weil diese Stromversorgungen mit gesteuertem Ausgangsstrom benötigen (E3, S. 1, l. Sp.). Für den Fachmann ergab sich jedoch aus dieser nicht abschließenden Aufzählung und den Angaben zur Wirkungsweise Veranlassung, die Steuerschaltungen auch in anderen Anwendungssituationen in Betracht zu ziehen, in denen eine Steuerschaltung mit Konstantstrom- oder Konstantleistungsmodus oder eine Stromversorgung mit gesteuertem Ausgangsstrom Vorteile bietet.
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Eine solche vorteilhafte Anwendungssituation besteht auch bei einer Verwendung der in der E3 offenbarten Steuerschaltungen für Halbleiterlichtquellen. Zunächst ermöglicht es eine solche Steuerschaltung, die Halbleiterlichtquelle mit Strom in konstanter Stärke zu versorgen. Sollte der Fachmann die in Figur 2 gezeigten Stromschwankungen als für den Betrieb von Halbleiterlichtquellen problematisch ansehen, wird ihm, wie bereits erwähnt, durch die weiteren Diagramme in den Figuren 6 und 12, die eine geringere Schwan- kungsbreite zeigen, verdeutlicht, dass eine solche Fluktuation durch eine geeignete Ausgestaltung der Schaltung verringert werden kann.
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Zudem bewirkt die Z-Diode VR2, dass ein Anstieg der Spannung über einen bestimmen Schwellenwert bei einem Absinken des Stroms verhindert wird. Insoweit ist der Konstantspannungsmodus auch bei einem Einsatz der in der E3 offenbarten Steuerschaltung nicht überflüssig und gab es für den Fachmann auch keinen Grund, die in der E3 offenbarte Anordnung bei der Suche nach einer Steuerschaltung für Halbleiterlichtquellen, mit der ein starker Spannungsanstieg infolge eines Defekts von Lichtquellen vermieden wird, zu verwerfen oder über eine Modifizierung der Schaltungsanordnung im Sinne eines Verzichts auf den Konstantspannungsmodus nachzudenken.
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cc) Den Schwellenwert, bei dem die Spannung infolge eines Absinkens des Stromwerts durch die Z-Diode VR2 nicht weiter steigen soll, wird der Fachmann entsprechend der Wahrscheinlichkeit des Eintritts eines Defekts wählen. Je nach Einsatzzweck ergibt sich daraus die Veranlassung, die Schwellenspannung - wie in Merkmal 1.5.5.1. vorgesehen - auf einen Wert festzusetzen , der bereits dem Eintritt eines Teil- und nicht erst dem Eintritt eines Volldefekts der Halbleiterlichtquelle entspricht.
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Dem steht auch nicht entgegen, dass die Schaltung im Ausführungsbeispiel des Streitpatents auf die Detektion eines Defekts oder Teildefekts mit dem Ausschalten der Halbleiterlichtquelle reagiert (Abs. 6, 15 f.), während die E3 als Reaktion eine Begrenzung der Betriebsspannung vorsieht; denn, wie bereits erläutert, legt sich die Lehre aus Patentanspruch 1 nicht fest, welche Maßnahme zu erfolgen hat, wenn das Spannungsdetektionsmittel einen Defekt bzw. einen Teildefekt der Halbleiterlichtquelle festgestellt hat.
64
IV. Die Kostenentscheidung beruht auf § 121 Abs. 2 PatG und § 97 Abs. 1 ZPO.
Bacher Grabinski Hoffmann
Deichfuß Marx
Vorinstanz:
Bundespatentgericht, Entscheidung vom 22.02.2017 - 6 Ni 7/15 (EP) -

Urteilsbesprechung zu Bundesgerichtshof Urteil, 20. Dez. 2018 - X ZR 56/17

Urteilsbesprechungen zu Bundesgerichtshof Urteil, 20. Dez. 2018 - X ZR 56/17

Referenzen - Gesetze

Zivilprozessordnung - ZPO | § 97 Rechtsmittelkosten


(1) Die Kosten eines ohne Erfolg eingelegten Rechtsmittels fallen der Partei zur Last, die es eingelegt hat. (2) Die Kosten des Rechtsmittelverfahrens sind der obsiegenden Partei ganz oder teilweise aufzuerlegen, wenn sie auf Grund eines neuen Vo

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(1) In dem Verfahren vor dem Bundesgerichtshof gelten die Bestimmungen des § 144 über die Streitwertfestsetzung entsprechend. (2) In dem Urteil ist auch über die Kosten des Verfahrens zu entscheiden. Die Vorschriften der Zivilprozeßordnung über d

Gesetz über internationale Patentübereinkommen - IntPatÜbkG | § 6 Das Deutsche Patent- und Markenamt als ausgewähltes Amt


(1) Hat der Anmelder zu einer internationalen Anmeldung, für die das Deutsche Patent- und Markenamt Bestimmungsamt ist, beantragt, daß eine internationale vorläufige Prüfung der Anmeldung nach Kapitel II des Patentzusammenarbeitsvertrags durchgeführt
Bundesgerichtshof Urteil, 20. Dez. 2018 - X ZR 56/17 zitiert 5 §§.

Zivilprozessordnung - ZPO | § 97 Rechtsmittelkosten


(1) Die Kosten eines ohne Erfolg eingelegten Rechtsmittels fallen der Partei zur Last, die es eingelegt hat. (2) Die Kosten des Rechtsmittelverfahrens sind der obsiegenden Partei ganz oder teilweise aufzuerlegen, wenn sie auf Grund eines neuen Vo

Patentgesetz - PatG | § 121


(1) In dem Verfahren vor dem Bundesgerichtshof gelten die Bestimmungen des § 144 über die Streitwertfestsetzung entsprechend. (2) In dem Urteil ist auch über die Kosten des Verfahrens zu entscheiden. Die Vorschriften der Zivilprozeßordnung über d

Gesetz über internationale Patentübereinkommen - IntPatÜbkG | § 6 Das Deutsche Patent- und Markenamt als ausgewähltes Amt


(1) Hat der Anmelder zu einer internationalen Anmeldung, für die das Deutsche Patent- und Markenamt Bestimmungsamt ist, beantragt, daß eine internationale vorläufige Prüfung der Anmeldung nach Kapitel II des Patentzusammenarbeitsvertrags durchgeführt

Referenzen - Urteile

Bundesgerichtshof Urteil, 20. Dez. 2018 - X ZR 56/17 zitiert oder wird zitiert von 2 Urteil(en).

Bundesgerichtshof Urteil, 20. Dez. 2018 - X ZR 56/17 zitiert 2 Urteil(e) aus unserer Datenbank.

Bundesgerichtshof Urteil, 14. Sept. 2004 - X ZR 149/01

bei uns veröffentlicht am 14.09.2004

BUNDESGERICHTSHOF IM NAMEN DES VOLKES URTEIL X ZR 149/01 Verkündet am: 14. September 2004 Groß Justizangestellte als Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle in der Patentnichtigkeitssache Nachschlagewerk: ja BGHZ : nei

Bundesgerichtshof Urteil, 24. Mai 2016 - X ZR 28/14

bei uns veröffentlicht am 24.05.2016

BUNDESGERICHTSHOF IM NAMEN DES VOLKES URTEIL X ZR 28/14 Verkündet am: 24. Mai 2016 Hartmann Justizangestellte als Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle in der Patentnichtigkeitssache ECLI:DE:BGH:2016:240516UXZR28.14.0

Referenzen

(1) Hat der Anmelder zu einer internationalen Anmeldung, für die das Deutsche Patent- und Markenamt Bestimmungsamt ist, beantragt, daß eine internationale vorläufige Prüfung der Anmeldung nach Kapitel II des Patentzusammenarbeitsvertrags durchgeführt wird, und hat er die Bundesrepublik Deutschland als Vertragsstaat angegeben, in dem er die Ergebnisse der internationalen vorläufigen Prüfung verwenden will ("ausgewählter Staat"), so ist das Deutsche Patent- und Markenamt ausgewähltes Amt.

(2) Ist die Auswahl der Bundesrepublik Deutschland vor Ablauf des 19. Monats seit dem Prioritätsdatum erfolgt, so ist § 4 Absatz 2 und 3 mit der Maßgabe anzuwenden, dass an die Stelle des Artikels 23 Absatz 2 des Patentzusammenarbeitsvertrages Artikel 40 Absatz 2 des Patentzusammenarbeitsvertrages tritt.

11
1. Wer die Nichtigerklärung eines erloschenen Patents begehrt, kann sich nicht mehr auf das bei einem als Popularklage ausgestalteten Verfahren ein Rechtschutzbedürfnis rechtfertigende Interesse der Allgemeinheit an der Nichtigerklärung berufen. Er muss vielmehr ein eigenes Rechtsschutzbedürfnis dartun (BGH, Urteil vom 26. Juni 1973 - X ZR 23/71, GRUR 1974, 146 - Schraubennahtrohr). Das Erfordernis des besonderen eigenen Rechtsschutzinteresses ist dabei jedoch nicht etwa so zu verstehen, dass an dieses Interesse besonders strenge, den Rechtsschutz einengende Anforderungen zu stellen wären. Es muss sich - gegenüber dem vor dem Erlöschen des Schutzrechts genügenden und ohne weiteres gegebenen allgemeinen Rechtsschutzinteresse - nunmehr lediglich um ein spezielles, in der Person des Klägers liegendes, aus seiner Beziehung zu dem angegriffenen Schutzrecht ableitbares Interesse handeln (BGH, Beschluss vom 12. März 1981 - X ZB 16/80, GRUR 1981, 515, 516 - Anzeigegerät). Dementsprechend geht der Senat in ständiger Rechtsprechung davon aus, dass ein Rechtsschutzinteresse an der Nichtigerklärung eines durch Verzicht erloschenen Patents ohne weiteres dann zu bejahen ist, wenn der beklagte Patentinhaber den Nichtigkeitskläger noch weiterhin wegen Verletzung des Streitpatents in der Zeit vor dem Erlöschen des Streitpatents in Anspruch nehmen kann, wobei weder die Erhebung einer Verletzungsklage noch die Ankündigung einer solchen verlangt wird (BGH, Urteil vom 26. Juni 1973 - X ZR 23/71, GRUR 1974, 146 - Schraubennahtrohr; Beschluss vom 14. Februar 1995 - X ZB 19/94, GRUR 1995, 342, 343 - Tafelförmige Elemente ; Beschluss vom 12. März 1981 - X ZB 16/80, GRUR 1981, 515, 516 - Anzeigegerät; Urteil vom 12. Dezember 2006 - X ZR 131/02, GRUR 2007, 309 - Schussfädentransport; Urteil vom 8. Juli 2010 - Xa ZR 124/07, GRUR 2010, 910 Rn. 8 - Fälschungssicheres Dokument).

BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES
URTEIL
X ZR 149/01 Verkündet am:
14. September 2004
Groß
Justizangestellte
als Urkundsbeamtin
der Geschäftsstelle
in der Patentnichtigkeitssache
Nachschlagewerk: ja
BGHZ : nein
BGHR : ja
elektronisches Modul
PatG (1981) §§ 81 ff., 110 ff.
Ein Gegenstand, der durch das erteilte Patent zwar offenbart, von ihm aber
nicht geschützt ist, kann im Patentnichtigkeitsverfahren nicht nachträglich in das
Patent einbezogen und unter Schutz gestellt werden.
BGH, Urt. v. 14. September 2004 - X ZR 149/01 - Bundespatentgericht
Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung
vom 14. September 2004 durch den Vorsitzenden Richter
Dr. Melullis, den Richter Keukenschrijver, die Richterinnen Ambrosius und
Mühlens und den Richter Asendorf

für Recht erkannt:
Auf die Berufung der Klägerin, die im übrigen zurückgewiesen wird, wird das Urteil des 2. Senats (Nichtigkeitssenats) des Bundespatentgerichts vom 15. März 2001 abgeändert und insgesamt wie folgt neu gefaßt: Das europäische Patent 0 674 828 wird mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland im Umfang seiner Patentansprüche 1-5 dadurch teilweise für nichtig erklärt , daß an die Stelle des Patentanspruchs 1 in seiner erteilten Fassung folgender Patentanspruch 1 tritt, die Patentansprüche 2 und 3 entfallen und die Patentansprüche 4 und 5 auf den neuen Patentanspruch 1 rückbezogen werden: "1. Elektronisches Modul, insbesondere Speichermodul, das an zwei gegenüberliegenden Seiten jeweils eine Leiste (16, 17) aufweist zur Aufnahme und Halterung des Moduls in dazu korrespondierenden Nuten (26) zweier U-förmiger Schienen eines Kunststoffträgers, mit einem Kunststoffrahmen (1), der eine bestückte Leiterplatte (2) aufnimmt und der an seiner Ober- und Unterseite eine elektrisch leitende Abdeckung (7, 8) trägt, welche sich bis auf die Leisten (16, 17) erstreckt, wobei - auf beiden Seiten eine Abdeckung (7, 8) vorhanden ist und - der Kunststoffrahmen (1) im Umfangsbereich Ausnehmungen (10) aufweist, in welche rechtwinklig abgebogene Laschen (11, 18) der beiden Abdeckungen (7, 8) hineinragen und auf Grund Federkraft aneinanderliegen und so eine elektrische Verbindung zwischen den Abdeckungen (7, 8) herstellen und - der Kunststoffrahmen (1) im Umfangsbereich weitere Ausnehmungen (10) aufweist, die derart ausgebildet sind, daß sie mit hineinragenden Haken (12) der Abdeckungen eine Rastverbindung eingehen." Von den Kosten des Rechtsstreits tragen die Klägerin ein Viertel, die Beklagte drei Viertel.
Von Rechts wegen

Tatbestand:


Die Beklagte ist eingetragene Inhaberin des unter Inanspruchnahme der Priorität der deutschen Gebrauchsmusteranmeldungen 92 17 265 und 92 17 302 vom 17. Dezember 1992 am 8. Dezember 1993 international angemeldeten , mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland erteilten europäischen Patents 0 674 828 (Streitpatents). Das in der Verfahrenssprache Deutsch veröffentlichte Streitpatent betrifft eine "Vorrichtung mit einem Kunststoffträger zur Aufnahme und Halterung eines elektronischen Moduls" und umfaßt 14 Patentansprüche. Die allein angegriffenen Patentansprüche 1 bis 5 haben folgenden Wortlaut: "1. Elektronisches Modul, insbesondere Speichermodul, das an zwei gegenüberliegenden Seiten jeweils eine Leiste (16, 17)

aufweist zur Aufnahme und Halterung des Moduls in dazu korrespondierenden Nuten (26) zweier U-förmiger Schienen eines Kunststoffträgers, mit einem Kunststoffrahmen (1), der eine bestückte Leiterplatte (2) aufnimmt und der an seiner Oberund /oder Unterseite eine elektrisch leitende Abdeckung (7, 8) trägt, welche sich bis auf die Leisten (16, 17) erstreckt. 2. Elektronisches Modul nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet , - daß auf beiden Seiten eine Abdeckung (7, 8) vorhanden ist und - daß der Kunststoffrahmen (1) im Umfangsbereich Ausnehmungen (10) aufweist, in welche rechtwinklig abgebogene Laschen (11, 18) der beiden Abdeckungen (7, 8) hineinragen und eine elektrische Verbindung zwischen den Abdekkungen (7, 8) herstellen. 3. Elektronisches Modul nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet , - daß der Kunststoffrahmen (1) im Umfangsbereich weitere Ausnehmungen (10) aufweist, die derart ausgebildet sind, daß sie mit hineinragenden Haken (12) der Abdeckungen eine Rastverbindung eingehen. 4. Elektronisches Modul nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet , - daß die Rastverbindung unlösbar ist. 5. Elektronisches Modul nach einem der Ansprüche 2 bis 4, dadurch gekennzeichnet, - daß die beiden Abdeckungen (7, 8) identisch sind." Die Klägerin hat geltend gemacht, daß der Gegenstand der Patentansprüche 1 bis 5 des Streitpatents gegenüber dem Stand der Technik, wie ihn insbesondere die Veröffentlichungen der europäischen Patentanmeldungen 0 417 648 A2 (K3), 0 459 044 A1 (K4), zwei Datenblätter von Mitsubishi K.K. (K5 und K6), eine Veröffentlichung in „Elektronik“ vom 17./19. August 1988, S. 42/43 (K7) und ein Beitrag von Cathérine Gross in „Electronique“ Nr. 21, Oktober 1992, S. 80 bis 82, sowie von der Mitsubishi Electric Corporation 1991 gefertigte IC-Cards bildeten, nicht patentfähig sei. Sie hat beantragt, das Streit-

patent im Umfang seiner Patentansprüche 1 bis 5 mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland für nichtig zu erklären.
Die Beklagte hat Patentanspruch 1 des Streitpatents in einer eingeschränkten Fassung verteidigt, bei der der letzte Satzteil folgende Fassung erhalten sollte:
"welche sichzur elektrischen Kontaktierung eines Bezugspotentials bis auf die Leisten (16, 17) erstreckt", und auf die sich die Patentansprüche 2 bis 5 bei unverändertem Wortlaut zurückbeziehen sollen, und im übrigen die Abweisung der Klage begehrt.
Das Bundespatentgericht hat das Streitpatent entsprechend der eingeschränkten Verteidigung der Beklagten teilweise für nichtig erklärt und die Klage im übrigen abgewiesen.
Hiergegen richtet sich die Berufung der Klägerin, die weiterhin die Nichtigerklärung des Streitpatents für das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland im Umfang seiner Patentansprüche 1 bis 5 begehrt. Zusätzlich stützt sich die Klägerin u.a. auf den PCMCIA PC Card Standard Release (November 1992; K11), die US-Patentschrift 4 955 817 (K12), die Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung 0 406 610 A2 (K13) sowie verschiedene Datenblätter (K14-K16).
Die Beklagte tritt dem Rechtsmittel nur insoweit entgegen, als sie das Streitpatent mit weiter eingeschränkten Patentansprüchen verteidigt, und zwar mit Patentansprüchen 1 bis 8 nach Hauptantrag, hilfsweise mit den Patentansprüchen 1 bis 7 nach Hilfsantrag 1 und Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag 2,

auf den sich, wie sie in der mündlichen Verhandlung klargestellt hat, die erteilten Patentansprüche 4 und 5 zurückbeziehen sollen.
Patentanspruch 1 nach Hauptantrag lautet:
"1. Vorrichtung mit einem Kunststoffträger und mit einem elektronischen Modul, insbesondere mit einem Speichermodul, das an zwei gegenüberliegenden Seiten jeweils eine Leiste (16, 17) aufweist zur Aufnahme und Halterung des elektronischen Moduls in dazu korrespondierenden Nuten (28) zweier U-förmiger Schienen des Kunststoffträgers,
- wobei das elektronische Modul einen Kunststoffrahmen (1) aufweist, der eine bestückte Leiterplatte (2) aufnimmt und der an seiner Ober- und Unterseite eine elektrisch leitende Abdeckung (7, 8) trägt, welches sich bis auf die Leisten (16, 17) erstreckt,
- wobei im Kunststoffträger zur Aufnahme und Halterung des Moduls zwei elektrisch leitende Blattfedern (29, 30, 31, 32) auf den Innenseiten der Schenkel mindestens einer Uförmigen Schiene (37, 38) des Kunststoffträgers einander gegenüberliegend angeordnet sind zur Kontaktierung der Abdeckungen (7, 8) des Moduls im Bereich der Leiste (16, 17) und
- wobei die Blattfedern (29, 30, 31, 32) an mindestens einem Ende durch ein das Joch der Nut in der U-förmigen Schiene übergreifendes Teil (33, 34) miteinander verbunden und mit

mindestens einer Fahne (47, 48) zur elektrischen Verbindung mit einem Bezugspotential versehen sind und
- wobei die Schienen (26, 38, 27, 37) zweigeteilt sind und daß das Schienenanfangsteil (20) in dem Schienenendeteil (21), das einen Steckverbinder für das elektronische Modul aufweist , durch eine lösbare Rastverbindung befestigt ist."
Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag 1 lautet:
"1. Vorrichtung mit einem Kunststoffträger und mit einem elektronischen Modul, insbesondere mit einem Speichermodul, das an zwei gegenüberliegenden Seiten jeweils eine Leiste (16, 17) aufweist zur Aufnahme und Halterung des elektronischen Moduls in dazu korrespondierenden Nuten (28) zweier U-förmiger Schienen des Kunststoffträgers,
- wobei das elektronische Modul einen Kunststoffrahmen (1) aufweist, der eine bestückte Leiterplatte (2) aufnimmt und der an seiner Ober- und Unterseite eine elektrisch leitende Abdeckung (7, 8) trägt, welches sich bis auf die Leisten (16, 17) erstreckt,
- wobei im Kunststoffträger zur Aufnahme und Halterung des Moduls zwei elektrisch leitende Blattfedern (29, 30, 31, 32) auf den Innenseiten der Schenkel mindestens einer U-förmigen Schiene (37, 38) des Kunststoffträgers einander gegenüberliegend angeordnet sind zur Kontaktierung der Abdeckungen (7, 8) des Moduls im Bereich der Leiste (16, 17) und

- wobei die Blattfedern (29, 30, 31, 32) an mindestens einem Ende durch ein das Joch der Nut in der U-förmigen Schiene übergreifendes Teil (33, 34) miteinander verbunden und mit mindestens einer Fahne (47, 48) zur elektrischen Verbindung mit einem Bezugspotential versehen sind und
- wobei eine Fahne (47, 48) als Fortsatz am Ende einer Blattfeder (30, 32) ausgebildet ist, der um 180° gebogen a n der Außenseite des Schenkels zurückgeführt und mit einer Lasche (45, 46) versehen ist, die eine Grundplatte (44) des Kunststoffträgers im Bereich einer Bohrung zur Befestigung auf einer weiteren Leiterplatte abdeckt und
- wobei die Schienen (26, 38, 27, 37) zweigeteilt sind und daß das Schienenanfangsteil (20) in dem Schienenendeteil (21), das einen Steckverbinder für das elektronische Modul aufweist , durch eine lösbare Rastverbindung befestigt ist."
Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag 2 lautet in der Fassung, in der ihn die Patentinhaberin in der mündlichen Verhandlung verfolgt hat:
"1. Elektronisches Modul, insbesondere Speichermodul, das an zwei gegenüberliegenden Seiten jeweils eine Leiste (16, 17) aufweist zur Aufnahme und Halterung des Moduls in dazu korrespondierenden Nuten (26) zweier U-förmiger Schienen eines Kunststoffträgers, mit einem Kunststoffrahmen (1), der eine bestückte Leiterplatte (2) aufnimmt und der an seiner Ober- und Unterseite eine elektrisch leitende Abdeckung (7, 8) trägt, welche sich bis auf die Leisten (16, 17) erstreckt, wobei - auf beiden Seiten eine Abdeckung (7, 8) vorhanden ist und - der Kunststoffrahmen (1) im Umfangsbereich Ausnehmungen (10) aufweist, in welche rechtwinklig abgebogene La-

schen (11, 18) der beiden Abdeckungen (7, 8) hineinragen und auf Grund Federkraft aneinanderliegen und so eine elektrische Verbindung zwischen den Abdeckungen (7, 8) herstellen und - der Kunststoffrahmen (1) im Umfangsbereich weitere Ausnehmungen (10) aufweist, die derart ausgebildet sind, daß sie mit hineinragenden Haken (12) der Abdeckungen eine Rastverbindung eingehen." Im Auftrag des Senats hat Professor Dr.-Ing. G. R. ,
ein schriftliches , Gutachten erstattet, das er in der mündlichen Verhandlung erläutert und ergänzt hat.

Entscheidungsgründe:


Die zulässige Berufung führt zur Abänderung des angefochtenen Urteils und zur weitergehenden Teilnichtigerklärung des Streitpatents, nämlich in dem Umfang, in dem die Patentansprüche 1-5 über die Fassung gemäß Hilfsantrag 2 der Beklagten hinausgehen.
I. Die Beklagte verteidigt das Streitpatent nur mit diesem Hilfsantrag im Umfang der allein angegriffenen Patentansprüche 1-5 in zulässiger Weise.
1. In den Fassungen des erteilten Patents und des angefochtenen Urteils verteidigt die Beklagte die angegriffenen Patentansprüche des Streitpatents nicht mehr. An ihre abweichende Verteidigung in erster Instanz ist sie im Berufungsverfahren nicht gebunden (Sen.Urt. v. 17.2.2004 - X ZR 48/00, GRUR 2004, 583 - Tintenstandsdetektor, für die Berufung des Patentinhabers; v. 4.5.1995 - X ZR 29/93, GRUR 1996, 757, 758 - Zahnkranzfräser; st. Rspr.).

2. In den Fassungen, in denen sie diese Patentansprüche nach Hauptantrag und nach Hilfsantrag 1 verteidigen will, kann sie dies allerdings nicht tun, da sie hierdurch den Nichtigkeitsgrund der Erweiterung des Schutzbereichs des Streitpatents (Art. II § 6 Abs. 1 Nr. 4 IntPatÜG; Art. 138 Abs. 1 Buchst. d EPÜ) schaffen würde (vgl. u.a. Sen. Urt. v. 12.11.1996 - X ZR 103/94, bei Bausch, Nichtigkeitsrechtsprechung in Patentsachen, BGH 1994-1998, 378, 383 - Deckengliedertor; Busse/Schwendy, PatG 6. Aufl. 2003, Rdn. 25 zu § 22 PatG mit umfassenden Nachw. in Fußn. 9; Schulte, PatG 6. Aufl. 2001 Rdn. 123 zu § 81 PatG). Die angegriffenen Patentansprüche 1-5 schützen nämlich jeweils nur elektronische Module als solche, während die Patentansprüche 6-14 "Kunststoffträger zur Aufnahme und Halterung eines elektronischen Moduls" betreffen. Der Gegenstand, für den die Patentinhaberin im Weg einer geänderten Verteidigung nach Hauptantrag und erstem Hilfsantrag Schutz haben will, ist demgegenüber eine "Vorrichtung mit einem Kunststoffträger und mit einem elektronischen Modul". Selbst wenn ein solcher Gegenstand durch das erteilte Patent offenbart werden sollte, wird er von ihm aber, da nicht in einem Patentanspruch unter Schutz gestellt, nicht geschützt. Eine nachträgliche Einbeziehung eines solchen, vom Streitpatent nicht geschützten Gegenstands in dieses ist im Patentnichtigkeitsverfahren nicht möglich. Ein Gegenstand, der durch das erteilte Patent zwar offenbart, von ihm aber nicht geschützt ist, kann im Patentnichtigkeitsverfahren nicht nachträglich in das Patent einbezogen und unter Schutz gestellt werden. Das Patentnichtigkeitsverfahren dient der Nichtigerklärung eines Patents, soweit bei ihm ein gesetzlich vorgesehener und vom Nichtigkeitskläger geltend gemachter Nichtigkeitsgrund vorliegt, und eröffnet in diesem Umfang dem Patentinhaber die in der Sache veranlaßten Verteidigungsmöglichkeiten, es dient aber nicht darüber hinaus der Gestaltung des Patents; diese Funktion ist vielmehr einzig dem Patenterteilungsverfahren zugewiesen (vgl. BGHZ 103, 262, 266 - Düngerstreuer

).



Daß das Patent im Nichtigkeitsverfahren vom Patentinhaber eingeschränkt verteidigt werden kann, rechtfertigt sich aus diesen Grundsätzen. Die Rechtsprechung hat es zugelassen, daß der einer Nichtigkeitsklage ausgesetzte Patentinhaber nur einen beschränkten Inhalt des Patents verteidigt und auf diese Weise eine Beschränkung des Prozeßstoffs herbeiführt, ohne daß er den vom Gesetz dafür an sich vorgegebenen Weg des Beschränkungsverfahrens (§ 64 PatG) beschreiten muß (BGHZ 21, 8, 11 f. - Spritzgußmaschine I; seither st. Rspr.; vgl. Benkard/Rogge, PatG 9. Aufl. § 22 Rdn. 33; Busse, PatG 6. Aufl. § 83 Rdn. 36; Schulte, PatG 6. Aufl. § 81 Rdn. 118, 143). In der Sache ist dies jedenfalls dadurch gerechtfertigt, daß ein Verlangen, im Rahmen des im Patentnichtigkeitsverfahren zur Überprüfung Stehenden ein gesondertes Beschränkungsverfahren durchzuführen, eine von der Sache nicht gebotene Erschwerung der Möglichkeiten des Patentinhabers bedeuten würde, das Patent in einem sich als schutzfähig erweisenden Umfang zu verteidigen. Das durch Richterrecht geschaffene Institut der beschränkten Verteidigung im Nichtigkeitsverfahren hat sich in der Praxis bewährt und ist aus dem Nichtigkeitsverfahren des deutschen Rechts nur mehr schwer hinwegzudenken. Die Selbstbeschränkung muß sich sachlich freilich immer in dem durch das Beschränkungsverfahren vorgegebenen Rahmen halten (vgl. BGHZ aaO - Spritzgußmaschine I), also zu einer (zulässigen) Einschränkung des Patents führen (vgl. hierzu Benkard/Schäfers aaO § 64 Rdn. 15; Busse/Schwendy aaO § 64 PatG Rdn. 32). Demgegenüber bedeutete die Zulassung der Einbeziehung vom Streitpatent nicht umfaßter Gegenstände durch eine Änd erung des Patents im Nichtigkeitsverfahren keine Einschränkung, sondern ein zugunsten des Patentinhabers korrigierendes Wiederaufgreifen des Erteilungsverfahrens, das dem deutschen Recht grundsätzlich fremd ist und deshalb selbst dann nicht in Betracht kommen kann, wenn im Einzelfall feststellbar sein sollte, daß eine Erweiterung des Schutzbereichs (ausnahmsweise) ausgeschlossen werden kann.

3. Was die Verteidigung des Streitpatents mit Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag 2 und den auf diesen rückbezogenen Patentansprüchen 4 und 5 betrifft, handelt es sich zunächst bei der Ersetzung der Formulierung "Oberund /oder Unterseite" durch "Ober- und Unterseite" um eine Beschränkung auf eine von zwei Lösungsalternativen, die ohne weiteres zulässig ist. Bei den zusätzlich aufgenommenen Merkmalen, "wobei auf beiden Seiten eine Abdekkung vorhanden ist", "der Kunststoffrahmen im Umfangsbereich Ausnehmungen aufweist, in welche rechtwinklig abgebogene Laschen der beiden Abdekkungen hineinragen und auf Grund Federkraft aneinanderliegen und so eine elektrische Verbindung zwischen den Abdeckungen herstellen" und "der Kunststoffrahmen im Umfangsbereich weitere Ausnehmungen aufweist, die derart ausgebildet sind, daß sie mit hineinragenden Haken der Abdeckungen eine Rastverbindung eingehen", handelt es sich um solche, die sowohl in den ursprünglichen Unterlagen (Patentansprüche 2 und 3 der PCT-Anmeldung) als zur Erfindung gehörend offenbart als auch im Streitpatent in seiner erteilten Fassung (ebenfalls Patentansprüche 2 und 3) genannt sind. Ihre Aufnahme in den Patentanspruch 1 beschränkt diesen mithin in zulässiger Weise.
II. Das Streitpatent betrifft, soweit es von der Nichtigkeitsklägerin angegriffen ist, ein elektronisches Modul, bei dem es sich insbesondere um ein Speichermodul handeln kann. Nach der Beschreibung des Streitpatents sind durch elektronische Module, die in einem Kunststoffträger auf einer Leiterplatte aufgenommen werden, Systemkomponenten mit einem variablen Speicherausbau realisierbar. Dabei muß das Modul den Anforderungen an die Industrietauglichkeit genügen (vgl. Beschr. Sp. 1 Z. 9-19).
Durch das Streitpatent soll ein Modul bereitgestellt werden, das mit einfachen Mitteln eine gute elektromagnetische Verträglichkeit gewährleistet und Potentialverschiebungen zwischen dem Modul und seiner Umgebung vermeidet (Beschr. Sp. 1 Z. 20-27). Die Beschreibung des Streitpatents spricht in die-

sem Zusammenhang insbesondere die Ausgestaltung der Rastverbindungen zwischen Abdeckungen und Kunststoffrahmen, also die mechanische Verbindung , und die Ausgestaltung der Kontaktierungsstellen im Umfangsbereich der Abdeckungen, also die elektrische Verbindung, an (Beschr. Sp. 1 Z. 42-52).
III. Das elektronische Modul nach dem mit Hilfsantrag 2 in der Formulierung in der mündlichen Verhandlung verteidigten Patentanspruch 1 weist folgende Merkmale auf:
1. an zwei gegenüberliegenden Seiten jeweils eine Leiste 1.1 zur Aufnahme und Halterung des Moduls 1.2 in dazu korrespondierenden Nuten zweier Uförmiger Schienen eines Kunststoffträgers, 2. einen Kunststoffrahmen, 2.1 der eine bestückte Leiterplatte aufnimmt und 2.2 an seiner Ober- und Unterseite eine elektrisch leitende Abdeckung trägt, 2.2.1 die sich bis auf die Leisten erstreckt, 2.3 der im Umfangsbereich Ausnehmungen aufweist, 2.3.1 in die rechtwinklig abgebogene Laschen der beiden Abdeckungen hineinragen, die 2.3.2 auf Grund Federkraft aneinanderliegen und so 2.3.3 eine elektrische Verbindung zwischen den Abdeckungen herstellen, und 2.4 im Umfangsbereich weitere Ausnehmungen aufweist , 2.4.1 die derart ausgebildet sind, daß sie mit hineinragenden Haken der Abdeckungen eine Rastverbindung eingehen. Dabei ist der Verweis auf weitere Ausnehmungen (Merkmal 2.4), wie der gerichtliche Sachverständige in der mündlichen Verhandlung überzeugend und von den Parteien unwidersprochen ausgeführt hat, dahin zu verstehen, daß es sich gegenüber den Ausnehmungen (mit elektrischer Funktion) in Merkmal 2.3 um zusätzliche Ausnehmungen (mit mechanischer Funktion) handelt. Der gerichtliche Sachverständige hat dies weiter dahin erläutert, daß das Streitpatent

in seiner verteidigten Fassung von dem bekannten Konstruktionsprinzip der Funktionstrennung Gebrauch macht, indem es mechanische und elektrische Verbindung trennt, und dadurch - anders als bei der Integration verschiedener Funktionen in einem Element - eine optimale Anpassung des Elements an die jeweilige Funktion erlaubt.
IV. Der Gegenstand des gemäß Hilfsantrag 2 verteidigten Patentanspruchs 1 ist neu, weil im Stand der Technik ein elektronisches Modul mit seinen sämtlichen Merkmalen nicht vorbeschrieben ist (Art. 52, 54 EPÜ). Hinsichtlich des nach Hilfsantrag 2 beschränkten Patentanspruchs 1 kann der Senat nicht feststellen, daß der geltend gemachte Nichtigkeitsgrund der mangelnden Patentfähigkeit vorliegt, weil sich die Lehre dieses Patentanspruchs für den Fachmann, einen Elektronikingenieur, in naheliegender Weise aus dem Stand der Technik ergeben hätte (Art. 52, 56 EPÜ); dies geht zu Lasten der das Patent angreifenden Klägerin.
1. Die Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung 0 417 648 A2 beschreibt eine IC-Karte mit integrierter Schaltung, die einen Rahmen mit einer Öffnung umfaßt, die mit einer oberen und einer unteren Oberfläche ausgebildet sein kann, mit einer im Rahmen enthaltenen elektronischen Einheit und einer Platte, die die Öffnung überdeckt, wobei der Rahmen mit einer Vielzahl von Aussparungen am Rand versehen ist und die Platte eine entsprechende Zahl von elastischen Vorsprüngen (25, 26) aufweist, die sich an den Aussparungen im Rahmen entsprechenden Stellen befinden. Dabei erstreckt sich jeder der elastischen Vorsprünge, der aus einem vorspringenden Stück (25a) und aus einem durch Umbiegen des vorspringenden Stücks gebildeten Haken (25b) besteht , senkrecht zur Plattenoberfläche in vertikaler Richtung. Jede der Aussparungen (27, 28) besteht aus einem Eingangsraum und einem Bodenraum, dessen Innenwand eine Schräge bildet. Die elastischen Vorsprünge sind derart geformt , daß ihr Haken bei Einführen in die Aussparung zunächst elastisch ver-

formt wird, bis der Bodenraum erreicht wird, in dem der Haken sich elastisch zurückstellt und mit der Innenwand des Bodens in Eingriff kommt. Eine Rastverbindung entsteht dabei nicht, wie dies etwa Figur 12 zeigt:

2. Figur 1 der vorveröffentlichten europäischen Patentanmeldung 0 406 610 A2 zeigt ein elektronisches Modul, insbesondere ein Speichermodul:

Dieses Modul weist an (jeweils) zwei gegenüberliegenden Seiten jeweils eine Längsleiste des Kunststoffrahmens 5 auf, die zur Aufnahme des Moduls in dazu korrespondierende Nuten 22 zweier U-förmiger Schienen eines Steckverbinders 20 dient (Merkmale 1, 1.1 und 1.2). Dabei ist in der inneren Randfläche des Steckverbinders 20 eine Kantenführungsnut 22 vorgesehen. Die elektrische Kontaktierung erfolgt über Verbindungselemente 8, die die obere und die untere

Platte verbinden und intern mit einem Masseanschluß der Leiterplatte 2 verbunden sind (Beschr. Sp. 2 Z. 43-46). Die Figuren 2 und 3 zeigen dabei die Aufnahme einer bestückten Leiterplatte in dem Kunststoffrahmen (Merkmale 2, 2.1):

An Ober- und Unterseite ist eine metallische, d.h. elektrisch leitende Abdichtung vorgesehen, die sich - wie Figur 1 zeigt - bis auf die Längsleisten des Rahmens 5 erstreckt (Merkmale 2.2, 2.2.1).
Dagegen zeigt die Entgegenhaltung nicht das Merkmal, daß der Kunststoffrahmen im Umfangsbereich Ausnehmungen aufweist, in die die rechtwinklig abgebogenen Laschen der beiden Abdeckungen hereinragen. Damit ist die

Merkmalsgruppe 2.3 insgesamt dem Fachmann nicht nahegelegt. Auch für eine Funktionstrennung zwischen elektrischer und mechanischer Verbindung (Merkmalsgruppe 2.4) bietet die Veröffentlichung keine Anregungen. Die mechanische Verbindung als solche ist in der Veröffentlichung nicht angesprochen. Anders als beim Streitpatent steht die Abschirmung in einer elektrisch leitenden Verbindung mit dem Masseanschluß der Leiterplatte der im Abschirmungsbereich untergebrachten elektrischen Einheit.
3. Die Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung 0 459 044 A1 zeigt eine IC-Karte, bei der einerseits die Festigkeit der Verbindung der beiden Platten mit dem Rahmen erhöht ist und andererseits die mechanische Verbindung aus elektrisch leitfähigem Material hergestellt wird, wodurch mechanische und elektrische Verbindung miteinander integriert werden; vgl. Beschr. Sp. 2 Z. 15-22: "… provide an IC card in which the strength of bonding of both panels to the frame is enhanced and the necessity for the potential equalizer spring for electrically connecting both panels is eliminated so as to reduce the number of parts and to facilitate the assembly"; übersetzt: "… IC-Karte, bei der die Festigkeit der Verbindung beider Platten mit dem Rahmen erhöht ist und die Notwendigkeit der Verwendung der Potentialausgleichsfeder zum elektrischen Miteinanderverbinden der beiden Platten eliminiert ist, so daß die Zahl der Teile reduziert ist und die Montage erleichtert wird." Dies läuft der Zielsetzung einer Funktionstrennung nach dem mit Hilfsantrag 2 verteidigten Patentanspruch 1 des Streitpatents diametral entgegen.
4. Auch der Prospekt von Hosiden Electronics Co. Ltd. (K16) zeigt nur einen Sandwich-Aufbau des Moduls und keinen besonderen Aufbau des Rahmens im Sinn des hilfsweise verteidigten Patentanspruchs 1.
5. Anregungen in Richtung auf eine Funktionstrennung zwischen mechanischer und elektrischer Verbindung geben auch die übrigen Entgegenhaltun-

gen nicht. Der Fachmann kann ihnen keine Hinweise entnehmen, wie mechanische und elektrische Verbindung zueinander auszugestalten sind. Allerdings war ihm das Prinzip der Funktionstrennung, das das Modul nach dem mit Hilfsantrag 2 verteidigten Patentanspruch 1 verwirklicht, als allgemeines Konstruktionsprinzip geläufig, auch war ihm, wie der gerichtliche Sachverständige in der mündlichen Verhandlung überzeugend ausgeführt hat, bekannt, daß die Funktionstrennung eine optimale Funktionsanpassung ermöglicht. Daraus folgt jedoch noch nicht, daß der Fachmann Anlaß hatte, sich Gedanken in Richtung auf eine Entwicklung zu machen, die das Prinzip der Funktionstrennung verwirklichte. Wie etwa der europäischen Patentanmeldung 0 459 044 A1 zu entnehmen ist, wurde eine hohe Zahl von Teilen zum Prioritätszeitpunkt des Streitpatents durchaus als nachteilig angesehen (Beschr. Sp. 2 Z. 2-11). Das spricht gegen die Annahme, daß es für den Fachmann zum Prioritätszeitpunkt in dem Sinn naheliegend war, zur verteidigten Lösung des Streitpatents zu gelangen, daß er (im Sinn des in der Praxis insbesondere des Europäischen Patentamts entwikkelten "could-would"-Ansatzes; vgl. etwa Benkard, EPÜ, 2002, Art. 56 Rdn. 60; Kroher in Singer/Stauder, EPÜ, 2. Aufl. 2000, Art. 56 Rdn. 58 ff.) die Lösung nicht nur hätte finden können, sondern auch tatsächlich vorgeschlagen hätte.
V. Die Unteransprüche 4 und 5 werden durch ihre Rückbeziehung auf den erfolgreich verteidigten Patentanspruch 1 in der Fassung des zweiten Hilfsantrags mitgetragen.

VI. Die Kostenentscheidung folgt aus § 121 Abs. 2 PatG in Verbindung mit §§ 91, 92 Abs. 1, 97 ZPO.
Melullis Keukenschrijver Ambrosius
Mühlens Asendorf

(1) In dem Verfahren vor dem Bundesgerichtshof gelten die Bestimmungen des § 144 über die Streitwertfestsetzung entsprechend.

(2) In dem Urteil ist auch über die Kosten des Verfahrens zu entscheiden. Die Vorschriften der Zivilprozeßordnung über die Prozeßkosten (§§ 91 bis 101) sind entsprechend anzuwenden, soweit nicht die Billigkeit eine andere Entscheidung erfordert; die Vorschriften der Zivilprozeßordnung über das Kostenfestsetzungsverfahren (§§ 103 bis 107) und die Zwangsvollstreckung aus Kostenfestsetzungsbeschlüssen (§§ 724 bis 802) sind entsprechend anzuwenden.

(1) Die Kosten eines ohne Erfolg eingelegten Rechtsmittels fallen der Partei zur Last, die es eingelegt hat.

(2) Die Kosten des Rechtsmittelverfahrens sind der obsiegenden Partei ganz oder teilweise aufzuerlegen, wenn sie auf Grund eines neuen Vorbringens obsiegt, das sie in einem früheren Rechtszug geltend zu machen imstande war.

(3) (weggefallen)