Bundesgerichtshof Beschluss, 06. Aug. 2013 - X ZB 2/12

Gründe:

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A. Die Antragsgegnerin war Inhaberin des Gebrauchsmusters 299 24 915 (Streitgebrauchsmusters), das aus der deutschen Patentanmeldung 199 81 083 (WO 99/59823) abgezweigt und am 8. Juni 2006 hinterlegt worden ist und einen Tintenstrahldrucker sowie einen zugehörigen Tintentank betrifft. Das Schutzrecht ist mit Ablauf des 31. Mai 2009 nach Erreichen der Höchstschutzdauer erloschen.

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Die Antragstellerin, die von der Antragsgegnerin wegen Verletzung des Streitgebrauchsmusters gerichtlich in Anspruch genommen wird, hat die Löschung des Schutzrechts im Umfang der Schutzansprüche 1 bis 3 und 5 bis 30 wegen fehlender Schutzfähigkeit, unzureichender Offenbarung und unzulässiger Erweiterung begehrt. Die Antragsgegnerin hat das Schutzrecht in geänderter Fassung mit 18 Schutzansprüchen verteidigt. Schutzanspruch 1, auf den die übrigen verteidigten Schutzansprüche zurückbezogen sind, lautet in der mit dem Hauptantrag verteidigten Fassung (Änderungen gegenüber der eingetragenen Fassung sind hervorgehoben): "Tintenstrahldrucker, umfassend: einen sich hin und her bewegenden Schlitten (3), auf dem eine Tintenzufuhrnadel (6, 7), ein Tankhalter (4) und ein Druckkopf (5), der mit der Tintenzufuhrnadel (6, 7) in Verbindung steht, um Tintentropfen auszustoßen , gebildet sind; und einen Tintentank (40, 50), der auf der Tintenzufuhrnadel (6, 7) angebracht ist mit einer Halbleiterspeichereinrichtung (61) bevorzugt zum Speichern von Tinteninformation, wobei die Tintenzufuhrnadel (6, 7) nahe einem Ende einer Seite in einer Richtung senkrecht zur hin und her gerichteten Richtung des Schlittens (3) angeordnet ist; wobei eine Platine (31) auf einer Wand des Tintentanks (40, 50) nahe der Seite, auf der die Tintenaustrittsöffnung (44, 54) gebildet ist, angebracht ist; mehrere Kontakte (60) zum Verbinden mit einer externen Regeleinrichtung (38) auf einer frei liegenden Oberfläche der Platine (31) gebildet sind; und auf die Halbleiterspeichereinrichtung (61) von der externen Regeleinrichtung (38) mittels der Kontakte (60) zugegriffen werden kann, wobei Kontakt bildende Elemente (29, 29'), die mit Kontakten (60) der Platine (31) und der Regeleinrich- tung (38) in Kontakt stehen, in mehrere Gruppen unterteilt sind, und die Kontakt bildenden Elemente (29, 29') jeder Gruppe in einer unterschiedlichen Höhe in Richtung des Anbringens oder Abnehmens des Tintentanks (40, 50) angeordnet sind ist, wodurch eine obere Gruppe (29a) und eine untere Gruppe (29a') gebildet wird, betrachtet in der Richtung des Anbringens des Tintentanks, und die untere Gruppe (29a') der Kontakt bildenden Elemente in einer Richtung senkrecht zur Richtung den Anbringens länger ist als die obere Gruppe (29a) der Kontakt bildenden Elemente."

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Das Patentamt hat die Löschung des Streitgebrauchsmusters im beantragten Umfang ausgesprochen. Auf die Beschwerde der Antragsgegnerin hat das Patentgericht das nunmehr auf Feststellung der Unwirksamkeit gerichtete Begehren der Antragstellerin zurückgewiesen, soweit es sich gegen die mit dem Hauptantrag verteidigte Fassung der Schutzansprüche richtet. Dagegen wendet sich die Antragstellerin mit der vom Patentgericht zugelassenen Rechtsbeschwerde, der die Antragsgegnerin entgegentritt.

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B. Das kraft Zulassung statthafte und auch im Übrigen zulässige Rechtsmittel ist unbegründet.

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I. Das Streitgebrauchsmuster betrifft einen Tintenstrahldrucker sowie einen zugehörigen Tintentank.

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1. Im Stand der Technik waren Tintentanks bekannt, an denen eine Halbleiterspeichereinrichtung angebracht ist, die über Kontaktelektroden mit der Druckersteuerung kommuniziert und zum Beispiel Informationen über die im Tank enthaltene Tinte speichern kann. In der Beschreibung des Streitgebrauchsmusters wird ausgeführt, durch rauen Umgang beim Wechseln des Tintentanks oder aufgrund eines Spiels zwischen Schlitten und Tintentank könne eine Kontaktierung versagen. Hierdurch könne das Einlesen von Daten gestört oder gänzlich verhindert werden. Schlimmstenfalls gingen die Daten verloren und das Aufzeichnungsverfahren sei nicht durchführbar.

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Das Streitgebrauchsmuster betrifft vor diesem Hintergrund das technische Problem, einen Tintenstrahldrucker und einen Tintentank zur Verfügung zu stellen , bei denen das Einlesen und Speichern von Daten gegenüber Störeinflüssen der genannten Art weniger empfindlich ist.

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2. Zur Lösung dieses Problems wird in Schutzanspruch 1 in der mit dem Hauptantrag verteidigten Fassung ein Tintenstrahldrucker vorgeschlagen, dessen Merkmale sich wie folgt gliedern lassen (die abweichende Nummerierung des Patentgerichts ist in eckigen Klammern wiedergegeben): 1. Der Tintenstrahldrucker [1] umfasst:
a) einen sich hin und her bewegenden Schlitten (3), auf dem eine Tintenzufuhrnadel (6, 7), ein Tankhalter (4) und ein Druckkopf (5), der mit der Tintenzufuhrnadel (6, 7) in Verbindung steht, um Tintentropfen auszustoßen, gebildet sind [2];
b) einen Tintentank (40, 50), der auf der Tintenzufuhrnadel (6, 7) angebracht ist, mit einer Halbleiterspeichereinrichtung (61) bevorzugt zum Speichern von Tinteninformationen [3].

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II. Das Patentgericht hat seine Entscheidung im Wesentlichen wie folgt begründet:

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Der Gegenstand von Schutzanspruch 1 in der mit dem Hauptantrag verteidigten Fassung gehe über den Inhalt der Ursprungsoffenbarung hinaus. Zwar seien in den ursprünglich eingereichten Unterlagen entgegen der Auffassung der Antragstellerin nicht nur die Merkmale 1 bis 3 [1 bis 8], sondern auch das Merkmal 4 a [9] offenbart. Nicht offenbart sei aber das Merkmal 4 b [10]. Angaben zur Längserstreckung der beiden Gruppen von Kontakt bildenden Elementen seien weder im Wortlaut der Ansprüche noch im Wortlaut der Beschreibung enthalten. Entgegen der Auffassung der Antragsgegnerin sehe der Fachmann in dem Umstand, dass die untere Gruppe länger sei als die obere, auch nicht eine selbstverständliche Maßnahme zum Erhalt eines größeren Schwenkwinkels bis zum Eintritt des Kontaktverlusts. Es gebe nämlich, wie auch die An- tragsgegnerin nicht in Abrede stelle, bestimmte Konstellationen, in denen der zulässige Schwenkwinkel größer sei, wenn die untere Gruppe kürzer sei als die obere.

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Die Aufnahme von Merkmal 4 b [10] in den Schutzanspruch habe jedoch nicht zur Folge, dass die Unwirksamkeit des Streitgebrauchsmusters festzustellen sei. Sie führe nicht dazu, dass der Gegenstand des Schutzrechts gegenüber dem Inhalt der ursprünglichen Anmeldung ein "Aliud" darstelle, sondern schränke den Gegenstand der Anmeldung lediglich ein. Den Ursprungsunterlagen sei als wesentliche Zielrichtung die Vermeidung von Fehlkontaktierungen beim Einsetzen des Tanks und beim Druckbetrieb sowie die auf diesen Aspekt hin verbesserte Ausgestaltung der Geometrie und Lageanordnung der Kontakte zu entnehmen. Die in Figur 7 der Anmeldung dargestellte Anordnung, bei der die untere Gruppe der Kontakte eine größere Länge aufweise als die obere, betreffe ebenfalls den Aspekt der Vermeidung von Fehlkontakten und bilde diesen weiter. Merkmal 4 b [10] konkretisiere demzufolge die ursprünglich offenbarte Anweisung zum technischen Handeln.

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Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs sei den berechtigten Interessen der Öffentlichkeit deshalb genüge getan, wenn das Merkmal im Patentanspruch verbleibe und zugleich dafür Sorge getragen werde, dass im Übrigen keine Rechte aus der Änderung hergeleitet werden könnten. Dass das Merkmal auch nicht offenbarte Ausgestaltungen erfasse, mit denen das Ziel der Erfindung unter Umständen nicht erreicht werde, führe nicht zu einer abweichenden Beurteilung.

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III. Diese Beurteilung hält der rechtlichen Überprüfung stand.

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1. Zutreffend ist das Patentgericht davon ausgegangen, dass die Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs zur Aufnahme eines in den ursprünglich eingereichten Unterlagen nicht als zur Erfindung gehörend offenbarten, den Gegenstand des Schutzrechts aber lediglich einschränkenden Merkmals in einen Patentanspruch für das Gebrauchsmusterrecht entsprechend heranzuziehen ist.

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a) Wie der Bundesgerichtshof mehrfach entschieden hat, ist dem § 21 Abs. 1 Nr. 4 PatG zugrunde liegenden Gesichtspunkt des Vertrauensschutzes gegenüber der Öffentlichkeit hinreichend Rechnung getragen, wenn ein Verstoß gegen das darin aufgestellte Verbot durch entsprechende Beschränkung des Patents rückgängig gemacht wird.

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Wenn die Einfügung eines in den ursprünglich eingereichten Unterlagen nicht als zur Erfindung gehörend offenbarten Merkmals zu einer bloßen Einschränkung des geschützten Gegenstands geführt hat, kann dies dadurch geschehen , dass das betreffende Merkmal im Anspruch verbleibt, bei der Prüfung der Patentfähigkeit aber jedenfalls insoweit außer Betracht zu lassen ist, als es nicht zur Stützung derselben herangezogen werden darf (BGH, Beschluss vom 5. Oktober 2000 - X ZR 184/98, GRUR 2001, 140, 142 f. - Zeittelegramm; Beschluss vom 21. Oktober 2010 - Xa ZB 14/09, GRUR 2011, 40 Rn. 18 - Winkelmesseinrichtung ; Urteil vom 21. Juni 2011 - X ZR 43/09, GRUR 2011, 1003 Rn. 24 - Integrationselement). Das Patent ist hingegen zu widerrufen oder für nichtig zu erklären, wenn die Hinzufügung des Merkmals dazu geführt hat, dass das Schutzrecht eine andere Erfindung zum Gegenstand hat als die ursprüngliche Anmeldung, wenn das Patent also etwas schützt, das gegenüber dem der Fachwelt durch die ursprünglich eingereichten Unterlagen Offenbarten ein "Aliud" darstellt (BGH, GRUR 2001, 140, 141 - Zeittelegramm; GRUR 2011, 40 Rn. 21 - Winkelmesseinrichtung; GRUR 2011, 1003 Rn. 27 - Integrationselement

).

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b) Diese Grundsätze gelten auch für das Gebrauchsmusterrecht, das in § 15 Abs. 1 Nr. 3 GebrMG einen entsprechenden Löschungsgrund vorsieht.

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Die Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs beruht auf § 21 Abs. 2 Satz 1 PatG, wonach ein Patent mit einer entsprechenden Beschränkung aufrechtzuerhalten ist, wenn ein Widerrufsgrund nur einen Teil desselben betrifft.

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2. Ebenfalls zutreffend ist das Patentgericht davon ausgegangen, dass eine Nichtigerklärung oder Löschung im Falle einer bloßen Einschränkung auch dann nicht zwingend erforderlich ist, wenn das eingefügte Merkmal auch bei nicht offenbarten Ausgestaltungen verwirklicht sein kann, mit denen das Ziel der Erfindung unter Umständen nicht erreicht wird.

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a) Wenn ein Patentanspruch oder der Schutzanspruch eines Gebrauchsmusters verallgemeinernde Formulierungen enthält, die möglicherweise auch Ausführungsformen umfassen, die die in der Beschreibung geschilderten Vorteile nicht aufweisen, stellt dies keinen eigenständigen Widerrufs-, Nichtigkeits - oder Löschungsgrund dar.

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Grundsätzlich ist es dem Anmelder unbenommen, den beanspruchten Schutz nicht auf konkret geschilderte Ausführungsbeispiele zu beschränken, sondern gewisse Abstrahierungen vorzunehmen. Eine zu weite Formulierung der Ansprüche kann im Einzelfall zur Folge haben, dass der Gegenstand des Schutzrechts über den Inhalt der ursprünglich eingereichten Unterlagen hinausgeht. Sie kann ferner dazu führen, dass der Gegenstand des Schutzrechts nicht schutzfähig ist, weil zumindest eine unter den Anspruch fallende Ausführungsform durch den Stand der Technik vorweggenommen oder nahegelegt ist, oder dass die Erfindung nicht mehr so offenbart ist, dass der Fachmann sie ausführen kann (vgl. dazu BGH, Urteil vom 25. Februar 2010 - Xa ZR 100/05, BGHZ 184, 300 = GRUR 2010, 414 Rn. 23 - Thermoplastische Zusammensetzung).

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Ob eine solche Folge eintritt, ist indes eine Frage des Einzelfalls, die im Zusammenhang mit den einzelnen im Gesetz vorgesehenen Nichtigkeits- bzw. Löschungsgründen zu klären ist. Der Umstand, dass der Gegenstand des Schutzrechts möglicherweise auch Ausführungsformen umfasst, bei denen die Vorteile der Erfindung nicht verwirklicht werden, reicht für sich gesehen nicht aus, um einen dieser Nichtigkeits- bzw. Löschungsgründe zu bejahen.

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b) Im Streitfall hängt die Frage, ob die Einfügung des Merkmals 4 b [10] eine Löschung des Streitgebrauchsmusters zur Folge hat, mithin allein davon ab, ob der Gegenstand des Schutzrechts durch die Aufnahme dieses Merkmals zu einem "Aliud" abgewandelt worden ist. Dies hat das Patentgericht zutreffend erkannt.

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3. Das Patentgericht ist zu dem Ergebnis gelangt, die Einfügung von Merkmal 4 b [10] habe zu einer bloßen Beschränkung des Gegenstands geführt. Dies lässt jedenfalls im Ergebnis Rechtsfehler nicht erkennen.

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a) Eine bloße Konkretisierung des Gegenstands der ursprünglichen Anmeldung könnte allerdings nicht schon deshalb bejaht werden, weil das hinzugefügte Merkmal dieselbe Zielrichtung verfolgt wie andere, in den ursprünglich eingereichten Unterlagen offenbarte Merkmale oder weil es ebenso wie diese Merkmale die Geometrie und Lageanordnung der Kontakte betrifft.

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aa) Ob eine bloße Einschränkung oder ein "Aliud" vorliegt, kann nicht allein nach formalen Kriterien entschieden werden.

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Insbesondere kann eine bloße Einschränkung nicht schon deshalb bejaht werden, weil alle in Betracht kommenden Ausführungsformen, die die Merkmale des Patentanspruchs in der erteilten Fassung aufweisen, formal auch unter den Gegenstand der ursprünglich eingereichten Unterlagen subsumiert werden können. Entscheidend ist vielmehr, ob mit der Hinzufügung des Merkmals lediglich eine Anweisung zum technischen Handeln konkretisiert wird, die in den ursprünglich eingereichten Unterlagen als zur Erfindung gehörend offenbart ist, oder ob damit ein technischer Aspekt angesprochen wird, der aus den ursprünglich eingereichten Unterlagen weder in seiner konkreten Ausgestaltung noch auch nur in abstrakter Form als zur Erfindung gehörend zu entnehmen ist (BGH, GRUR 2011, 40 Rn. 22 - Winkelmesseinrichtung; GRUR 2011, 1003 Rn. 29 - Integrationselement).

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bb) Ein zusätzlich eingefügtes Merkmal betrifft nicht schon dann einen in den ursprünglich eingereichten Unterlagen als zur Erfindung gehörend offenbarten technischen Aspekt, wenn es der Erzielung eines Erfolgs dient, der schon in der ursprünglichen Anmeldung benannt worden ist. Erforderlich ist vielmehr, dass auch die zur Erzielung dieses Erfolgs eingesetzten Mittel übereinstimmen.

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Hierzu reicht nicht aus, dass das hinzugefügte Merkmal ein Mittel betrifft, das in seinen Wirkungen mit einem in den ursprünglich eingereichten Unterlagen als zur Erfindung gehörend offenbarten Mittel vergleichbar ist. Das mit dem hinzugefügten Merkmal angegebene Mittel muss sich vielmehr als Konkretisierung eines bereits ursprünglich als zur Erfindung gehörend offenbarten Mittels darstellen.

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cc) Im Streitfall genügt es deshalb nicht, dass Merkmal 4 b [10] ebenso wie zahlreiche der in den ursprünglich eingereichten Unterlagen angeführten Maßnahmen der Vermeidung von Fehlkontaktierungen beim Einsetzen des Tanks und beim Druckbetrieb dient. Ebenfalls nicht ausreichend ist, dass Merkmal 4 b [10] ebenso wie andere ursprünglich offenbarte Maßnahmen in irgendeiner Weise die Geometrie und Lageanordnung der Kontakte betrifft.

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b) Ohne Rechtsfehler hat das Patentgericht in Merkmal 4 b [10] aber deshalb eine Konkretisierung gesehen, weil in den ursprünglich eingereichten Unterlagen ein Ausführungsbeispiel beschrieben wird, bei dem die Kontaktelemente in zwei übereinanderliegenden Reihen angeordnet sind.

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In den ursprünglich eingereichten Unterlagen, die insoweit mit der Beschreibung des Streitgebrauchsmusters und mit dem Inhalt der Patentanmeldung , aus der es abgezweigt wurde, übereinstimmen, wird zu dem in den Figuren 5 und 7 dargestellten Ausführungsbeispiel ausgeführt, die Kontakte (60) seien in mehreren Reihen in der Einführrichtung des Tanks angeordnet, und zwar im konkreten Beispiel in zwei Reihen (S. 11 Abs. 2 = Streitgebrauchsmuster Abs. 35). Dadurch kämen die Kontakte in einer definierten, vertikal gruppierten Reihenfolge zustande, was Datenverluste aufgrund des Anwendens von Signalen in unvorbereiteter Reihenfolge verhindere (S. 14/15 = Streitgebrauchsmuster Abs. 45).

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Mit der Anordnung der Kontakte in zwei übereinanderliegenden Reihen ist ein Mittel offenbart, das in Merkmal 4 b [10] vorausgesetzt wird. Durch die Hinzufügung dieses Merkmals wird kein neuer technischer Aspekt eingeführt. Vielmehr wird lediglich die Art und Weise, in der die beiden übereinander liegenden Reihen ausgestaltet sind, in einem Detailpunkt näher konkretisiert. Darin hat das Patentgericht zu Recht eine bloße Einschränkung gesehen.

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IV. Das Patentgericht hat den Gegenstand des Streitgebrauchsmusters - ohne Merkmal 4 b [10] - als schutzfähig angesehen. Diese Entscheidung unterliegt nicht der rechtlichen Überprüfung in der Rechtsbeschwerdeinstanz.

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1. Das Patentgericht hat die Zulassung der Rechtsbeschwerde auf den Löschungsgrund des § 15 Abs. 1 Nr. 3 GebrMG beschränkt.

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Eine Beschränkung der Zulassung braucht nicht im Tenor der Beschwerdeentscheidung ausgesprochen zu werden. Sie kann sich auch aus der Begründung des Beschlusses ergeben. Eine Beschränkung ist regelmäßig anzunehmen , wenn sich die Frage, die der Vorinstanz Anlass zur Zulassung gegeben hat, nur für einen eindeutig abgrenzbaren selbständigen Teil des Streitstoffes stellt (BGH, Beschluss vom 17. Juli 2012 - X ZB 1/11, GRUR 2012, 1243 Rn. 5 - Feuchtigkeitsabsorptionsbehälter).

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Das Patentgericht hat im angefochtenen Beschluss ausgeführt, die Frage, ob eine unzulässige Erweiterung eines Gebrauchsmusters dann keine Löschung erfordere, wenn sie eine in den ursprünglich eingereichten Unterlagen als zur Erfindung gehörend offenbarte Anweisung zum technischen Handeln zwar konkretisiere, aber auch nicht offenbarte Ausgestaltungen zulasse, mit denen das Ziel der Erfindung unter Umstanden nicht erreicht werde, sei von grundsätzlicher Bedeutung. Damit hat es hinreichend deutlich zum Ausdruck gebracht, dass die Rechtsbeschwerde nur hinsichtlich des Löschungsgrundes des § 15 Abs. 1 Nr. 3 GebrMG zugelassen ist.

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2. Diese Beschränkung ist wirksam.

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Die Zulassung der Rechtsbeschwerde gemäß § 18 Abs. 4 Satz 1 GebrMG und § 100 Abs. 1 PatG kann auf abgrenzbare Teile des Beschwerdeverfahrens beschränkt werden (BGH, Beschluss vom 14. Juli 1983 - X ZB 9/82, BGHZ 88, 191, 193 = GRUR 1983, 725, 726 - Ziegelsteinformling I; Beschluss vom 19. Oktober 2004 - X ZB 34/03, GRUR 2005, 143 - Rentabilitätsermittlung). Wenn gegen ein Gebrauchsmuster mehrere der in § 15 Abs. 1 GebrMG vorgesehenen Löschungsgründe geltend gemacht werden, bildet jeder Löschungsgrund einen abgrenzbaren Teil des Verfahrens in diesem Sinne (BGH, GRUR 2012, 1243 Rn. 4 - Feuchtigkeitsabsorptionsbehälter).

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V. Die Kostenentscheidung beruht auf § 109 Abs. 1 Satz 2 PatG.

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VI. Eine mündliche Verhandlung hat der Senat nicht für erforderlich gehalten (§ 18 Abs. 4 Satz 2 GebrMG und § 107 Abs. 1 Halbsatz 2 PatG).