Bundesgerichtshof Urteil, 28. März 2002 - I ZR 198/99

Tatbestand:

Die Klägerin, ein in Deutschland ansässiges Pharmaunternehmen, ist Inhaberin der deutschen Marke "TRELOC", eingetragen für "pharmazeutische Erzeugnisse, nämlich ein Antihypertonikum". Sie vertreibt das Arzneimittel "Treloc" in Deutschland in Packungen zu 30, 50 und 100 Tabletten.
Die Beklagte bringt als Parallelimporteurin das aus Österreich stammende , von der mit der Klägerin konzernmäßig verbundenen A. Ges.mbH, Linz, in Packungen zu 20 und 50 Tabletten vertriebene, mit "Treloc" wirkstoffgleiche Präparat "Triloc" in Deutschland in von ihr neu hergestellten Verpackungen zu 30, 50 und 100 Tabletten unter der Bezeichnung "Treloc" in den Verkehr. Die
Beklagte verwendet hierfür drei, fünf oder zehn Blisterstreifen, die sie den "Triloc"-Originalpackungen entnimmt. Die österreichische Originalpackung zu 20 Tabletten ist so dimensioniert, daß sie mit einem weiteren Blisterstreifen zu einer Packung mit 30 Tabletten aufgestockt werden kann.
Die Klägerin sieht im Verhalten der Beklagten eine Verletzung ihrer Marke "TRELOC". Das Umpacken in neu hergestellte Verpackungen sei unnötig, weil die Beklagte die von ihr vertriebenen Packungsgrößen durch das Aufstokken oder Bündeln von österreichischen Originalpackungen herstellen könne. Derartige Bündelpackungen würden von zahlreichen Pharmaunternehmen, aber auch von Parallelimporteuren verwendet; der Vertrieb von Bündelpackungen sei üblich.
Die Klägerin hat beantragt,
die Beklagte unter Androhung von Ordnungsmitteln zu verurteilen, es zu unterlassen, das aus Österreich importierte Arzneimittel "Triloc" den Originalpakkungen zu entnehmen und in der Bundesrepublik Deutschland in neu erstellten Verpackungen, die mit der Bezeichnung "Treloc" versehen sind, feilzuhalten und/oder in den Verkehr zu bringen, in die die aus den Originalpackungen entnommenen Blisterstreifen umgepackt worden sind, wenn es sich bei diesen neu erstellten Packungen um solche in den Größen zu 30 und/oder 50 und/oder 100 Tabletten handelt.
Die Beklagte ist dem entgegengetreten. Sie hat geltend gemacht, die Klägerin könne sich gegen das von ihr vorgenommene Umpacken in neu her-
gestellte Verpackungen nicht wehren, weil es Packungen zu 30 und 100 Tabletten in Österreich nicht gebe. Auch die Möglichkeit eines bloûen Umkennzeichnens , wie bei den Originalpackungen zu 50 Tabletten, stehe der Neuverpackung nicht entgegen.
Das Landgericht hat der Unterlassungsklage hinsichtlich der Packungsgröûen zu 50 und 100 Tabletten entsprochen und die Klage bezüglich der Pakkungsgröûe zu 30 Tabletten abgewiesen.
Das Berufungsgericht hat die Anschluûberufung der Beklagten, die sich (nur) auf die Verurteilung bezüglich der Packungsgröûe zu 100 Tabletten bezogen hat, zurückgewiesen und auf die Berufung der Klägerin die Beklagte auch bezüglich der Packungsgröûe zu 30 Tabletten zur Unterlassung verurteilt.
Mit ihrer Revision, deren Zurückweisung die Klägerin beantragt, verfolgt die Beklagte ihren Klageabweisungsantrag weiter.

Entscheidungsgründe:

I. Das Berufungsgericht hat die Klage für begründet erachtet. Hierzu hat es ausgeführt:
Das beanstandete Verhalten der Beklagten verletze unbeschadet einer Erschöpfung des Markenrechts und/oder eines Verstoûes gegen Art. 30, 36 EGV (jetzt Art. 28, 30 EG) die Klagemarke.
Eine gemeinschaftsrechtliche Erschöpfung des Markenrechts sei im Streitfall nicht anzunehmen. Das Umpacken in neu hergestellte Verpackungen mit der Aufschrift "Treloc" sei bei allen drei Packungsgröûen - 30, 50 und 100 Tabletten - nicht erforderlich im Sinne der Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Gemeinschaften.
Sowohl gegen das Umpacken in eine neue Verpackung und Wiederanbringen einer Marke als auch gegen das erstmalige Kennzeichnen einer Ware mit einer Marke könne sich der Markeninhaber dann nicht zur Wehr setzen, wenn das Umpacken und die Neukennzeichnung erforderlich seien, um das Arzneimittel im Einfuhrland vertreiben zu können. Das sei nicht schon dann der Fall, wenn die entsprechende Packungsgröûe im Ausfuhrmitgliedstaat überhaupt nicht vertrieben werde.
Eine neue Verpackung sei dann nicht erforderlich, wenn der Parallelimporteur eine im Einfuhrmitgliedstaat vertriebsfähige Packung schaffen könne, indem er z.B. auf der äuûeren Originalverpackung neue Etiketten in der Sprache des Mitgliedstaates anbringe. Die Packungsgröûe zu 30 Tabletten könne ohne weiteres durch das Hinzufügen eines weiteren Blisterstreifens zu einer Originalpackung von 20 Tabletten erreicht werden, zumal auch die Originalkartons ausreichend dimensioniert seien. Durch das Aufkleben von neuen Etiketten möge die Packung unordentlicher wirken, das mache aber das Umpakken nicht erforderlich im Sinne der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs. Bloûe wirtschaftliche Interessen der Beklagten, eine eigene Verpakkung zu vertreiben, seien nicht vorrangig, sie beträfen nicht den der Beklagten zu gewährleistenden freien Warenverkehr. Die Eingriffe des Parallelimporteurs in das Markenrecht seien so gering wie möglich zu halten.
Das Umpacken in eine Packung zu 100 Tabletten sei ebenfalls nicht erforderlich , weil die Beklagte zur Erstellung einer solchen Packung zwei österreichische Originalpackungen zu 50 Tabletten bündeln und mit den erforderlichen Aufklebern versehen könne. Auch Bündelpackungen könnten so gestaltet werden, daû der Beklagten ohne weiteres die Vertriebsmöglichkeit bleibe.
II. Die gegen diese Beurteilung gerichteten Angriffe der Revision haben keinen Erfolg.
Nach § 14 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ist es Dritten untersagt, ohne Zustimmung des Markeninhabers im geschäftlichen Verkehr ein mit einer Marke identisches Zeichen für Waren zu benutzen, die mit denjenigen identisch sind, für die die Marke Schutz genieût. Diesen gesetzlichen Tatbestand verwirklicht die Beklagte dadurch, daû sie das importierte Präparat "Triloc" nach der Vornahme bestimmter Veränderungen, insbesondere dem Umpacken in neu hergestellte äuûere Verpackungskartons, unter der Bezeichnung "Treloc" vertreibt (§ 14 Abs. 3 Nr. 1 und 2 MarkenG).
1. Mit dem Unterlassungsantrag beanstandet die Klägerin seinem Wortlaut nach eine Verhaltensweise der Beklagten als Markenverletzung, die neben dem Umpacken der aus Österreich importierten Originalware in neue von dieser hergestellte Verpackungen zu je 30 und/oder 100 Tabletten auch darin besteht , die Marke "Treloc" der Klägerin auf diesen Verpackungen erstmalig anzubringen. Letzteres wird allerdings, wie in der mündlichen Revisionsverhandlung auch klargestellt worden ist, nicht im Sinne einer eigenständigen Markenverletzung beanstandet, sondern - anders hat es auch das Berufungsgericht nicht verstanden - als Bezeichnung der konkreten Verletzungshandlung, deren
mit der Klage angegriffener markenrechtlicher Gehalt im Streitfall allein in dem Umpacken in neue Verpackungsgröûen gesehen wird.
2. Der von der Klägerin mit dem Anspruch auf Unterlassung geltend gemachte markenrechtliche Schutz greift allerdings nicht durch, wenn das Markenrecht erschöpft ist (§ 24 Abs. 1 MarkenG). Davon kann hier nicht ausgegangen werden.
Die Bestimmung des § 24 MarkenG beruht auf der entsprechenden Regelung in Art. 7 MarkenRL. Deshalb ist die Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Gemeinschaften hierzu auch zur Auslegung des § 24 MarkenG heranzuziehen (BGH, Urt. v. 19.10.2000 - I ZR 89/98, GRUR 2001, 422, 423 = WRP 2001, 549 - ZOCOR; Urt. v. 29.3.2001 - I ZR 263/98, GRUR 2002, 57, 58 = WRP 2001, 1326 - Adalat).
In einer nach Erlaû des angefochtenen Urteils ergangenen Entscheidung (Urt. v. 12.10.1999 - Rs. C-379/97, Slg. 1999, I-6927, 6964 Tz. 27, 28 = WRP 1999, 1264 - Pharmacia & Upjohn) hat der Gerichtshof für eine Fallgestaltung wie im Streitfall klargestellt, daû nach Art. 7 Abs. 1 MarkenRL eine Erschöpfung des Rechtes aus der Marke nur für solche bestimmten Waren (vgl. EuGH, Urt. v. 1.7.1999 - Rs. C-173/98, Slg. 1999, I-4103 Tz. 20 = GRUR Int. 1999, 870 = WRP 1999, 803 - Docksides/Sebago) eintritt, die vom Markeninhaber selbst oder mit seiner Zustimmung "unter dieser Marke" in der Gemeinschaft in den Verkehr gebracht worden sind. Dies bedeutet in Fällen des Re- oder Parallelimports, daû Art. 7 MarkenRL und mithin auch § 24 MarkenG nur anwendbar ist, wenn nach dem Umpacken die ursprüngliche Marke weiter verwendet oder wieder angebracht wird. Dagegen greift die Bestimmung nicht
ein, wenn der Parallelimporteur die ursprüngliche Marke durch eine andere ersetzt.
3. Bei dieser Sachverhaltsgestaltung eines Umpackens und einer - im vorliegenden Fall, wie vorstehend angeführt, als solcher nicht im Streit stehenden - Ersetzung der ursprünglich auf der Originalverpackung verwendeten Marke durch eine andere Marke bestimmen sich die jeweiligen Befugnisse des Markeninhabers und des Parallelimporteurs aufgrund der Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Gemeinschaften nach den Vorschriften der Art. 28 und 30 EG. Danach dienen sowohl Art. 7 MarkenRL als auch Art. 30 EG dem Zweck, die grundlegenden Belange des Markenschutzes mit denen des freien Warenverkehrs im Gemeinsamen Markt in Einklang zu bringen. Da beide Bestimmungen dieselbe Zielrichtung haben, sind sie auch in gleichem Sinne auszulegen (vgl. EuGH, Urt. v. 11.7.1996 - verb. Rs. C-427/93, C-429/93 und C-436/93, Slg. 1996, I-3457, 3531 Tz. 40 = GRUR Int. 1996, 1144 = WRP 1996, 880 - Bristol-Myers Squibb; EuGH Slg. 1999, I-6927, 6965 Tz. 30 - Pharmacia & Upjohn).
In den Fällen des Re- oder Parallelimports von Arzneimitteln, in denen der Importeur nach dem Umpacken die ursprüngliche Marke wieder anbringt, ist, wie der Senat unter Hinweis auf die einschlägigen Urteile des Gerichtshofs der Europäischen Gemeinschaften entschieden hat, die markenrechtliche Erschöpfung von fünf Bedingungen abhängig, die kumulativ erfüllt sein müssen: (1) Die Geltendmachung der Rechte aus der Marke dient nicht einer künstlichen Abschottung der Märkte. (2) Der Originalzustand des Arzneimittels, zum Beispiel in einem Blisterstreifen, wird von den Veränderungen, die der Importeur oder sein Lieferant vornimmt, nicht berührt, was auch mittelbar dadurch geschehen kann, daû ein neuer Beipackzettel lückenhaft ist oder unrichtige
Angaben enthält. (3) Auf der Verpackung müssen sowohl das die Umverpakkung vornehmende Unternehmen als auch der Hersteller genannt sein. (4) Das umgepackte Arzneimittel darf nicht so aufgemacht sein, daû der Ruf der Marke geschädigt wird. (5) Der Importeur muû den Markeninhaber vorab vom Fei lhalten des umgepackten Arzneimittels unterrichten und ihm auf Verlangen ein Muster liefern. Diese zuletzt genannte Voraussetzung soll den Markeninhaber in die Lage versetzen nachzuprüfen, ob die vom Gerichtshof der Europäischen Gemeinschaften im übrigen aufgestellten Voraussetzungen einer Erschöpfung vorliegen oder nicht (vgl. BGH GRUR 2001, 422, 423 - ZOCOR; BGH GRUR 2002, 57, 58 - Adalat).
4. Ob eine künstliche Marktabschottung vorliegt, beurteilt sich, wie das Berufungsgericht zutreffend angenommen hat, nach objektiven Kriterien und nicht danach, ob der Parallelimporteur eine darauf gerichtete Absicht des Markeninhabers nachweist (EuGH Slg. 1996, I-3457 Tz. 57 - Bristol-Myers Squibb; vgl. auch EuGH Slg. 1999, I-6927, 6968 Tz. 39, 41 - Pharmacia & Upjohn). Dabei ist zu untersuchen, ob im Zeitpunkt des Vertriebs bestehende Umstände den Parallelimporteur objektiv dazu zwingen, eine neue äuûere Verpackung zu verwenden, um die betreffende Ware im Einfuhrmitgliedstaat in den Verkehr bringen zu können.
Ohne Erfolg wendet sich die Revision gegen die Annahme des Berufungsgerichts , ein Umpacken in neue Kartons zu jeweils 30 und 100 Tabletten sei zum Vertrieb im Inland nicht erforderlich.
Soweit - wovon das Berufungsgericht im Streitfall rechtsfehlerfrei ausgegangen ist - durch das Anbringen von neuen Etiketten vertriebsfähige Verpakkungen geschaffen werden können, ist ein Umpacken in neu hergestellte Kar-
tons grundsätzlich nicht notwendig (vgl. EuGH Slg. 1996, I-3457, 3535 Tz. 55 - Bristol-Myers Squibb; Schluûanträge des Generalanwalts Francis G. Jacobs v. 12.7.2001 in den Rechtssachen C-443/99 - Merck, Sharp & Dohme ./. Paranova und C-143/00 - Boehringer Ingelheim ./. Swingward u.a., Tz. 111). Denn rein wirtschaftliche Vorteile, die sich der Parallelimporteur beispielsweise durch eine werbewirksamere und absatzfördernde Gestaltung der Verpackung verspricht , rechtfertigen nicht die Annahme einer zur Verwendung neuer Kartons nötigenden Zwangslage (vgl. Schluûanträge des Generalanwalts Francis G. Jacobs v. 12.7.2001 in den Rechtssachen C-443/99 - Merck, Sharp & Dohme ./. Paranova und C-143/00 - Boehringer Ingelheim ./. Swingward u.a., Tz. 106 und 115), wie das der Gerichtshof im Fall einer Markenersetzung ausdrücklich ausgeführt hat (EuGH Slg. 1999, I-6927, 6969 Tz. 44 - Pharmacia & Upjohn). Allein in dem Fall, daû die Abneigung der Verbraucher gegen überklebte Pakkungen derart ausgeprägt und weit verbreitet ist, daû sie sich beispielsweise auch auf die Verschreibungspraktiken der Ärzte oder die Einkaufspraktiken der Apotheken auswirkt und ein tatsächlicher Zugang des Parallelimporteurs zum Markt deshalb nicht gewährleistet ist, kann das Umpacken in neu hergestellte Kartons als objektiv erforderlich angesehen werden (vgl. Schluûanträge des Generalanwalts Francis G. Jacobs v. 12.7.2001 in den Rechtssachen C-443/99 - Merck, Sharp & Dohme ./. Paranova und C-143/00 - Boehringer Ingelheim ./. Swingward u.a., Tz. 110; ebenso jetzt: EuGH, Urt. v. 23.4.2002 - Rs. C-443/99 und C-143/00, WRP 2002, 673 und 666 unter Anknüpfung an die Argumentation des Generalanwalts Jacobs).

a) Greifbare Anhaltspunkte dafür, daû der tatsächliche Zugang der Beklagten zum inländischen Markt objektiv behindert wäre, wenn sie keine neuen äuûeren Verpackungen, sondern nur die mit neuen Etiketten überklebten und auf 30 Tabletten aufgestockten Originalkartons zu 20 Tabletten verwenden
dürfte, sind weder im Einzelnen vorgetragen noch sonst ersichtlich, zumal zwischen den Parteien unstreitig ist, daû die österreichischen Originalkartons so dimensioniert sind, daû sie zur Aufnahme eines weiteren Blisterstreifens geeignet sind. Insoweit ist das Berufungsgericht in nicht zu beanstandender tatrichterlicher Würdigung des Sachverhalts davon ausgegangen, daû das Interesse der Beklagten an dem Vertrieb der Arzneimittel in neu hergestellten Kartons vor allem in der besseren Darstellungsmöglichkeit einschlieûlich der Beifügung des eigenen Firmenlogos und besonderer Farb- und Formgestaltungen des neuen Umkartons liege, nicht aber den Marktzugang der Beklagten als solchen betreffe.

b) Im Ergebnis nicht anders liegt es bei den neu hergestellten Kartons zu 100 Tabletten.
Hier kann die Erforderlichkeit zwar nicht schon unter Hinweis darauf verneint werden, daû der Beklagten bereits mit den Packungen zu 20 und zu 50 Tabletten, die es auch in Österreich gibt, ein ausreichender Marktzutritt zum deutschen Markt eröffnet sei. Denn es läge eine unzulässige Abschottung der Märkte vor, wenn der Importeur die Ware nur auf einem beschränkten Marktsegment vertreiben dürfte (vgl. EuGH Slg. 1996, I-3457, 3535 Tz. 54 - BristolMyers Squibb; Schluûanträge des Generalanwalts Francis G. Jacobs v. 12.7.2001 in den Rechtssachen C-443/99 - Merck, Sharp & Dohme ./. Paranova und C-143/00 - Boehringer Ingelheim ./. Swingward u.a., Tz. 116).
Entgegen der Ansicht der Revision führt aber auch der Umstand, daû es 100er-Packungen im Ausfuhrstaat Österreich nicht gibt, für sich allein nicht schon dazu, daû die Herstellung neuer äuûerer Verpackungen für 100 Tabletten jedenfalls als notwendig anzusehen wäre. Dies hängt vielmehr davon ab,
ob und inwieweit die importierten Arzneimittel durch weniger einschneidende Maûnahmen in Deutschland verkehrsfähig gemacht werden können.
Das Berufungsgericht hat unter Hinweis auf die entsprechenden Ausführungen im landgerichtlichen Urteil angenommen, daû in Deutschland verkehrsund vertriebsfähige Verpackungseinheiten zu 100 Tabletten ohne weiteres durch ein Bündeln von zwei österreichischen Originalpackungen zu je 50 Stück geschaffen werden könnten. Dagegen wendet sich die Revision ohne Erfolg.
Das Umpacken in neu hergestellte Kartons kann, wie vorangehend schon im Zusammenhang mit dem Überkleben von Originalverpackungen ausgeführt , nicht schon dann als erforderlich im Sinne der Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Gemeinschaften angesehen werden, wenn aufgrund bloûer Vorlieben der Verbraucher neue Verpackungen des Parallelimporteurs häufiger verkauft werden als Bündelpackungen (vgl. Schluûanträge des Generalanwalts Francis G. Jacobs v. 12.7.2001 in den Rechtssachen C-443/99 - Merck, Sharp & Dohme ./. Paranova und C-143/00 - Boehringer Ingelheim ./. Swingward u.a., Tz. 110).
Von einer Behinderung des Marktzugangs aufgrund einer Abneigung der Verbraucher gegen Bündelpackungen kann im Streitfall nicht ausgegangen werden. Auch insoweit ist das Berufungsgericht in nicht zu beanstandender tatrichterlicher Würdigung des Sachverhalts davon ausgegangen, daû das Interesse der Beklagten an dem Vertrieb der Arzneimittel in neu hergestellten Kartons vor allem in der besseren Darstellungsmöglichkeit einschlieûlich der Beifügung des eigenen Firmenlogos und besonderer Farb- und Formgestaltungen des neuen Umkartons liege, nicht aber den Marktzugang der Beklagten als solchen betreffe.

III. Danach war die Revision auf Kosten der Beklagten (§ 97 Abs. 1 ZPO) zurückzuweisen.
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