/ Bundesgerichtshof Beschluss, 06. Feb. 2013 - I ZR 118/12

Bundesgerichtshof Beschluss, 06. Feb. 2013 - I ZR 118/12

published on 06/02/2013 00:00

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Landgericht Hamburg, 406 HKO 92/10, 17/12/2010

Hanseatisches Oberlandesgericht, 5 U 16/11, 09/05/2012

Gericht

Der Bundesgerichtshof (BGH) ist das höchste Gericht der ordentlichen Gerichtsbarkeit in Deutschland. Der BGH besteht aus 16 Senaten, die jeweils von einem Vorsitzenden und mehreren anderen Richtern geleitet werden. Die Zusammensetzung der Senate

Richter

BUNDESGERICHTSHOF

BESCHLUSS

I ZR 118/12

vom

6. Februar 2013

in dem Rechtsstreit

Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat am 6. Februar 2013 durch

den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Bornkamm und die Richter Pokrant,

Prof. Dr. Büscher, Dr. Koch und Dr. Löffler

einstimmig beschlossen:

Der Senat beabsichtigt, die Revision der Beklagten gegen das Urteil des Hanseatischen Oberlandesgerichts Hamburg - 5. Zivilsenat - vom 9. Mai 2012 gemäß § 552a Satz 1 ZPO zurückzuweisen.

Gründe:

1: I. Die Klägerin vertreibt Filter zur Entmineralisierung von Wasser und Wasserfilterkartuschen. Sie ist Inhaberin der mit Priorität vom 26. Januar 2006 eingetragenen Wortmarke Nr. 30604797 "Intenza". Diese war ursprünglich eingetragen für Wasserfilter, Wasserfiltriergeräte, Trinkwasserfilter, Trinkwassersprudler, Wasserkocher mit Filtereinheit, Wasseraufbereitungsgeräte, Wasserzapfgeräte; Filterkartuschen mit Ionenaustauschern und/oder Adsorptionsmitteln, insbesondere für Wasserfilter zur Verwendung in Espressomaschinen, Kaffeevollautomaten , Coolern/Wasserspendern, Wasserbars, Kaffeemaschinen mit Einzelportionierungssystem , Dampfgarern, Kombidämpfern, Backöfen, Kühlschränken, Kühlgeräten, Kaltgetränkeautomaten.

2: Gegen die Eintragung der Marke der Klägerin legte die F. GmbH aufgrund ihrer Marke "Intensa" Widerspruch ein. Nach einer mit der F. GmbH geschlossenen Vorrechtsvereinbarung von März 2007 ließ die Klägerin ihre Marke löschen mit Ausnahme der Waren: Filterkartuschen mit Ionenaustauschern und/oder Adsorptionsmitteln.

3: Die Beklagte produziert Küchen- und Haushaltsgeräte. Unter der Bezeichnung "Intensa" vertreibt sie eine vollautomatische Kaffeemaschine mit integriertem Wasserfilter sowie Wasserfilterkartuschen.

4: Die Klägerin sieht in dem Vertrieb dieser Produkte unter der Bezeichnung "Intensa" eine Verletzung ihres Markenrechts. Sie hat die Beklagte auf Unterlassung und Auskunftserteilung in Anspruch genommen und die Feststellung der Schadensersatzverpflichtung begehrt.

5: Die Beklagte ist der Klage entgegengetreten. Sie hat geltend gemacht, die Klägerin könne aus ihrer Marke nicht gegen den Vertrieb von Waren vorgehen , auf deren Eintragung sie durch die Teillöschung ihrer Marke verzichtet habe.

6: Das Landgericht hat die Beklagte antragsgemäß verurteilt. Die Berufung der Beklagten ist ohne Erfolg geblieben.

7: II. Der Senat beabsichtigt, die vom Berufungsgericht zugelassene Revision der Beklagten durch einstimmigen Beschluss gemäß § 552a Satz 1 ZPO zurückzuweisen, weil die Voraussetzungen für die Zulassung der Revision nicht vorliegen (dazu II 1) und die Revision auch keine Aussicht auf Erfolg hat (dazu II 2).

8: 1. Das Berufungsgericht hat die Revision wegen grundsätzlicher Bedeutung und zur Fortbildung des Rechts zugelassen. Ein Grund für die Zulassung der Revision (§ 543 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 und 2 ZPO) liegt jedoch nicht vor. Die Frage, wie sich ein gegenüber der ursprünglichen Markenanmeldung nachträglich erklärter und ins Markenregister eingetragener teilweiser Verzicht auf bestimmte Waren oder Dienstleistungen auf den Schutz der Marke gegen die Gefahr von Verwechslungen nach § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG im Hinblick auf die im Register verbliebenen Waren und Dienstleistungen auswirkt, hat keine grundsätzliche Bedeutung.

9: a) Nach der Bestimmung des § 48 Abs. 1 MarkenG wird die Eintragung der Marke auf Antrag ihres Inhabers jederzeit für alle oder für einen Teil der Waren oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen ist, im Register gelöscht. Infolge eines vom Markeninhaber ausgesprochenen Verzichts erlöschen die Rechte an der Marke für diejenigen Waren und Dienstleistungen, auf die sich der Verzicht bezieht (vgl. BGH, Beschluss vom 19. Oktober 2000 - I ZB 62/98, GRUR 2001, 337, 339 = WRP 2001, 408 - EASYPRESS; Beschluss vom 9. September 2010 - I ZB 81/09, GRUR 2011, 654 Rn. 14 = WRP 2011, 753 - Yoghurt-Gums). Eine weitergehende Einschränkung des Markenschutzes nach § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG für die Waren und Dienstleistungen, die im Register verbleiben, tritt dagegen nicht ein. Für den Schutzumfang der Klagemarke ist es ohne Bedeutung, ob sie von Anfang an nur für "Filterkartuschen mit Ionenaustauschern und/oder Adsorptionsmitteln" angemeldet war oder ob sie ursprünglich für weitere Waren angemeldet und eingetragen war und die Klägerin nachträglich eine Beschränkung des Warenverzeichnisses durch einen Teilverzicht vorgenommen hat. An diesen schon unter Geltung des Warenzeichengesetzes maßgeblichen Maßstäben für die Bestimmung des Schutzumfangs einer Marke (vgl. RGZ 122, 207, 209 - Bergmännle; BGH, Urteil vom 17. November 1960 - I ZR 110/59, BGHZ 34, 1, 6 - Mon Chéri) hat sich durch das Markengesetz nichts geändert (vgl. OLG Frankfurt, GRUR-RR 2002, 188, 189; Ingerl/Rohnke, Markengesetz, 3. Aufl., § 14 Rn. 694; Hacker in Ströbele/ Hacker, Markengesetz, 10. Aufl., § 9 Rn. 78). Es kommt daher für den Schutzumfang der Klagemarke nach § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG auch nicht darauf an, welche Verpflichtungen die Klägerin im Verhältnis zur F. GmbH in der Vorrechtsvereinbarung übernommen hat. Diese begründet Rechte und Pflichten nur zwischen den vertragsschließenden Parteien und schränkt den Schutz aus § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG im Verhältnis zu Dritten nicht ein.

10: Etwas anderes ergibt sich entgegen der Ansicht der Revision auch nicht aus der Publizitätsfunktion des Markenregisters. In das Register ist der teilweise Verzicht auf bestimmte Waren eingetragen. Daraus kann der Verkehr nur den Schluss ziehen, dass im Umfang der Löschung der Marke kein ausschließliches Recht des Markeninhabers mehr besteht. Rückschlüsse auf den Umfang des Schutzes der Marke für diejenigen Waren und Dienstleistungen, für die die Marke eingetragen bleibt, lassen sich aus der Teillöschung grundsätzlich nicht ziehen. Die Gründe, die den Markeninhaber zu einem teilweisen Verzicht auf die Marke veranlasst haben, sind dem Markenregister nicht zu entnehmen. Würde beim Markenschutz danach unterschieden, ob das Waren- und Dienstleistungsverzeichnis von Anfang an oder erst durch eine Teillöschung auf den für den Schutzumfang maßgeblichen Registerstand beschränkt worden ist, würde dies zu einer für die Praxis unangemessenen Rechtsunsicherheit über den Umfang des Markenschutzes führen (vgl. hierzu auch EuGH, Urteil vom 12. Februar 2004 - C-363/99, Slg. 2004, I-1619 = GRUR 2004, 674 Rn. 114 f. - Postkantoor).

11: b) Eine grundsätzliche Bedeutung der Rechtssache ergibt sich auch nicht aus der Notwendigkeit eines Vorabentscheidungsersuchens an den Gerichtshof der Europäischen Union. Im Streitfall stellen sich keine entscheidungserheblichen Rechtsfragen zur Auslegung des Unionsrechts, die eine Vorlage nach Art. 267 AEUV erfordern. Dass für die Bestimmung des Schutzumfangs einer Marke die im Verzeichnis eingetragenen Waren und Dienstleistungen ohne Berücksichtigung weitergehender Umstände zugrunde zu legen sind, ist nicht zweifelhaft (vgl. auch EuGH, Urteil vom 15. März 2007 - C-171/06 Rn. 59 - T.I.M.E. ART; Urteil vom 19. Juni 2012 - C-307/10, GRUR 2012, 822 Rn. 46 bis 49 - Chartered Institute of Patent Attorneys [IP TRANSLATOR]).

12: 2. Die Revision hat auch keine Aussicht auf Erfolg. Das Berufungsgericht hat auf der Grundlage der vorstehenden Maßstäbe rechtsfehlerfrei eine Verwechslungsgefahr zwischen den kollidierenden Zeichen nach § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG angenommen und den Unterlassungsanspruch und die Folgeansprüche zutreffend bejaht.

13: III. Es besteht Gelegenheit zur Stellungnahme innerhalb von vier Wochen nach Zustellung des Beschlusses.

14: IV. Streitwert für die Revision: 125.000 €.

Bornkamm Pokrant Büscher
Koch Löffler
Hinweis: Das Revisionsverfahren ist durch Revisionsrücknahme erledigt worden.
Vorinstanzen:
LG Hamburg, Entscheidung vom 17.12.2010 - 406 HKO 92/10 -
OLG Hamburg, Entscheidung vom 09.05.2012 - 5 U 16/11 -

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(1) Die Revision findet nur statt, wenn sie1.das Berufungsgericht in dem Urteil oder2.das Revisionsgericht auf Beschwerde gegen die Nichtzulassungzugelassen hat. (2) Die Revision ist zuzulassen, wenn1.die Rechtssache grundsätzliche Bedeutung hat

(1) Der Erwerb des Markenschutzes nach § 4 gewährt dem Inhaber der Marke ein ausschließliches Recht. (2) Dritten ist es untersagt, ohne Zustimmung des Inhabers der Marke im geschäftlichen Verkehr in Bezug auf Waren oder Dienstleistungen 1. ein mi

Das Revisionsgericht weist die von dem Berufungsgericht zugelassene Revision durch einstimmigen Beschluss zurück, wenn es davon überzeugt ist, dass die Voraussetzungen für die Zulassung der Revision nicht vorliegen und die Revision keine Aussicht auf

(1) Auf Antrag des Inhabers der Marke wird die Eintragung jederzeit für alle oder für einen Teil der Waren oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen ist, im Register gelöscht. (2) Ist im Register eine Person als Inhaber eines Rechts an der Mark

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published on 19/10/2000 00:00

Bundesgerichtshof

BUNDESGERICHTSHOF BESCHLUSS I ZB 62/98 Verkündet am: 19. Oktober 2000 Führinger Justizangestellte als Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle in der Rechtsbeschwerdesache Nachschlagewerk: ja BGHZ: nein BGHR:

published on 09/09/2010 00:00

Bundesgerichtshof

BUNDESGERICHTSHOF BESCHLUSS I ZB 81/09 vom 9. September 2010 in dem Rechtsbeschwerdeverfahren betreffend die Marke Nr. 306 11 652 Nachschlagewerk: ja BGHZ: nein BGHR: ja Yoghurt-Gums MarkenG §§ 48, 50, 54; § 83 Abs. 3 Nr. 3; GG Art.

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Annotations

Zivilprozessordnung - ZPO | § 552a Zurückweisungsbeschluss

Zivilprozessordnung - ZPO | § 543 Zulassungsrevision

(1) Die Revision findet nur statt, wenn sie

1.: das Berufungsgericht in dem Urteil oder
2.: das Revisionsgericht auf Beschwerde gegen die Nichtzulassung

zugelassen hat.

(2) Die Revision ist zuzulassen, wenn

1.: die Rechtssache grundsätzliche Bedeutung hat oder
2.: die Fortbildung des Rechts oder die Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung eine Entscheidung des Revisionsgerichts erfordert.

Das Revisionsgericht ist an die Zulassung durch das Berufungsgericht gebunden.

Markengesetz - MarkenG | § 14 Ausschließliches Recht des Inhabers einer Marke, Unterlassungsanspruch, Schadensersatzanspruch

(1) Der Erwerb des Markenschutzes nach § 4 gewährt dem Inhaber der Marke ein ausschließliches Recht.

(2) Dritten ist es untersagt, ohne Zustimmung des Inhabers der Marke im geschäftlichen Verkehr in Bezug auf Waren oder Dienstleistungen

1.: ein mit der Marke identisches Zeichen für Waren oder Dienstleistungen zu benutzen, die mit denjenigen identisch sind, für die sie Schutz genießt,
2.: ein Zeichen zu benutzen, wenn das Zeichen mit einer Marke identisch oder ihr ähnlich ist und für Waren oder Dienstleistungen benutzt wird, die mit denjenigen identisch oder ihnen ähnlich sind, die von der Marke erfasst werden, und für das Publikum die Gefahr einer Verwechslung besteht, die die Gefahr einschließt, dass das Zeichen mit der Marke gedanklich in Verbindung gebracht wird, oder
3.: ein mit der Marke identisches Zeichen oder ein ähnliches Zeichen für Waren oder Dienstleistungen zu benutzen, wenn es sich bei der Marke um eine im Inland bekannte Marke handelt und die Benutzung des Zeichens die Unterscheidungskraft oder die Wertschätzung der bekannten Marke ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise ausnutzt oder beeinträchtigt.

Waren und Dienstleistungen werden nicht schon deswegen als ähnlich angesehen, weil sie in derselben Klasse gemäß dem in der Nizza-Klassifikation festgelegten Klassifikationssystem erscheinen. Waren und Dienstleistungen werden nicht schon deswegen als unähnlich angesehen, weil sie in verschiedenen Klassen der Nizza-Klassifikation erscheinen.

(3) Sind die Voraussetzungen des Absatzes 2 erfüllt, so ist es insbesondere untersagt,

1.: das Zeichen auf Waren oder ihrer Aufmachung oder Verpackung anzubringen,
2.: unter dem Zeichen Waren anzubieten, in den Verkehr zu bringen oder zu den genannten Zwecken zu besitzen,
3.: unter dem Zeichen Dienstleistungen anzubieten oder zu erbringen,
4.: unter dem Zeichen Waren einzuführen oder auszuführen,
5.: das Zeichen als Handelsnamen oder geschäftliche Bezeichnung oder als Teil eines Handelsnamens oder einer geschäftlichen Bezeichnung zu benutzen,
6.: das Zeichen in Geschäftspapieren oder in der Werbung zu benutzen,
7.: das Zeichen in der vergleichenden Werbung in einer der Richtlinie 2006/114/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 12. Dezember 2006 über irreführende und vergleichende Werbung (ABl. L 376 vom 27.12.2006, S. 21) zuwiderlaufenden Weise zu benutzen.

(4) Dritten ist es ferner untersagt, ohne Zustimmung des Inhabers der Marke im geschäftlichen Verkehr

1.: ein mit der Marke identisches Zeichen oder ein ähnliches Zeichen auf Aufmachungen oder Verpackungen oder auf Kennzeichnungsmitteln wie Etiketten, Anhängern, Aufnähern oder dergleichen anzubringen,
2.: Aufmachungen, Verpackungen oder Kennzeichnungsmittel, die mit einem mit der Marke identischen Zeichen oder einem ähnlichen Zeichen versehen sind, anzubieten, in den Verkehr zu bringen oder zu den genannten Zwecken zu besitzen oder
3.: Aufmachungen, Verpackungen oder Kennzeichnungsmittel, die mit einem mit der Marke identischen Zeichen oder einem ähnlichen Zeichen versehen sind, einzuführen oder auszuführen,

wenn die Gefahr besteht, daß die Aufmachungen oder Verpackungen zur Aufmachung oder Verpackung oder die Kennzeichnungsmittel zur Kennzeichnung von Waren oder Dienstleistungen benutzt werden, hinsichtlich deren Dritten die Benutzung des Zeichens nach den Absätzen 2 und 3 untersagt wäre.

(5) Wer ein Zeichen entgegen den Absätzen 2 bis 4 benutzt, kann von dem Inhaber der Marke bei Wiederholungsgefahr auf Unterlassung in Anspruch genommen werden. Der Anspruch besteht auch dann, wenn eine Zuwiderhandlung erstmalig droht.

(6) Wer die Verletzungshandlung vorsätzlich oder fahrlässig begeht, ist dem Inhaber der Marke zum Ersatz des durch die Verletzungshandlung entstandenen Schadens verpflichtet. Bei der Bemessung des Schadensersatzes kann auch der Gewinn, den der Verletzer durch die Verletzung des Rechts erzielt hat, berücksichtigt werden. Der Schadensersatzanspruch kann auch auf der Grundlage des Betrages berechnet werden, den der Verletzer als angemessene Vergütung hätte entrichten müssen, wenn er die Erlaubnis zur Nutzung der Marke eingeholt hätte.

(7) Wird die Verletzungshandlung in einem geschäftlichen Betrieb von einem Angestellten oder Beauftragten begangen, so kann der Unterlassungsanspruch und, soweit der Angestellte oder Beauftragte vorsätzlich oder fahrlässig gehandelt hat, der Schadensersatzanspruch auch gegen den Inhaber des Betriebs geltend gemacht werden.

Markengesetz - MarkenG | § 48 Verzicht

(1) Auf Antrag des Inhabers der Marke wird die Eintragung jederzeit für alle oder für einen Teil der Waren oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen ist, im Register gelöscht.

(2) Ist im Register eine Person als Inhaber eines Rechts an der Marke eingetragen, so wird die Eintragung nur mit Zustimmung dieser Person gelöscht.

Markengesetz - MarkenG | § 14 Ausschließliches Recht des Inhabers einer Marke, Unterlassungsanspruch, Schadensersatzanspruch

(1) Der Erwerb des Markenschutzes nach § 4 gewährt dem Inhaber der Marke ein ausschließliches Recht.

(2) Dritten ist es untersagt, ohne Zustimmung des Inhabers der Marke im geschäftlichen Verkehr in Bezug auf Waren oder Dienstleistungen

1.: ein mit der Marke identisches Zeichen für Waren oder Dienstleistungen zu benutzen, die mit denjenigen identisch sind, für die sie Schutz genießt,
2.: ein Zeichen zu benutzen, wenn das Zeichen mit einer Marke identisch oder ihr ähnlich ist und für Waren oder Dienstleistungen benutzt wird, die mit denjenigen identisch oder ihnen ähnlich sind, die von der Marke erfasst werden, und für das Publikum die Gefahr einer Verwechslung besteht, die die Gefahr einschließt, dass das Zeichen mit der Marke gedanklich in Verbindung gebracht wird, oder
3.: ein mit der Marke identisches Zeichen oder ein ähnliches Zeichen für Waren oder Dienstleistungen zu benutzen, wenn es sich bei der Marke um eine im Inland bekannte Marke handelt und die Benutzung des Zeichens die Unterscheidungskraft oder die Wertschätzung der bekannten Marke ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise ausnutzt oder beeinträchtigt.

(3) Sind die Voraussetzungen des Absatzes 2 erfüllt, so ist es insbesondere untersagt,

1.: das Zeichen auf Waren oder ihrer Aufmachung oder Verpackung anzubringen,
2.: unter dem Zeichen Waren anzubieten, in den Verkehr zu bringen oder zu den genannten Zwecken zu besitzen,
3.: unter dem Zeichen Dienstleistungen anzubieten oder zu erbringen,
4.: unter dem Zeichen Waren einzuführen oder auszuführen,
5.: das Zeichen als Handelsnamen oder geschäftliche Bezeichnung oder als Teil eines Handelsnamens oder einer geschäftlichen Bezeichnung zu benutzen,
6.: das Zeichen in Geschäftspapieren oder in der Werbung zu benutzen,
7.: das Zeichen in der vergleichenden Werbung in einer der Richtlinie 2006/114/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 12. Dezember 2006 über irreführende und vergleichende Werbung (ABl. L 376 vom 27.12.2006, S. 21) zuwiderlaufenden Weise zu benutzen.

(4) Dritten ist es ferner untersagt, ohne Zustimmung des Inhabers der Marke im geschäftlichen Verkehr

1.: ein mit der Marke identisches Zeichen oder ein ähnliches Zeichen auf Aufmachungen oder Verpackungen oder auf Kennzeichnungsmitteln wie Etiketten, Anhängern, Aufnähern oder dergleichen anzubringen,
2.: Aufmachungen, Verpackungen oder Kennzeichnungsmittel, die mit einem mit der Marke identischen Zeichen oder einem ähnlichen Zeichen versehen sind, anzubieten, in den Verkehr zu bringen oder zu den genannten Zwecken zu besitzen oder
3.: Aufmachungen, Verpackungen oder Kennzeichnungsmittel, die mit einem mit der Marke identischen Zeichen oder einem ähnlichen Zeichen versehen sind, einzuführen oder auszuführen,